企業(yè)在「專利合同管理」中應(yīng)當(dāng)注意的一些問(wèn)題

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供稿：中國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院

作者：何璇   北京市奇虎科技股份有限公司

原標(biāo)題：原創(chuàng)：企業(yè)在專利合同管理中應(yīng)當(dāng)注意的一些問(wèn)題

專利合同法是調(diào)整平等主體合同關(guān)系的法律規(guī)范總稱，調(diào)整專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、許可、質(zhì)押等法律規(guī)范。屬于專利合同法的有專利法、合同法、擔(dān)保法等。除了專利法本身的規(guī)定外，還有合同法分則中關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)咨詢合同、技術(shù)服務(wù)合同等規(guī)定。另外，物權(quán)法中規(guī)定債務(wù)人或者第三人有權(quán)處分的專利權(quán)可以出質(zhì)。2000年最高人民法院出臺(tái)了中華人民共和國(guó)擔(dān)保法若干問(wèn)題的解釋，規(guī)定了專利權(quán)的出質(zhì)人未經(jīng)質(zhì)權(quán)人同意轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用已出質(zhì)專利權(quán)的，該行為無(wú)效，2001年最高院的司法解釋主要是關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問(wèn)題的若干規(guī)定，規(guī)定了合同糾紛的法院管轄，等等。從法律角度對(duì)于專利合同實(shí)施的保證越來(lái)越多。另外，還有各種行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章等，都為專利合同提供了法律依據(jù)。

完備的合同，條款是基礎(chǔ)。專利許可合同的條款可分為商務(wù)性條款、技術(shù)性條款和法律性條款三大類(lèi)，一般應(yīng)包括前言、定義、合同范圍、價(jià)格、支付、技術(shù)資料的交付、保證和索賠、稅費(fèi)、侵權(quán)、爭(zhēng)議的解決以及合同生效等內(nèi)容，尤其應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：

（1）定義條款，例如，許可的定義、排他性、非排他性、區(qū)域限制、應(yīng)用范圍、有效期、改進(jìn)技術(shù)、支付方式與費(fèi)用、保證、擔(dān)保、賠償條款、轉(zhuǎn)授使用許可。

（2）關(guān)于維持專利權(quán)有效的條款。按照專利法的規(guī)定，在專利權(quán)的法定保護(hù)期限內(nèi)，專利權(quán)人應(yīng)每年按規(guī)定繳納年費(fèi)方可維持專利權(quán)有效。為避免合同糾紛的發(fā)生，當(dāng)事人應(yīng)在合同條款中對(duì)維持專利權(quán)有效和被宣告無(wú)效及縮小保護(hù)范圍后該如何處理進(jìn)行約定。

（3）侵權(quán)問(wèn)題的處理?xiàng)l款。合同條款中一定要把侵權(quán)后的責(zé)任劃分清楚，通常約定發(fā)生侵權(quán)時(shí)，由許可方負(fù)責(zé)由此帶來(lái)的一切法律責(zé)任并承擔(dān)一切法律后果。比如，技術(shù)投入所涉及的專利責(zé)任。

（4）合同生效條款。一般來(lái)說(shuō)，專利許可合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字后即可生效。專利法實(shí)施細(xì)則所規(guī)定的“專利權(quán)人與他人訂立的專利實(shí)施許可合同，應(yīng)當(dāng)自合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)向國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)備案”不是合同生效的必備條件。關(guān)于合同的有效期限，可以約定當(dāng)事人雙方的權(quán)利和義務(wù)結(jié)束后合同自動(dòng)失效，也可以約定一個(gè)明確的期限。

現(xiàn)在專利運(yùn)營(yíng)是市場(chǎng)上大家關(guān)注的焦點(diǎn)，而無(wú)論是專利運(yùn)營(yíng)，還是任何的技術(shù)交易，專利合同是保證運(yùn)營(yíng)安全的基礎(chǔ)。在專利許可合同中，考慮到專利權(quán)人有可能在專利許可合同的存續(xù)期間，向第三人轉(zhuǎn)讓專利權(quán)，應(yīng)明確約定因?yàn)閷＠D(zhuǎn)讓中止合同因此帶來(lái)的損害賠償。要防止專利被許可使用人實(shí)施專利或者商業(yè)秘密超越了約定范圍或違反保密義務(wù)，防止被許可方越權(quán)行為，例如超越了使用專利的期限、地區(qū)、方式和范圍等，還包括獨(dú)占實(shí)施許可合同的許可使用方在許可范圍內(nèi)，自己又實(shí)施同一技術(shù)；排他實(shí)施許可合同和獨(dú)占實(shí)施許可合同的許可方在許可范圍內(nèi)，就同一技術(shù)與第三人簽訂專利許可使用合同。對(duì)于方法專利，建議在多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行許可，對(duì)于獨(dú)立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求可以分別進(jìn)行許可，根據(jù)不同的許可使用條件，訂立普通許可使用合同、排他許可使用合同、獨(dú)占許可使用合同、交叉許可使用合同和可分售許可使用合同等。要考慮許可合同中是否包含了默示許可。例如，授權(quán)制造和使用不等于授權(quán)了銷(xiāo)售的權(quán)利，授權(quán)使用可能暗含制造的權(quán)利。

如果雙方簽訂了合同并各自履行了義務(wù)，專利權(quán)被宣告無(wú)效對(duì)該專利許可合同以及履行的部分不具有追溯力，而合同尚未履行的部分，一般不再履行。在授權(quán)許可協(xié)議中，還應(yīng)對(duì)被許可方進(jìn)行分許可權(quán)利進(jìn)行約定，無(wú)論是排他性授權(quán)許可、非排他性授權(quán)許可，還是雙方共有，都需要對(duì)分許可的權(quán)利進(jìn)行明確說(shuō)明。例如，要考慮是否對(duì)分許可進(jìn)行限制，以避免許可方再次授權(quán)第三人，協(xié)議終止后，分協(xié)議的權(quán)利如何處理?許可方是否可以通過(guò)被許可方從分許可中獲得的收益而進(jìn)行分成？進(jìn)行制造的排他性占有權(quán)是否暗含其他分許可的權(quán)利。目前供應(yīng)商帶來(lái)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)在實(shí)踐中非常的多。在專利合同中，可以對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)擔(dān)保設(shè)置考核，進(jìn)行供應(yīng)商合規(guī)管理，對(duì)不同的供應(yīng)商設(shè)置不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，做好相應(yīng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)查和擔(dān)保工作，設(shè)置擔(dān)保協(xié)議中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移條款。

在專利許可合同中，還應(yīng)注意專利權(quán)人許可技術(shù)不能達(dá)標(biāo)，或技術(shù)不能實(shí)施，防止許可方對(duì)某些技術(shù)進(jìn)行了保留，或者在合同履行中沒(méi)有完全履行技術(shù)指導(dǎo)、交費(fèi)技術(shù)資料。專利合同違約包括不履行專利合同和履行專利合同義務(wù)不符合約定。如約定的違約金低于實(shí)際損失的，可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)增加，要求對(duì)方繼續(xù)履行合同，采取補(bǔ)救措施，支付違約金，賠償損失。

在專利轉(zhuǎn)讓合同中，受讓人應(yīng)該避免專利權(quán)重復(fù)轉(zhuǎn)讓，對(duì)于專利的過(guò)渡期進(jìn)行考慮，例如，誰(shuí)來(lái)繳納專利申請(qǐng)續(xù)展費(fèi)用或年費(fèi)，如專利權(quán)利在過(guò)渡期被宣告無(wú)效，專利權(quán)人需要對(duì)此進(jìn)行負(fù)責(zé)。當(dāng)事人還應(yīng)考慮專利申請(qǐng)權(quán)利的優(yōu)先權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。在專利權(quán)被第三人所主張權(quán)利，原權(quán)利人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)應(yīng)訴的任務(wù)。由于受讓專利技術(shù)不能實(shí)施，或者技術(shù)不能達(dá)標(biāo)，就其中轉(zhuǎn)讓費(fèi)的返還，損失賠償應(yīng)當(dāng)事先約定。

由于專利權(quán)包含制造、使用、銷(xiāo)售、許諾銷(xiāo)售和進(jìn)口等權(quán)利，在簽訂專利質(zhì)押合同中，以上權(quán)利不能分割出質(zhì)給不同的債權(quán)人。專利出質(zhì)后，應(yīng)明確約定禁止進(jìn)行許可使用等，出質(zhì)人不得轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用專利權(quán)。專利無(wú)效中，質(zhì)權(quán)人有權(quán)要求作為有利害關(guān)系第三方參與無(wú)效宣告。在專利質(zhì)押合同存續(xù)期間，質(zhì)權(quán)人有權(quán)請(qǐng)求出質(zhì)人提供擔(dān)保。

最后，要防止濫用專利合同。濫用專利合同主要包括：限制獲得替代技術(shù)，限制被許可人從其他來(lái)源獲得與許可專利技術(shù)類(lèi)似或者具有競(jìng)爭(zhēng)力的其他技術(shù);阻礙實(shí)施。阻礙被許可人根據(jù)市場(chǎng)需求，按照合理方式充分實(shí)施被許可專利技術(shù)，包括明顯不合理地限制被許可方生產(chǎn)產(chǎn)品或者提供服務(wù)的數(shù)量、品種、價(jià)格、銷(xiāo)售渠道和出口市場(chǎng);非法搭售。要求被許可方接受并非實(shí)施專利技術(shù)必不可少的附帶條件，包括購(gòu)買(mǎi)非必需的技術(shù)、原材料、產(chǎn)品、設(shè)備、服務(wù)以及接收非必需的人員等;限制交易。不合理地限制被許可方購(gòu)買(mǎi)原材料、零部件、產(chǎn)品或者設(shè)備等的渠道或者來(lái)源。禁止有效性質(zhì)疑，禁止被許可方對(duì)許可專利技術(shù)的有效性提出異議或者對(duì)提出異議附加條件。

對(duì)于一些私有協(xié)議、或者不公開(kāi)的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)等需要格外注意。權(quán)利人都不得以合同條款實(shí)現(xiàn)對(duì)專利技術(shù)的超法定權(quán)利范圍的壟斷，限制被許可人從其他渠道對(duì)專利技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)和后續(xù)的開(kāi)發(fā)，不得強(qiáng)制要求被許可方購(gòu)買(mǎi)其不需要的技術(shù)設(shè)備或者產(chǎn)品，以此作為專利許可的條件。不得限制被許可方實(shí)施專利，使用技術(shù)秘密的規(guī)模，產(chǎn)品數(shù)量和價(jià)格等。不得運(yùn)用合同條款提出限制條件，要求被許可方在專利權(quán)有效期限終止或者被無(wú)效后繼續(xù)支付專利費(fèi)用等。專利無(wú)效或者終止時(shí)，專利許可合同應(yīng)予撤銷(xiāo)。由此給被許可人帶來(lái)的損失，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。

專利合同的最終目的是為了促成交易，在不同行業(yè)不同企業(yè)內(nèi)部有不同的策略，專利合同從簽訂到履行完成，中間也經(jīng)過(guò)了許多流程或部門(mén)，需要對(duì)業(yè)務(wù)從商業(yè)角度和企業(yè)文化角度有比較清楚的了解。需要結(jié)合企業(yè)的目標(biāo)、優(yōu)先級(jí)、以及可以承受的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)專利合同進(jìn)行分業(yè)務(wù)、分類(lèi)型進(jìn)行精細(xì)化管理，有助于提高交易的快捷性，保證交易的安全性，提高企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，成為激勵(lì)對(duì)創(chuàng)新進(jìn)行投資的重要保障。

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作者：何璇  北京市奇虎科技股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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