漫談：商標(biāo)撤銷案中對(duì)指定期間后的使用效力認(rèn)定問題

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作者：麻莉坤 高沃律所

原標(biāo)題：漫談：商標(biāo)撤銷案中對(duì)指定期間后的使用效力認(rèn)定問題

我國(guó)《商標(biāo)法》第四十九條第二款規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。面臨撤三程序，商標(biāo)權(quán)利人都需要積極提供指定期間的有效使用證據(jù)，才能維持商標(biāo)注冊(cè)，否則將面臨不利的法律后果，行政機(jī)關(guān)、法院對(duì)于證據(jù)的審查也是限定于指定期間內(nèi)的使用證據(jù)。那么指定期間后的商標(biāo)使用就不應(yīng)予以考慮嗎？

引言

我國(guó)《商標(biāo)法》第四十九條第二款規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)之日起九個(gè)月內(nèi)做出決定。該條款明確規(guī)定了撤銷連續(xù)三年停止使用的注冊(cè)商標(biāo)程序（簡(jiǎn)稱撤三程序），一枚注冊(cè)商標(biāo)在注冊(cè)公告之日起滿3年后就會(huì)面臨被撤三的外在風(fēng)險(xiǎn)，可能在三年期間或者在更長(zhǎng)的時(shí)間，注冊(cè)商標(biāo)經(jīng)過重金打造已經(jīng)建立了很高的知名度和影響力，積攢了無(wú)限的品牌價(jià)值，但是面臨撤三程序，商標(biāo)權(quán)利人都需要積極提供指定期間的有效使用證據(jù)，才能維持商標(biāo)注冊(cè)，否則將面臨不利的法律后果，行政機(jī)關(guān)、法院對(duì)于證據(jù)的審查也是限定于指定期間內(nèi)的使用證據(jù)。那么指定期間后的商標(biāo)使用就不應(yīng)予以考慮嗎？隨著2019年4月24日《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》（下稱審理指南）的頒布，19.15【指定期間后的使用】“指定期間之后開始大量使用注冊(cè)商標(biāo)的，一般不構(gòu)成在指定期間內(nèi)的商標(biāo)使用，但當(dāng)事人在指定期間內(nèi)使用商標(biāo)的證據(jù)較少，在指定期間之后持續(xù)、大量使用訴爭(zhēng)商標(biāo)的，在判斷是否構(gòu)成商標(biāo)使用時(shí)可以綜合考慮”，對(duì)于指定期間后的使用證據(jù)的考量有了明確的態(tài)度和考量標(biāo)準(zhǔn)。

案例

在司法審查實(shí)踐中，對(duì)于指定期間之后的使用證據(jù)如何考量呢？在筆者代理的第1644906號(hào)“帝森DESON及圖”商標(biāo)撤銷復(fù)審二審案件，基于商標(biāo)對(duì)于青島帝森公司的重要性，深知商標(biāo)對(duì)于企業(yè)的重要意義和所蘊(yùn)含的商業(yè)價(jià)值，如果在二審程序能夠扭轉(zhuǎn)乾坤，必然要找到最具說(shuō)服力的致勝點(diǎn)和強(qiáng)有力的證據(jù)材料，經(jīng)過代理律師團(tuán)隊(duì)與當(dāng)事人多次溝通，和對(duì)證據(jù)的梳理，把在指定期間內(nèi)和指定期間之后的使用證據(jù)統(tǒng)一整理提交給北京高院，北京高院在認(rèn)定指定期間內(nèi)證據(jù)的基礎(chǔ)上，對(duì)于指定期間之后的使用證據(jù)也予以充分考慮，認(rèn)為：帝森露西娜公司與北京中外名人文化科技有限公司于2018年4月13日簽訂了《廣告委托代理合同》，約定自2018年5月1日至2018年5月27日共14次在CCTV-新聞《東方時(shí)空》發(fā)布產(chǎn)品名稱為“帝森櫥柜”的廣告，涉及金額125萬(wàn)元，并提供了2份發(fā)票佐證。帝森公司在本案中提交的視頻證據(jù)亦顯示《東方時(shí)空》節(jié)目中插播了含有訴爭(zhēng)商標(biāo)標(biāo)志及“帝森櫥柜www.deson-kitchon.do”的字樣的廣告。雖上述證據(jù)形成于指定期間之外，但鑒于該廣告系發(fā)布于中央電視臺(tái)，涉及的廣告費(fèi)用較高，能夠證明訴爭(zhēng)商標(biāo)的真實(shí)使用意圖。訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)于2000年，至今已20年，2007年12月曾被青島市工商行政管理局授予著名商標(biāo)。截止本案審理終結(jié)之時(shí)，帝森公司名下共有有效商標(biāo)12件，其中在指定期間注冊(cè)在第20類商品上的商標(biāo)僅訴爭(zhēng)商標(biāo)1件，在此情況下，考慮到山東省家具協(xié)會(huì)出具的證明顯示帝森公司生產(chǎn)的“帝森”牌櫥柜廚具系列產(chǎn)品2010年度銷售收入為4591萬(wàn)元，帝森公司在二審訴訟中亦提交了總額達(dá)1800萬(wàn)元的銷售“櫥柜”的發(fā)票等，上述證據(jù)可以佐證訴爭(zhēng)商標(biāo)實(shí)際進(jìn)行了商業(yè)使用。鑒于此，雖帝森公司在行政階段及訴訟階段提交的訴爭(zhēng)商標(biāo)使用證據(jù)或存在未顯示訴爭(zhēng)商標(biāo)標(biāo)志、或晚于訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日等瑕疵，但綜合考慮其提交的《廣告制播合同書（青島電視臺(tái)

評(píng)析

商標(biāo)撤銷制度的立法初衷是對(duì)擁有商標(biāo)權(quán)利而故意不使用行為的懲戒，在于督促商標(biāo)權(quán)利人積極使用商標(biāo)，充分發(fā)揮商標(biāo)自身的價(jià)值和功能，避免商標(biāo)資源的浪費(fèi)，撤銷只是手段，而不是目的?？赡芟鄬?duì)于異議、無(wú)效宣告請(qǐng)求程序來(lái)說(shuō)，商標(biāo)撤銷制度的適用更為靈活和簡(jiǎn)單，對(duì)于申請(qǐng)主體沒有作嚴(yán)格限制，任何單位或者個(gè)人都可以申請(qǐng)，撤銷程序一旦啟動(dòng)，涉案商標(biāo)會(huì)面臨被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)，除非有效的使用證據(jù)被認(rèn)定才能維持商標(biāo)注冊(cè)，那為了充分維護(hù)商標(biāo)注冊(cè)人的切身利益，對(duì)于使用證據(jù)的審查不應(yīng)僅局限于指定期間之內(nèi)，采取一刀切的態(tài)度，應(yīng)當(dāng)對(duì)指定期間內(nèi)和指定期間之后的使用情況綜合、全面予以考量，了解商標(biāo)的使用情況，商標(biāo)注冊(cè)人的使用意圖和使用行為等。如果僅僅是為了維持商標(biāo)注冊(cè)進(jìn)行象征性使用，不具備真實(shí)使用意圖的的商標(biāo)，顯然商標(biāo)對(duì)于商標(biāo)注冊(cè)人并無(wú)重要性，商標(biāo)予以撤銷并無(wú)不妥。但是如果商標(biāo)對(duì)于商標(biāo)注冊(cè)人意義重大，在指定期間內(nèi)的時(shí)間恰是商標(biāo)的投入準(zhǔn)備環(huán)節(jié)，而在指定期間之后才是商標(biāo)正式運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，有相關(guān)銷售、宣傳情況，能夠印證商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)于商標(biāo)的使用意圖，不能僅因指定期間證據(jù)不充分，而在不考慮商標(biāo)注冊(cè)人使用意圖和使用行為的前提下直接予以撤銷，那對(duì)于商標(biāo)注冊(cè)人顯然不公平，也嚴(yán)重違背了商標(biāo)撤銷制度的立法初衷，所以對(duì)于商標(biāo)撤銷案件中指定期間之后的使用證據(jù)應(yīng)當(dāng)予以充分考慮，以橫向思維予以審視和看待。

結(jié)語(yǔ)

商標(biāo)是一個(gè)企業(yè)的靈魂，對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展至關(guān)重要，商標(biāo)注冊(cè)人在經(jīng)營(yíng)培育自己的商標(biāo)品牌時(shí)，應(yīng)當(dāng)全力以赴，悉心維護(hù)，以充分發(fā)揮商標(biāo)的識(shí)別作用和市場(chǎng)價(jià)值，以此在面臨各種法律風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠拿起足夠堅(jiān)硬的盾牌予以對(duì)抗反擊。而行政、司法審批機(jī)關(guān)在審查商標(biāo)撤銷案件中對(duì)于證據(jù)的審查持寬嚴(yán)相濟(jì)的態(tài)度，考慮商標(biāo)注冊(cè)人的主觀意圖和商標(biāo)使用行為等，以充分維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)行政、司法的公信力！

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作者：麻莉坤 高沃律所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：漫談：商標(biāo)撤銷案中對(duì)指定期間后的使用效力認(rèn)定問題（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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