狠起來連自己都“抄”！——淺析企業(yè)防御性注冊的必要性與困境

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“防御性注冊作為一種常見的知識產(chǎn)權保護手段早自多年前起就已被各大企業(yè)所采用，且至今仍在大規(guī)模使用當中?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：曹敏 林達劉知識產(chǎn)權

近年來，“哇哈哈”、“哈哈娃”、“哈娃娃”、“海底手撈”、 “悔里撈”等一些商標申請層出不窮，這些名稱乍一聽一股濃郁的“山寨風”撲面而來。實則不然，這些都是品牌正主為保護品牌進行的防御性注冊申請實例。

一、有關各大知名品牌“自我山寨”的背景

所謂防御性注冊，是指商標權人注冊的與其商標相同或近似的一系列商標。具體而言主要分為兩類：

1)在權利人注冊商標的不同商品或服務類別注冊相同商標；

2)在權利人注冊商標的相同類別注冊與其商標音同、形似等的相似商標。

注冊防御性商標的目的，是為了加大對企業(yè)有影響力的商標的保護，維護其商譽和品牌形象，避免不必要的損失及爭端。[1]

防御性注冊作為一種常見的知識產(chǎn)權保護手段早自多年前起就已被各大企業(yè)所采用，且至今仍在大規(guī)模使用當中。部分具體案例如下：

◆杭州娃哈哈集團有限公司名下“哇哈哈”系列商標部分注冊申請情況[2]

◆四川海底撈餐飲股份有限公司名下“撈”系列商標部分注冊申請情況[3]

如上數(shù)據(jù)不難看出，企業(yè)大多會采取主動注冊與其核心品牌相似的商標來擴大其品牌的保護范圍。例如杭州娃哈哈集團有限公司更是早自上世紀90年代起就開始注冊與其主打品牌“娃哈哈”相近似的“哇哈哈”、“哈哈娃”等品牌，且至今仍在申請當中。而知名餐飲品牌“海底撈”同樣不甘示弱，近年來也是花樣百出地進行“自我山寨”式地大規(guī)模防御性注冊。

二、防御性注冊的必要性及優(yōu)勢

從全世界范圍來看取得商標權的方式主要有兩種：一種是使用取得，即通過實際使用獲得商標權；另一種是登記取得，即通過向商標管理部門遞交申請，經(jīng)登記后取得商標權。我國采取的是登記獲得商標權的制度。若直接擁有商標專用權對品牌維護、精準打擊侵權行為來說無疑是十分有效的。反之，若企業(yè)沒有對應的注冊商標，那么維權之路可謂漫長艱辛無比，同時還伴隨著高額的成本投入。例如，（2019）湘0103民初7568號一案中，“海底撈”（四川海底撈餐飲股份有限公司）訴“河底撈”（長沙市雨花區(qū)河底撈餐館），請求判令其停止商標侵權行為并予以經(jīng)濟賠償，但法院認定二者不構成近似商標，且實際提供的餐飲服務存在一定區(qū)別駁回了“海底撈”的訴訟請求。[4]

基于上述事實可見，防御性注冊相對于出現(xiàn)問題后的訴訟維權行為確實是一種相對低成本的前瞻性品牌建設布局措施，所謂“市場未動，商標先行”也是這樣一個道理。防御性注冊對于防范商標被惡意搶注、打擊“傍名牌、搭便車”行為、完善品牌保護戰(zhàn)略等有著積極的作用。

三、防御性注冊面臨的困境

1）注冊成功可能性的降低及注冊成本的提高

眾所周知，隨著時代的發(fā)展，企業(yè)、個人對知識產(chǎn)權的保護愈發(fā)重視。根據(jù)國家知識產(chǎn)權局統(tǒng)計，截至2022年我國有效商標注冊量高達4267.2萬件，以2021年為例，當年商標注冊量為773.9萬件，同比增加34.3%，商標注冊審查簽發(fā)量中駁回和部分駁回占全部申請的43%[5]，也就是說有將近一半的商標申請都被駁回。且2021年國家知識產(chǎn)權局共受理駁回復審申請38.3萬件[6]，而目前審結的商標駁回復審案件中，全部或部分初步審定只占33.13%[7]。由于在先商標數(shù)量龐大，后續(xù)防御性注冊因相同、近似在先商標的存在而被駁回的可能性大幅上升，且復審難度整體增加。

此外，根據(jù)《商標審查審理指南2021》第19章的規(guī)定，在審查過程中，商標注冊部門認為商標注冊申請內(nèi)容需要說明或者修正的，可以通過發(fā)出審查意見書的形式，要求申請人做出說明或者修正。例如“涉嫌不以使用為目的的惡意商標注冊申請，可以要求申請人就申請注冊商標意圖及使用情況作出說明。”[8]

目前在實務中，也有越來越多商標申請人收到國家知識產(chǎn)權局基于商標法四條一款發(fā)出的審查意見書。

例如，武漢某公司申請了61件“省市簡稱+了個?！鄙虡?，經(jīng)審理，國知局發(fā)出審查意見書。申請人在回文中提供的證據(jù)僅對其申請注冊的 “漢了個?！鄙虡俗龀鱿嚓P說明，并未就其該批次其他“簡稱+了個?！毙问降纳虡颂峁┳C據(jù)材料，且申請人自述表示申請“省市簡稱+了個牛”無法全部一次性使用……對這些商標提供注冊申請完全是為了其主品牌“漢了個?！碧峁┍Ｗo的防御性注冊。最終，該申請人被認定為不以使用為目的惡意申請注冊商標，適用《商標法》第四條第一款予以駁回。[9]

另一方面，根據(jù)商標大數(shù)據(jù)專業(yè)檢索及智能分析平臺——摩知輪中有關2020~2022年間基于商標法第四條“不以使用為目的的惡意申請”被駁回后的復審結果統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知，駁回復審中能夠克服第四條“不以使用為目的的惡意申請”的成功率極低，僅占到15.2%。

（注：上表中“復審成功”是指“評審認定復審商標未構成《商標法》第四條第一款規(guī)定的情形”；“復審失敗”是指“評審認定復審商標構成《商標法》第四條第一款規(guī)定的情形”。）[10]

如上隨著商標申請數(shù)量迅猛增加以及商標審查各環(huán)節(jié)逐漸趨嚴的趨勢，與之相對注冊成本卻因多出的商標審查意見書回文、駁回復審等程序在提升。防御性注冊的成本在逐漸增加。

2）注冊后的商標權利維持以及衍生出的品牌淡化問題

根據(jù)《商標法》第 49 條第二款規(guī)定，注冊商標無正當理由連續(xù)三年未在其核準使用的商品或服務類別上使用，任何單位和個人即可申請撤銷該注冊商標。而防御性商標大多由于數(shù)量龐大或者與企業(yè)主推產(chǎn)品、服務差距較大實際上并不會被投入使用，這樣一來就增加了其注冊因不使用被撤銷的風險。

但反之，一旦防御性注冊的商標大批量投入使用，例如“老干媽”相關的“老姨媽”、“老千媽”，“娃哈哈”相關的“哈娃娃”，“海底撈”相關的“江底撈”等，無疑會稀釋淡化其主品牌的知名度，整體來看反而對于高知名度品牌的打造有一定的負面影響。

四、防御性注冊又該何去何從

結合上文提到的“防御性注冊”的必要性和困境，“防御性注冊”的未來值得我們仔細商榷。筆者認為，作為商標戰(zhàn)略布局的前瞻性保護措施，防御性注冊是不可或缺的一環(huán)，但考慮到目前的審查趨勢，可以適當控制防御性注冊的范圍，具體來說就是1）控制指定商品/服務的范圍和2）控制商標標識的種類，在切實必要的范圍內(nèi)進行防御性注冊。

尤其是上述第1）種控制防御性注冊的指定商品/服務范圍，也即針對指定商品/服務需有明確的商業(yè)發(fā)展規(guī)劃或與申請人主營業(yè)務存在密切關系，從而使得防御性注冊具有合理性。上文第三部分雖然提到的駁回復審中能夠克服第四條“不以使用為目的的惡意申請”的成功率較低，但根據(jù)復審成功的實例可知該操作確實有效。

如上表中第55185092號“瓜瓜龍 Hi及圖”商標（42類）與第56324505號“瓜瓜星球”商標（31類）同屬一個申請人——北京有竹居網(wǎng)絡技術有限公司名下，兩件駁回復審理由中都提及了相關商標在教育培訓領域的高知名度，42類復審成功，而31類卻被審查員指出申請人提交的證據(jù)材料與指定商品欠缺關聯(lián)性進而仍被認定為“構成《商標法》第四條第一款所指情形”。這也進一步證明了合理布局防御性注冊的指定商品/服務范圍的可行性。

目前，強化商標使用義務、引導商標注冊回歸制度本源已是大勢所趨。因此各企業(yè)還是應該把重點放在打造核心品牌之上，可以通過合理利用防御性注冊商標對核心品牌形成眾星拱月之勢，打造系列品牌的同時著重突出核心品牌的重要地位。

參考文獻&數(shù)據(jù)來源：
[1]袁 佩 《淺析商標撤銷制度下的防御性商標》2019年8月
[2]2023.01.06 標庫網(wǎng)中有關“杭州娃哈哈集團有限公司”名下商標的檢索結果https://www.tmkoo.com/searchmore/sqr!view.php?sqrmcZw=%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E5%A8%83%E5%93%88%E5%93%88%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&idCardNo=0
[3]2023.01.06 標庫網(wǎng)中有關“四川海底撈餐飲股份有限公司”名下商標的檢索結果
https://www.tmkoo.com/searchmore/sqr!view.php?sqrmcZw=%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E6%B5%B7%E5%BA%95%E6%8D%9E%E9%A4%90%E9%A5%AE%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&idCardNo=0
[4]（2019）湘0103民初7568號 四川海底撈餐飲股份有限公司與長沙市雨花區(qū)河底撈餐館侵害商標權糾紛一審民事判決書
[5]《國家知識產(chǎn)權局2021年度報告》第a26頁
[6]《國家知識產(chǎn)權局2021年度報告》第a27頁
[7]《標庫網(wǎng)》數(shù)據(jù)庫 商評委/商標局評審文書 業(yè)務統(tǒng)計 截至2023.1.6
https://www.tmkoo.com/spw-ws!chartShowCW.php
[8]《商標審查審理指南2021》第373~375頁
[9]鄒婷 《商標是拿來用的，不是用來炒的》 2021年8月25日
[10]2023.01.09 2020~2022年間“摩知輪”平臺上基于商標法第四條“不以使用為目的的惡意申請”被駁回后的復審結果數(shù)據(jù)來源
https://www.mozlen.com/admincase
[11]關于第54400979號“泰拉記事社”商標駁回復審決定書 商評字[2022]第0000342227號
[12]關于第55185092號“瓜瓜龍 Hi及圖”商標駁回復審決定書 商評字[2022]第0000351124號
[13]關于第56324505號“瓜瓜星球”商標駁回復審決定書 商評字[2022]第0000325946號

（原標題：狠起來連自己都“抄”！——淺析企業(yè)防御性注冊的必要性與困境）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：曹敏 林達劉知識產(chǎn)權

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：狠起來連自己都“抄”！——淺析企業(yè)防御性注冊的必要性與困境（點擊標題查看原文）

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