未注冊(cè)商標(biāo)被許可使用人不享有先用權(quán)

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原標(biāo)題：未注冊(cè)商標(biāo)被許可使用人不享有先用權(quán)

一、案情回放

1、2011年12月21日，美國(guó)愛貝國(guó)際教育有限公司(以下簡(jiǎn)稱愛貝公司) 申請(qǐng)注冊(cè)“ABIE·C”商標(biāo)。

2、2013年2月28日，取得注冊(cè)，核定服務(wù)項(xiàng)目為教學(xué)等。

后愛貝公司許可上海布來(lái)斯教育投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱布來(lái)斯公司）在中國(guó)范圍內(nèi)使用并有權(quán)許可他人使用“ABIE·C”注冊(cè)商標(biāo),如發(fā)生商標(biāo)侵權(quán)行為，布來(lái)斯公司有權(quán)單獨(dú)訴訟。

3、2012年8月11日，布來(lái)斯公司許可西安逾青商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱逾青公司）開設(shè)愛貝國(guó)際少兒英語(yǔ)培訓(xùn)中心,使用“ABIE”標(biāo)識(shí)至2015年10月9日。

4、2013年12月31日愛貝公司申請(qǐng)注冊(cè)“ABIE”商標(biāo)，2016年4月7日取得注冊(cè)。

5、2015年9月21日布來(lái)斯公司致函逾青公司，稱合同到期不再授權(quán)。

6、2016年3月，逾青公司仍在使用“ABIE”標(biāo)識(shí)。

布來(lái)斯公司訴至法院,請(qǐng)求判令逾青公司停止侵權(quán)行為；賠禮道歉，消除影響；賠償損失6萬(wàn)元。

逾青公司辯稱，布來(lái)斯公司與逾青公司簽訂合同時(shí)虛構(gòu)商標(biāo)，欺詐加盟商，合同應(yīng)撤銷;逾青公司使用的ABIE與ABIE.C是兩個(gè)獨(dú)立的商標(biāo)，不構(gòu)成侵權(quán)。請(qǐng)求駁回布來(lái)斯公司的訴訟請(qǐng)求。

陜西省西安市中級(jí)人民法院經(jīng)審理后判決：逾青公司停止侵權(quán)行為；賠償布來(lái)斯公司損失（含合理費(fèi)用）1.5萬(wàn)元。

二、【不同觀點(diǎn)】

第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，由于布來(lái)斯公司取得授權(quán)的商標(biāo)許可使用合同簽署地不明且未經(jīng)公證認(rèn)證，因此布來(lái)斯公司訴訟主體不適格；只有經(jīng)商標(biāo)局合法注冊(cè)的商標(biāo)才可以簽訂商標(biāo)許可使用合同，當(dāng)事人簽訂合同時(shí)“ABIE”標(biāo)識(shí)并未注冊(cè)，因而布來(lái)斯公司存在欺詐行為，應(yīng)確認(rèn)商標(biāo)許可使用合同無(wú)效。

愛貝公司于2013年12月31日提出“ABIE”商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，2016年4月7日被核準(zhǔn)注冊(cè)，逾青公司在愛貝公司“ABIE”注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日之前，于2012年8月11日已經(jīng)開始使用“ABIE”標(biāo)識(shí)，享有在先使用權(quán)。

逾青公司使用的“ABIE”商標(biāo)是依法取得，既然“ABIE·C”“ABIE”可以通過(guò)國(guó)家商標(biāo)局分別獲得商標(biāo)注冊(cè)，因此二者各自獨(dú)立，不構(gòu)成近似；因逾青公司是通過(guò)商標(biāo)許可使用合同使用的“ABIE”標(biāo)識(shí)，不存在商標(biāo)侵權(quán)行為，故不應(yīng)向布來(lái)斯公司賠償損失。

第二種觀點(diǎn)認(rèn)為， 布來(lái)斯公司與愛貝公司通過(guò)在中國(guó)上海簽訂商標(biāo)許可使用合同取得使用“ABIE·C”注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，因該合同系在中國(guó)內(nèi)地形成，無(wú)需經(jīng)過(guò)公證認(rèn)證，因而布來(lái)斯公司作為本案原告主體適格。

布來(lái)斯公司作為“ABIE·C”商業(yè)標(biāo)識(shí)的使用者，在法律并未禁止未注冊(cè)商標(biāo)簽訂許可使用合同的情形下，有權(quán)與逾青公司簽訂商標(biāo)許可使用合同。

逾青公司是通過(guò)布來(lái)斯公司的授權(quán)使用“ABIE”商業(yè)標(biāo)識(shí)，不存在商標(biāo)在先使用權(quán)的問(wèn)題。逾青公司在商標(biāo)許可使用合同期限屆滿后在其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)繼續(xù)使用“ABIE”標(biāo)識(shí)，與布來(lái)斯公司主張的權(quán)利基礎(chǔ)“ABIE·C”注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似，足以引起消費(fèi)者的混淆、誤認(rèn)，侵害了“ABIE·C”注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，對(duì)此應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

三、法官回應(yīng)

商標(biāo)許可使用合同期限屆滿后繼續(xù)使用構(gòu)成侵權(quán)

1.涉外商標(biāo)許可使用合同中原告主體資格的確認(rèn)

涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中,當(dāng)事人經(jīng)常會(huì)提供在中國(guó)境外形成的證據(jù)。對(duì)在域外形成的證據(jù)未經(jīng)公證認(rèn)證能否作為認(rèn)定事實(shí)的依據(jù)，存有爭(zhēng)議。

司法實(shí)踐中，除非涉及主體資格和身份關(guān)系的證據(jù)，域外證據(jù)無(wú)論是否辦理公證認(rèn)證手續(xù)，法院均應(yīng)組織當(dāng)事人質(zhì)證，并結(jié)合質(zhì)證意見審核認(rèn)定證據(jù)的真實(shí)性與證明力，不能以未辦理公證認(rèn)證手續(xù)而直接否定證據(jù)的效力。這里的主體資格是涉及當(dāng)事人的主體資格，而非合同等相關(guān)證據(jù)。

具體到本案中，布來(lái)斯公司的主體資格是否適格，關(guān)鍵在于對(duì)愛貝公司與布來(lái)斯公司簽訂的商標(biāo)使用許可合同的認(rèn)定問(wèn)題。

筆者認(rèn)為愛貝公司與布來(lái)斯公司簽訂的商標(biāo)使用許可合同中雖然未明確簽訂地，但因愛貝公司與布來(lái)斯公司簽訂的商標(biāo)使用許可合同補(bǔ)充協(xié)議明確約定，雙方確認(rèn)于2013年12月12日在中國(guó)上海簽訂了商標(biāo)使用許可合同；

同時(shí)上述商標(biāo)使用許可合同即使是在中國(guó)境外形成的證據(jù)，業(yè)經(jīng)當(dāng)事人質(zhì)證，結(jié)合逾青公司對(duì)商標(biāo)使用許可合同的真實(shí)性不持異議的質(zhì)證意見，對(duì)商標(biāo)使用許可合同無(wú)須再行公證認(rèn)證。

為此，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條第二款“在發(fā)生注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)被侵害時(shí)，普通使用許可合同的被許可人經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人明確授權(quán)，可以提起訴訟”的規(guī)定，布來(lái)斯公司有權(quán)提起本案訴訟，因此其作為本案原告訴訟主體適格。

2.尚未注冊(cè)的商標(biāo)可以許可他人使用

商標(biāo)標(biāo)識(shí)是指與商品配套一同進(jìn)入流通領(lǐng)域的帶有商標(biāo)的有形載體，既包括注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí),也包括未注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)。

商標(biāo)法第四十三條規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人可以通過(guò)簽訂商標(biāo)使用許可合同，許可他人使用其注冊(cè)商標(biāo)。許可人應(yīng)當(dāng)監(jiān)督被許可人使用其注冊(cè)商標(biāo)的商品質(zhì)量。被許可人應(yīng)當(dāng)保證使用該注冊(cè)商標(biāo)的商品質(zhì)量。這里的法律用語(yǔ)為“商標(biāo)注冊(cè)人”“注冊(cè)商標(biāo)”等字樣，僅僅從字面解釋，該條規(guī)定中的“商標(biāo)使用許可合同”的“商標(biāo)”似乎僅指注冊(cè)商標(biāo)。

但值得注意的是法律對(duì)未注冊(cè)的商標(biāo)并未規(guī)定不得許可他人使用，大量的未注冊(cè)商標(biāo)在商業(yè)活動(dòng)中被廣泛使用,有不少未注冊(cè)商標(biāo)使用許可的情形。

最高人民法院審理的再審申請(qǐng)人天津開發(fā)區(qū)泰盛貿(mào)易有限公司與被申請(qǐng)人北京業(yè)宏達(dá)經(jīng)貿(mào)有限公司等商標(biāo)許可使用合同糾紛案中，最高人民法院認(rèn)為，未注冊(cè)商標(biāo)能否許可他人使用，法律法規(guī)對(duì)此沒(méi)有禁止性規(guī)定，且在業(yè)宏達(dá)公司與泰盛公司簽訂的合同中，亦未限定許可泰盛公司使用的三個(gè)商標(biāo)必須均為注冊(cè)商標(biāo)。由此說(shuō)明未注冊(cè)的商標(biāo)同樣可以許可他人使用，在當(dāng)事人意思表示真實(shí)，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的前提下，以未注冊(cè)的商標(biāo)作為使用客體的商標(biāo)使用許可合同應(yīng)確認(rèn)有效。因此，可以認(rèn)為尚未注冊(cè)的商標(biāo)可以許可他人使用。

3.未注冊(cè)商標(biāo)被許可使用人不享有先用權(quán)

商標(biāo)法第五十九條規(guī)定：商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。

由此可知，侵害商標(biāo)權(quán)糾紛中適用商標(biāo)在先使用抗辯應(yīng)符合的條件是：在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日之前他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似商標(biāo)的行為；該在先使用的商標(biāo)應(yīng)具有一定影響；被訴侵權(quán)行為系他人在原有范圍內(nèi)的使用行為；使用主體應(yīng)限于在先使用人本人。

具體到本案中，雖然逾青公司在愛貝公司注冊(cè)商標(biāo)“ABIE”申請(qǐng)日之前，已經(jīng)使用了“ABIE”標(biāo)識(shí)，但其使用系基于布來(lái)斯公司的許可，雙方在授權(quán)協(xié)議中的合同地位及“ABIE”權(quán)利來(lái)源的因果關(guān)系是客觀存在，并不會(huì)因“ABIE”商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)、核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)間在授權(quán)與被授權(quán)關(guān)系形成之后而發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

逾青公司也未能證明其對(duì)“ABIE”商標(biāo)形成了獨(dú)立的品牌價(jià)值或使之與逾青公司之間建立了穩(wěn)定的聯(lián)系。同時(shí)，逾青公司在其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、物品上使用有“ABIE”標(biāo)識(shí)，也表明其服務(wù)來(lái)源指向“愛貝國(guó)際少兒英語(yǔ)”這一培訓(xùn)項(xiàng)目。因此，相對(duì)于授權(quán)人布來(lái)斯公司，逾青公司不存在對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)“ABIE”產(chǎn)生在先使用權(quán)的時(shí)間和空間條件。

4.商標(biāo)許可使用合同到期后被許可人繼續(xù)使用構(gòu)成侵權(quán)

商標(biāo)法第九條規(guī)定:申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識(shí)別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。由此說(shuō)明，申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。對(duì)于申請(qǐng)人而言，在多個(gè)類別申請(qǐng)與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，法律并不禁止，否則就不會(huì)出現(xiàn)商標(biāo)法第四十二條“轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)的，商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)其在同一種商品上注冊(cè)的近似的商標(biāo)，或者在類似商品上注冊(cè)的相同或者近似的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)一并轉(zhuǎn)讓”之規(guī)定。

對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)人之外的他人而言，不得與申請(qǐng)人已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)相沖突。具體到本案中，逾青公司所從事的教育培訓(xùn)行業(yè)包含在涉案“ABIE·C”商標(biāo)核準(zhǔn)使用的服務(wù)類別范圍內(nèi)，“ABIE”標(biāo)識(shí)與涉案訴爭(zhēng)的“ABIE·C”商標(biāo)相比較，系使用了“ABIE·C”商標(biāo)的主要組成部分，且與“ABIE·C”商標(biāo)的主要組成部分“ABIE”的字母元素及其排列順序完全相同，整體觀察與“ABIE·C”商標(biāo)構(gòu)成近似。

逾青公司在商標(biāo)使用許可合同到期后本應(yīng)停止使用，但其在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)繼續(xù)使用“ABIE”標(biāo)識(shí)，已無(wú)合法化的基礎(chǔ)，且“ABIE”與“ABIE·C”注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似，足以造成相關(guān)公眾對(duì)逾青公司提供的服務(wù)來(lái)源產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)，因而逾青公司繼續(xù)使用被授權(quán)的商標(biāo)標(biāo)識(shí)的行為構(gòu)成侵權(quán)，應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失等民事責(zé)任。

來(lái)源：人民法院報(bào)

作者：姚建軍  陜西省西安市中級(jí)人民法院

編輯：IPRdaily趙珍              校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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