案例丨出口產品上的商標使用是否構成侵權

隨著2015年底最高人民法院就“PRETUL案件” [1]作出了（2014）民提字第38號判決，關于“OEM[2]商標使用是否構成侵權”的問題成了2016年的一個熱點。特別是，雖然最高院對于這個問題給出了一個答案，但是并未就伴隨而來的衍伸問題進行解釋，而現(xiàn)在這些問題也都擺在了人們面前。本文將結合北京知識產權法院審理的另外兩個相關案件，對最高院的上述判決進行進一步解讀。

OEM話題的歷史發(fā)展

2001年的耐克公司訴嘉興市銀興制衣廠等的商標權侵權糾紛案[3]是我國OEM商標侵權第一案。在該案中，深圳市中級人民法院認為，“西班牙公司雖然對耐克商標擁有合法的專有使用權，但是商標權具有地域性，在中國法院擁有司法權的范圍內，被告未經原告許可，以商業(yè)目的在中國境內委托制造并出口標識為耐克的男滑雪夾克構成對原告的侵權”，也就是說認定構成侵權。

該案公布后，有不少人持反對觀點，認為該案中的OEM行為不應當構成商標侵權：第一，侵犯商標權其本質是對商標識別功能的破壞，使一般消費者對商品來源產生混淆誤認，而涉外定牌加工的商品并未進入我國的流通領域，不會被我國的相關公眾接觸到，并未發(fā)揮區(qū)分商品來源的作用，故不會造成消費者混淆誤認的可能[4]；第二，定牌加工行為不會對商標權利人在境內的產品市場帶來任何實質性的損害，也不會對其享有的商標權利造成損害；第三，定牌加工的實質為《合同法》中所指的加工承攬的合同關系，因此，承攬人的行為不應認定為商標法意義上的使用[5]。

上述爭論直接從后續(xù)司法實踐中得到了反映，不同地域的法院對該問題始終存在不同認識。例如在JOLIDA案[6]中，上海市高級人民法院指出，“被上訴人（境內加工方）接受案外人美國JOLIDA公司委托所生產、出口的涉案產品未在中國境內銷售，不會造成境內相關公眾的混淆和誤認。另外，在定牌加工關系中，境內加工方在產品上標注商標的行為形式上雖由加工方所實施，但實質上商標真正的使用者仍為境外委托方，涉案產品所貼商標只在境外具有商品來源的識別意義，并不在境內市場發(fā)揮識別商品來源的功能，因此被告的行為不構成對原告商標專用權的侵犯”。

又如，江蘇省高級人民法院在（2015）蘇知民終字第00036號判決書[7]中提出了另一種觀點，法院認為，雖然被告的行為屬于涉外定牌加工，但其明知原告涉案‘東風’商標為馳名商標，卻仍受托貼牌生產，在被控侵權產品上使用與原告相同的商標，未盡到合理注意與避讓義務，損害了原告的利益，侵犯了原告的注冊商標專用權。

同時，上述爭論也反映在法院系統(tǒng)的一些審判指導性意見中。北京市高級人民法院2004年2月18日發(fā)布的《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第十三條指出，定牌加工是基于有權使用商標的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內銷售，不可能造成相關公眾的混淆、誤認，不應當認定構成侵權。然而，其稍晚在2006年2月13日《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》中卻又提出了不同的觀點，其中第二十一條要求承攬加工帶有他人注冊商標商品的一方對定作人是否享有注冊商標專用權進行審查，否則與定作人構成共同侵權。隨后，最高人民法院2009年4月21日《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》重申了加工方必要的審查注意義務，但依然沒有對定牌加工行為是否構成侵權作出明確的判斷。

PRETUL案件

PRETUL案的重要意義在于，其對定牌加工是否屬于商標法意義上的商標使用行為、是否侵犯商標專用權第一次做出了明確的回答，對于在后案件的審理具有指導性意義。

在PRETUL案中，萊斯公司于2010年3月27日經原商標權人轉讓，獲得“PRETUL及橢圓圖形”商標在中國的專用權（第6類），而案外人儲伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標權利人（第6類、第8類）。2011年，儲伯公司授權亞環(huán)公司按照其要求生產標有PRETUL商標的掛鎖，并全部出口墨西哥。萊斯公司認為亞環(huán)公司的貼牌加工行為侵犯了其對PRETUL商標的專用權。

最高法院在提審判決中，明確認定OEM行為不屬于商標使用行為，且亞環(huán)公司的行為對萊斯公司不構成商標權侵害。最高法院認為，首先，亞環(huán)公司所貼商標在中國境內不具有識別商品來源的商標基本功能?！皝啳h(huán)公司使用商標的行為，在中國境內僅屬物理貼附行為，是為儲伯公司在其享有商標專用權的墨西哥國使用其商標提供必要的技術性條件。因此，亞環(huán)公司在委托加工產品上貼附的標志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其所貼附的標志不具有商標的屬性，其行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為”。其次，是否破壞商標的識別功能，是判斷是否構成侵害商標權的基礎。在商標不發(fā)揮識別作用、不構成商標使用的情況下，判斷是否在相同或類似的商品上使用相同或近似的商標而導致混淆，并不具有實際意義。

上述分析與最高法院在（2012）行提字第2號判決書[8]中的意見一致。在該案的判決中，最高法院同意了二審法院的觀點，認為涉案行為不屬于商標法意義上的商標使用行為，因為“（境外商標權人）委托中國大陸境內廠家生產加工的商品專供出口，且宣傳、報道等均是在境外，故不能證明‘無印良品’商標在中國境內實際使用并為一定范圍的相關公眾所知曉”。

新的問題

最高法院在PRETUL案件中的分析和結論雖然為OEM是否構成侵權的爭論劃上了句號，但其并未對一些衍伸出來的法律問題進行解答。事實上，伴隨著PRETUL案件的判決，這些法律問題甚至比以前顯得更加突出。

例如，一個重要問題是，按照PRETUL案的邏輯，商品未進入本國市場，不會構成混淆，因此不構成商標意義上的使用。那么對于一些外向型企業(yè)來說，其生產的產品雖然不是OEM，但是仍然全部用于出口，這樣在其生產過程中的商標貼附行為是否也會被認定為非商標使用？類似的問題還有，如果出口中的商標貼附行為不認為是商標使用，那么出口企業(yè)的商標如何維持其注冊？

在北京知識產權法院裁定的兩個和加工出口相關的案件中，即“SODA案件”[9]和“DCLSA案件”[10]，北京知識產權法院均認為相關公司的出口產品在其生產環(huán)節(jié)中的商標貼附行為應當構成商標法意義上的商標使用行為，這似乎與最高法院在PRETUL案中的態(tài)度形成了沖突。但是在將這兩個案件與PRETUL案進行仔細對比后，我們發(fā)現(xiàn)它們在案件事實方面存在本質性差別，并且正是因為這些區(qū)別，導致最終得出了徹底相反的結論。

在PRETUL案中，儲伯公司（委托方）在境外享有商標專用權，亞環(huán)公司（被委托方）在境內完全按照儲伯公司要求進行貼牌加工，并且所生產的全部產品均被銷售給了儲伯公司用于其后續(xù)在境外的銷售。而在DCLSA案中，鎮(zhèn)江鎖廠是訴爭商標在中國大陸境內的專用權人，其并非接受任何人的委托進行生產，而是自主決定并進行了整個生產和后續(xù)的出口過程。在整個生產和出口過程中，商標權人鎮(zhèn)江鎖廠的意志得到了完整的體現(xiàn)。在SODA案中，商標專用權人明季公司先后兩次簽訂合同，授權中國境內的新鴻厚公司“非專屬性使用SODA商標以生產SODA時尚品牌服裝飾品”，以及“授權JF新鴻厚/GF盛富公司,在境內非專屬性使用SODA商標以生產相關商標之服裝和商品,以供出口貿易外銷東南亞地區(qū)……”從現(xiàn)有證據(jù)看，明季公司并未對被許可人新鴻厚公司以及JF新鴻厚/GF盛富公司的生產、出口進行明確限定，而相關產品的出口也是由新鴻厚公司自主完成的（其先銷售給境內的一家進出口公司，然后再由這家進出口公司實施出口）。在整個生產和出口過程中，新鴻厚公司和進出口公司的獨立意志也得到了完整的體現(xiàn)。

上述區(qū)別首先使得這三件案件在定性上完全不同。PRETUL案是一個典型的OEM（定牌加工）案件，其實質上是委托加工，即境內公司的生產行為是接受境外商標權人的委托而發(fā)生的，并不體現(xiàn)獨立的意志，其不是生產產品然后銷售給委托方，而是向委托方提供產品加工的勞務。境內定牌加工公司是作為承攬人，依照境外定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付一定報酬。最高法院雖然沒有在提審判決中對此明確說明，但是其“物理貼附”的表述已經隱含了這一結論。

反觀DCLSA案和SODA案，DCLSA案中，鎮(zhèn)江鎖廠的生產和出口行為都是其獨立決定并進行的，SODA案中，被許可人新鴻厚公司也是獨立進行生產加工及后續(xù)出口，它們與境外進口公司之間是普通的買賣合同關系。在兩個案子中，它們生產產品并貼附商標，整個生產過程自主可控，商標權人、被許可人的獨立意志得到了完整的體現(xiàn)。

進一步地，雖然所有的三個案子中，相關產品均不在中國境內進行零售，但是對于商標在境內是否發(fā)揮了識別作用卻存在本質上的差異。在是否構成商標法意義上的商標使用方面，需要特別注意的是，“中國市場”并不應當單指“零售市場”，也應當包括“批發(fā)”或者“出口”市場。

在PRETUL案中，亞環(huán)公司接受儲伯公司的委托生產相關產品并僅僅交給儲伯公司出口至境外，除了加工費以外，整個交易與中國沒有任何關聯(lián)。由于OEM性質和受限于與儲伯公司的協(xié)議，亞環(huán)公司過去、現(xiàn)在以及未來均不可能就相關產品與任何境內外第三方發(fā)生聯(lián)系。因此，才能得出結論：在定牌加工中貼附的商標不能實現(xiàn)識別該商品來源的功能，不構成商標法意義上的商標使用，不會對境內消費者造成混淆。

而在DCLSA案和SODA案中，出口商是在進行對外貿易，出口商向進口商銷售商品的行為發(fā)生在中國境內。雖然在單筆貿易中，交易雙方仍然僅限于特定主體，但這并不排除實施生產、出口的商標權人和被許可人在下次交易中可能選擇不同的第三方作為交易主體。因此，這里的銷售或出口行為本質上在面對不特定的第三方。另一方面，境外進口商在進口相關商品時，可以依據(jù)不同的商標將不同的中國出口商相區(qū)分，因此，所貼附的商標已經起到了識別商品來源的功能。

DCLSA案的判決中對此也作出了詳細的闡述。法院認為，“所謂商標意義上的使用行為是指能夠實現(xiàn)商標本質功能的使用行為。因商標的本質功能為其識別功能（即通過該商標識別商品或服務的提供者），而通常情況下只有商品已進入流通環(huán)節(jié)的情況下才可能起到識別作用”，同時“出口行為屬于商品進入市場流通領域的行為”，因此出口行為原則上屬于“商標意義上的使用行為”。

綜上，雖然北京知識產權法院在DCLSA案和SODA案中與最高法院在PRETUL案中的結論不一致，但它們之間并不存在沖突。DCLSA案和SODA案其實針對的是貼附有商標的商品出口的另一種形式，即由生產者自主決定的出口行為。北京知識產權法院將這樣的行為認定為“商標法意義上的商標使用行為”并無不妥，可以視為對最高法院PRETUL判決的補充。

小結

最高法院PRETUL案的最大意義在于確立了“OEM商標使用并不構成侵權”的原則，結束了OEM商標侵權案件裁判的亂狀，并且也理清了對商標標識“商標性使用”與“非商標性使用”的關系。

但是，在理解判決書中對于“物理貼附行為”的解釋時，不能簡單地將“中國市場”理解為“中國零售市場”，也不能機械地認為凡是最終用于出口的產品，其生產過程中的商標貼附行為都是“物理貼附行為”，因此一律不構成商標使用。

通過對北京知識產權法院DCLSA案和SODA案的分析可以看出，生產商自主的出口行為與OEM行為完全不同，即使其生產的產品最終全部用于出口，其之前生產環(huán)節(jié)中的商標貼附行為仍然構成商標性使用。在判斷生產環(huán)節(jié)中的商標貼附行為是否僅僅是“物理上的貼附”，是否構成“商標法意義上的商標使用”時，應當結合具體案情，著重考察兩個問題：1. 該生產產品和貼附商標的行為是否體現(xiàn)了生產者自己的獨立意志；2. 其出口行為是否可能面對不特定的第三方。

注：

1、（2014）民提字第38號判決書，萊斯防盜產品國際有限公司訴浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司

2、OEM（Original Equipment Manufacture）意指定牌加工，又稱貼牌制造，指的是被委托方根據(jù)合同約定，為委托方加工使用特定商標或品牌的商品并將該商品交付給委托方，委托方依照合同支付加工費的行為。

3、（2001）深中法知產初字第55號判決書，耐克公司訴嘉興市銀興制衣廠

4、李亞莉、戴國琛《中國涉外定牌加工的商標侵權認定》

5、黃暉、馮超，萬慧達知識產權代理有限公司《定牌加工商標侵權問題辨析》

6、（2009）滬高民三（知）終字第65號判決書，上海申達音響電子有限公司訴玖麗得電子（上海）有限公司

7、（2015）蘇知民終字第00036號判決書，上海柴油機股份公司訴江蘇常佳金峰動力機械公司

8、（2012）行提字第2號判決書，株式會社良品計畫訴中國工商行政管理總局商標評審委員會

9、（2015）京知行初字第5119號判決書，明季私人有限公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會

10、（2015）京知行初字第408號判決書，鎮(zhèn)江鎖廠有限公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會

來源：“金杜說法”微信平臺