「修改超范圍」的審查意見(jiàn)，你怕了嗎?

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原標(biāo)題：【技術(shù)帖】“修改超范圍”的審查意見(jiàn)，你怕了嗎?

在專利代理實(shí)踐中，經(jīng)常會(huì)收到關(guān)于“修改超范圍”的審查意見(jiàn)。專利法第33條規(guī)定，申請(qǐng)人對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，并明確規(guī)定了原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍包括原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)文字記載的內(nèi)容以及根據(jù)原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)文字記載的內(nèi)容以及說(shuō)明書(shū)附圖直接地、毫無(wú)疑義確定的內(nèi)容。但是代理人在答復(fù)“修改超范圍”的審查意見(jiàn)以及在撰寫(xiě)申請(qǐng)文件時(shí)，仍然會(huì)存在疑問(wèn)，如何把握修改是否超范圍，以及如何高質(zhì)量撰寫(xiě)申請(qǐng)文件從而在答復(fù)時(shí)避免修改超范圍。

從專利法第33條的立法本意出發(fā)，對(duì)申請(qǐng)文件修改是否超范圍應(yīng)當(dāng)是以本領(lǐng)域技術(shù)人員從申請(qǐng)文件中合理確定的“真實(shí)意思表示”為出發(fā)點(diǎn)。這種“真實(shí)意思表示”可能不是原申請(qǐng)文件中文字表述的唯一字面解釋，而是本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合發(fā)明所應(yīng)用的具體技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、發(fā)明內(nèi)容、具體實(shí)施方式及說(shuō)明書(shū)附圖等申請(qǐng)文件的各個(gè)組成部分，同時(shí)考慮上下文語(yǔ)境關(guān)系，將申請(qǐng)文件作為一個(gè)有機(jī)整體去理解而確定出的申請(qǐng)文件呈現(xiàn)的合理的技術(shù)信息，可以理解為根據(jù)說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)文字記載的內(nèi)容以及說(shuō)明書(shū)附圖直接地、毫無(wú)疑義確定的內(nèi)容。

在審查意見(jiàn)中，最常出現(xiàn)的修改超范圍的情形主要是：刪除技術(shù)特征、增加技術(shù)特征、改變技術(shù)特征或上位概括導(dǎo)致修改后的技術(shù)方案未在原申請(qǐng)文件中記載或者不能直接地、毫無(wú)疑義地確定。

刪除技術(shù)特征

對(duì)于刪除技術(shù)特征后的技術(shù)方案是否導(dǎo)致修改超范圍，筆者認(rèn)為可以從以下三點(diǎn)進(jìn)行考慮：本領(lǐng)域技術(shù)人員能直接地、明確地知道：

（1）修改后的技術(shù)方案是否能夠由原始記載直接地、毫無(wú)疑義地確定；

（2）修改后的技術(shù)方案能夠解決什么技術(shù)問(wèn)題以及被刪除的特征對(duì)于解決該技術(shù)問(wèn)題是否是必需的；

（3）被刪除的特征和修改后權(quán)利要求中的其他特征之間是否有依存關(guān)系。

下面結(jié)合一實(shí)際復(fù)審案例進(jìn)行說(shuō)明。

在該復(fù)審案例中，原權(quán)利要求1記載了“一種防止紡織品印染加工差錯(cuò)及控制縮率的方法，其特征在于，在紡織品被加工前增加一道工藝，即在布端的布邊上印上約30cm的刻度標(biāo)記，印上被加工廠的符號(hào)并對(duì)紡織品編號(hào)，印上的標(biāo)記在染色過(guò)程中不褪色”。

答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)，為克服創(chuàng)造性問(wèn)題，申請(qǐng)人將權(quán)利要求1修改為“一種控制縮率的方法，其特征在于，在紡織品被加工前增加一道工藝，即在布端的布邊上印上約30cm的刻度標(biāo)記，并對(duì)紡織品編號(hào)，印上的標(biāo)記在染色過(guò)程中不褪色”。即修改時(shí)，刪除了技術(shù)特征“防止紡織品印染加工差錯(cuò)”、“印上被加工廠的符號(hào)”。

對(duì)于上述修改，實(shí)審過(guò)程中被認(rèn)為是修改超范圍，不符合A33 的規(guī)定。但是，通過(guò)分析原始記載的申請(qǐng)文件，可以確定權(quán)利要求1能夠解決兩個(gè)不同的技術(shù)問(wèn)題：

（1）防止紡織品印染加工差錯(cuò)；

（2）控制縮率。

即30cm的刻度標(biāo)記與被加工廠的符號(hào)各自解決了不同的技術(shù)問(wèn)題，沒(méi)有依存關(guān)系。

我們可以從下述三點(diǎn)分析

（1）根據(jù)紡織品印刷所屬的技術(shù)領(lǐng)域以及上下文語(yǔ)境，將申請(qǐng)文件作為一個(gè)整體去理解，雖然刪除后的技術(shù)方案在原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求中沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的完全一致的文字記載，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠直接地、毫無(wú)疑義地確定：通過(guò)方案“在紡織品被加工前增加一道工藝，即在布端的布邊上印上約30cm在染色過(guò)程中不褪色的刻度標(biāo)記”能夠解決“控制縮率”的技術(shù)問(wèn)題，通過(guò)方案“在紡織品被加工前增加一道工藝，即在布上印上被加工廠的符號(hào)”能夠解決“防止紡織品印染加工差錯(cuò)”的技術(shù)問(wèn)題；

（2）修改后的技術(shù)方案能夠解決“控制縮率”的技術(shù)問(wèn)題，且刪除的技術(shù)特征“防止紡織品印染加工差錯(cuò)”、“印上被加工廠的符號(hào)”對(duì)于解決該技術(shù)問(wèn)題不是必需的；

（3）刪除的技術(shù)特征“防止紡織品印染加工差錯(cuò)”、“印上被加工廠的符號(hào)”與修改后其他技術(shù)特征之間沒(méi)有依存關(guān)系。因此，它們?cè)谠技夹g(shù)方案中是一種形式上的組合而非實(shí)質(zhì)上的組合，因此上述修改是不超范圍的。

增加技術(shù)特征

對(duì)于增加技術(shù)特征的修改，其對(duì)權(quán)利要求作了進(jìn)一步限定，審查員一般不會(huì)指修改超范圍。然而，對(duì)于增加從權(quán)的部分技術(shù)特征或者具體實(shí)施方式部分的一個(gè)技術(shù)特征時(shí)，應(yīng)當(dāng)確定的是：該特征與從權(quán)的其余技術(shù)特征或者與該實(shí)施方式中的其他特征不是相關(guān)的或無(wú)法分開(kāi)地相連地，也可以理解為，該增加是否相當(dāng)于在從權(quán)中或者在實(shí)施例當(dāng)中刪除了該部分技術(shù)特征，是否符合上述的刪除技術(shù)特征的修改。

筆者結(jié)合一個(gè)案例進(jìn)行說(shuō)明

原權(quán)利要求包括以下特征“用于引導(dǎo)光束通過(guò)傳送到掃描頭的每張鈔票的裝置”和“用于在所述光束通過(guò)鈔票后檢測(cè)該光束強(qiáng)度的裝置”，修改后，將上述兩個(gè)特征刪除，補(bǔ)入與這兩個(gè)特征相關(guān)的特征“重疊檢測(cè)器裝置（S1，S2），用于引導(dǎo)光束通過(guò)傳送到掃描頭的每張鈔票，并用于在所述光束通過(guò)鈔票后檢測(cè)該光束強(qiáng)度”。即將原先的兩個(gè)“裝置”具體化為“重疊檢測(cè)器裝置”，其修改來(lái)源于實(shí)施例中使用了兩個(gè)傳感器，可用于檢測(cè)鈔票重疊。

然而，實(shí)施例中記載的是，使用兩個(gè)共同工作的傳感器S1、S2來(lái)設(shè)置重疊錯(cuò)誤標(biāo)記，如果兩個(gè)傳感器都檢測(cè)到重疊，則設(shè)置重疊錯(cuò)誤標(biāo)記。如果一個(gè)傳感器沒(méi)有識(shí)別出多層鈔票，則無(wú)論另一個(gè)傳感器是否識(shí)別出多層鈔票，都不指示鈔票重疊。即原申請(qǐng)文件中不存在系統(tǒng)使用單獨(dú)一個(gè)傳感器工作的暗示，也沒(méi)有指示能夠使用任何其他數(shù)量的傳感器，更沒(méi)有指示這些傳感器如何共同工作。因此，從這個(gè)層面來(lái)講，將兩個(gè)“裝置”具體化為“重疊檢測(cè)器裝置”也是不允許的。

從另一層面，雖然增加的“重疊檢測(cè)”在實(shí)施例當(dāng)中有記載，但是沒(méi)有說(shuō)明是傳感器，其相當(dāng)于在實(shí)施例中省略了特征“通過(guò)傳感器感測(cè)鈔票的反射特性來(lái)進(jìn)行重疊的檢測(cè)”以及“采用雙傳感器”的內(nèi)容。而上述特征的省略涉及反應(yīng)發(fā)明核心內(nèi)容的特征，即在檢測(cè)紙幣重疊的問(wèn)題中，雙傳感器是必須的，并非是可選地。因此，即使增加的技術(shù)特征在實(shí)施例當(dāng)中有記載，仍有可能會(huì)修改超范圍。

改變技術(shù)特征或上位概括

對(duì)于改變技術(shù)特征或上位概括后的技術(shù)方案是否造成修改超范圍，最高人民法院關(guān)于審理侵權(quán)專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋第四條第一款規(guī)定，對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果性表述的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)結(jié)合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式以及等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。

筆者認(rèn)為也可以從上述刪除技術(shù)特征后得出啟示，即如果該技術(shù)特征并非是解決是技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征，那么改變?yōu)樵撎卣鞯摹暗韧夹g(shù)特征”，或者是對(duì)記載的特定方式進(jìn)行的一種“概括”，應(yīng)該符合專利法第33條的規(guī)定。

如下案例中，分案申請(qǐng)將母案申請(qǐng)中記載的“切掉前端角為45度的棱角的一部分”，概括成“切掉鋒利的棱角的一部分”。復(fù)審意見(jiàn)中指出，鋒利棱角狀的具體角度并非是解決上述技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征，或者說(shuō)，除了申請(qǐng)文件中記載的前端角為45度能夠解決技術(shù)問(wèn)題，對(duì)于42度、43度、46度、47度等而言，都能以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，只是簡(jiǎn)單替換，是本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。所以，其上位概括或者技術(shù)特征的改變所帶來(lái)的權(quán)利應(yīng)是申請(qǐng)人發(fā)明創(chuàng)造帶來(lái)的結(jié)果，不會(huì)構(gòu)成修改超范圍。

筆者建議

在審查過(guò)程中，審查員往往認(rèn)為修改后的技術(shù)方案在原申請(qǐng)文件中沒(méi)有記載過(guò)，那么這種修改就導(dǎo)致超范圍。上述幾個(gè)案例都在復(fù)審階段給出了不同的答案。然而，為了避免在答審過(guò)程中可能出現(xiàn)的修改超范圍的缺陷，筆者認(rèn)為代理人在撰寫(xiě)申請(qǐng)文件時(shí)應(yīng)當(dāng)注意：

第一、拿到交底材料后，需要與發(fā)明人充分溝通，在對(duì)技術(shù)方案充分了解的基礎(chǔ)上，合理地對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行擴(kuò)充；對(duì)于比較簡(jiǎn)單的交底材料，可建議發(fā)明人補(bǔ)充盡量全面的技術(shù)資料，避免出現(xiàn)發(fā)明人認(rèn)為交底材料記載了，而實(shí)際未記載，導(dǎo)致后續(xù)修改超范圍的情況；

第二、不要遺漏客戶交底材料中的內(nèi)容。對(duì)于客戶交底材料中涉及到所有的內(nèi)容（包括附圖）都應(yīng)該記載在申請(qǐng)文件中，除非記載某一特征會(huì)與其他特征之間構(gòu)成歧義或者矛盾，否則應(yīng)盡量在專利申請(qǐng)文件記載所有技術(shù)內(nèi)容。如果沒(méi)有記載交底材料的內(nèi)容，而對(duì)于后續(xù)修改想增加交底材料中記載的特征時(shí)，就會(huì)因其沒(méi)有記載在原申請(qǐng)文件中而導(dǎo)致修改超范圍；

第三、對(duì)于交底材料中的技術(shù)方案，盡可能地記載多個(gè)不同的實(shí)施例，權(quán)利要求中上位概括后的技術(shù)方案，說(shuō)明書(shū)盡量給出多個(gè)不同的下位特征；

第四、國(guó)內(nèi)專利案件，在發(fā)明內(nèi)容部分盡量記載所有的權(quán)利要求，除非權(quán)利要求的項(xiàng)數(shù)很多或者有多組不同的獨(dú)立權(quán)利要求，否則應(yīng)盡量把所有的權(quán)利要求放入發(fā)明內(nèi)容部分。筆者在實(shí)際審核中發(fā)現(xiàn)，代理人往往在發(fā)明內(nèi)容部分只記載獨(dú)立權(quán)利要求，如果在實(shí)施例部分對(duì)技術(shù)方案的布局不合理，很有可能導(dǎo)致修改后的技術(shù)方案完全未記載在整個(gè)申請(qǐng)文件中的情況，從而導(dǎo)致修改超范圍；

第五、對(duì)于具體實(shí)施方式的布局，在撰寫(xiě)上應(yīng)盡量讓技術(shù)方案與技術(shù)方案之間的界限清晰。代理人在撰寫(xiě)案件時(shí)，經(jīng)常將權(quán)利要求書(shū)的內(nèi)容整體放入具體實(shí)施方式中，或者將所有的內(nèi)容堆積在一起來(lái)描述，而實(shí)際上整體是一個(gè)技術(shù)方案，從而導(dǎo)致技術(shù)方案之間存在界限不清晰的缺陷。通過(guò)在撰寫(xiě)上豐富實(shí)施例，如通過(guò)連接詞的方式來(lái)擴(kuò)充實(shí)施例，可以得出多個(gè)不同的技術(shù)方案。這樣在修改權(quán)利要求時(shí)，可以從實(shí)施例中提取多個(gè)不同的技術(shù)特征來(lái)修改，其修改后的技術(shù)方案記載在實(shí)施例中，不會(huì)導(dǎo)致修改超范圍。

總之，針對(duì)修改超范圍的問(wèn)題，代理人在撰寫(xiě)申請(qǐng)文件的時(shí)候應(yīng)該盡量使申請(qǐng)文件更完善，不遺漏交底材料內(nèi)容，豐富實(shí)施例擴(kuò)充技術(shù)方案。當(dāng)然，申請(qǐng)人不可能在一件申請(qǐng)文件中將所有能夠解決技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段都撰寫(xiě)出來(lái)，往往通過(guò)最佳實(shí)施例來(lái)體現(xiàn)其技術(shù)貢獻(xiàn)，因此在修改時(shí)往往會(huì)新增未明確記載在原申請(qǐng)文件中的內(nèi)容，而導(dǎo)致審查員發(fā)出修改超范圍的審查意見(jiàn)。因此，在修改申請(qǐng)文件或者答復(fù)修改超范圍的審查意見(jiàn)時(shí)，代理人不妨采用上述幾種思路來(lái)確定修改是否超范圍。