「國內(nèi)專利文本」遞交「PCT受理局」時，需要修改么？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：謝敏楠萬慧達北翔集團

原標題：「國內(nèi)專利文本」遞交「PCT受理局」時，需要修改么？

做過PCT的申請人和代理人，對PCT程序都不陌生。目前國內(nèi)大多數(shù)代理PCT案件的事務所，都將其作為一項流程性的工作。通常，客戶先申請了一個國內(nèi)專利之后，這個國內(nèi)專利文本也就成了PCT申請的文本，遞交至PCT中國受理局。似乎大家都不太重視或不太意識到PCT文本的修改。

據(jù)悉，此前有很多PCT是受資助政策的刺激而出來充量的。這種當然也不存在改寫的必要性，因為申請人和代理機構(gòu)可能并不在意保護與否，而更在意少花點成本多拿點資助。

但是，隨著專利保護需求的增長和資助政策的調(diào)整，已有越來越多的PCT（或通過巴黎公約申請國外專利也好），是真正出于保護目的而生。代理行業(yè)是否準備好了迎接這樣的訴求？

1、PCT文本有必要做實質(zhì)修改嗎？

首先，據(jù)筆者的一點經(jīng)驗，越來越多申請人在重要技術的專利獲權上已舍得投入。可能先知先覺的創(chuàng)新主體已經(jīng)嘗試過或了解到低價代理模式的惡果吧。筆者從事代理行業(yè)近十年，看過國內(nèi)專利代理的百態(tài)，從一開始懵懵懂懂走“量”模式的代理，轉(zhuǎn)型成走“質(zhì)”模式的代理。作為一個還是比較從客戶利益的角度出發(fā)的代理人，隨著經(jīng)驗的積累，筆者發(fā)現(xiàn)以很多國內(nèi)的專利文本直接走到國外，是一種浪費。因為國內(nèi)審查實踐對“權利要求得到說明書的支持”相對較為苛刻（尤其是生物、化學領域），國內(nèi)代理人已經(jīng)習慣了往保護范圍小的方向?qū)?，這個時候如果完全照搬成PCT文本或直接通過巴黎公約進入，在外國（尤其是一些不存在“等同原則”（“doctrine of equivalents”）的國家）極難獲得合理的保護。

關于等同原則：即使某一方侵權產(chǎn)品或方法并沒有落入某專利的權利要求的字面范圍內(nèi)，但卻等同于權利要求所保護的發(fā)明時，等同原則允許法庭判決該方侵犯他人專利。在中國，適用等同原則有兩個條件，一是與權利要求中的技術特征以基本相同的手段、實現(xiàn)基本相同的功能、達到基本相同的效果；二是對本領域的普通技術人員來講是顯而易見的。

這種“吃虧”在生物醫(yī)藥或化學領域中，表現(xiàn)得極為突出。因為外國允許的授權專利的保護范圍遠遠大于中國的保護范圍。例如，在序列限定的同族申請中，美國專利（US 8647632B2）權利要求1的授權范圍為：“一種分離多肽，含有(a)如SEQ ID No:4 所示的氨基酸序列，所述多肽誘導葡萄糖代謝；或(b)與SEQ ID No:4至少95%同源性的氨基酸序列”。而相應的中國同族專利（CN 102596247B），授權的權利要求1為：“一種分離多肽，所述分離多肽由SEQ ID No:4表示的氨基酸序列組成”。對于序列限定的專利，中國的授權權利要求要突破“封閉式”的、特定序列的權利要求，是極其艱難的，這是大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士所知曉的。因此，大家在撰寫中國專利時，也習慣性地寫為封閉式的特定序列。如果這樣的專利申請文本直接進入國外的話，申請人損失的保護空間是巨大的，他人也更容易通過一些例如氨基酸突變等的手段，來嘗試規(guī)避專利保護范圍。

這里僅列舉了一個例子。事實上，在生物醫(yī)藥、化學領域，還有很多類似的情況。所以，在這些領域，實質(zhì)的修改是很有必要的。

在非生物醫(yī)藥以及非化學領域，相應的問題可能沒那么突出。但是，至少一些形式上的優(yōu)化，還是可以被中國申請人利用的。例如，可以寫成“多項引多項”的權利要求，這在一些國家是允許的，可以獲得更好的保障。

2、文本改寫了之后，是否還能享有優(yōu)先權？

如果在原本的說明書中完全沒有記載或無法毫無疑義得出的技術方案，那么是不能享有優(yōu)先權的。所以，最好中國專利申請不要要求提前公開。這樣，在申請PCT或者通過巴黎公約申請國外專利時，至少自己的專利申請不會對不享有優(yōu)先權的那些權利要求造成新穎性的影響。當然，與原本中國申請一致的權利要求，也最好保留在PCT文本（或國外文本）中，以保證部分的權利要求享有優(yōu)先權。

3、如果中國專利申請已經(jīng)公開，還可以做這樣的修改嗎？

即使中國專利申請公開了，仍然建議對PCT文本做修改，在一些國家對填補保護范圍的缺失仍然有重大的作用。

由于中國專利申請的公開，不享有優(yōu)先權的那些權利要求，在新穎性創(chuàng)造性上將受到很大的挑戰(zhàn)。然而，在一些有一年寬限期的國家，例如美國、韓國、加拿大等，申請人自己在1年內(nèi)公開的內(nèi)容，并不作為對比文件，不會對新穎性造成影響，此時，中國專利申請本身的公開，影響并不大。但是，同時需要留意的是由他人公開的情況，如果他人在PCT申請前公開了與在后技術方案相關但未記載在先中國申請中的內(nèi)容的話，這些公開仍會對新穎性創(chuàng)造性帶來威脅。

4、如果改寫之后不享有優(yōu)先權的話，為什么不打從一開始就把國內(nèi)的保護范圍寫寬寫大？

理論上是可以這么做的。但是這么做會帶來可能的負面作用。這個負面作用，主要是由捐獻原則引起的。

捐獻原則：是指在專利侵權判定中，專利權人將某個實施方案在專利說明書中進行公開，但是并沒有將其申請記載在專利的權利要求書中，那么該方案即被記載為捐獻給了公眾，專利權人不得再根據(jù)等同原則將其納入權利要求的保護范圍當中。捐獻原則實質(zhì)上就是對等同原則的限制，是平衡專利權人和公眾之間利益的工具。

假設，申請人在中國專利申請中寫了一個較寬的保護范圍。例如說，在化學領域，寫了一個范圍較大的馬庫什權利要求，包括各種形式的基團的替換，然而，如熟悉該領域的代理人所知，中國審查實踐對“權利要求得到說明書的支持”方面有很高的要求，即使是說明書中出現(xiàn)的記載也很難被認為是一種支持，而是需要有相應的實驗結(jié)果支撐。此時，原本寫在權利要求中的可作為替換的基團將很可能會被要求刪除。既然是被刪除的技術方案，那么權利人在后續(xù)維權過程中因為捐獻原則的存在，將在很大程度上失去主張等同侵權的機會。

當然，是否可以兩全其美，又記載在首次申請（例如中國專利申請中），又享有優(yōu)先權。答案可能不是絕對的。筆者也摸索了一些可能的方法，暫時不在這里展開討論。

5、既然有可能不享有優(yōu)先權，那么是不是把PCT申請日提前會更好？

這個做法有好處，也有劣處。好處不難理解。劣處的話，就是對國外保護期限的影響。因為PCT申請日（國際申請日）是計算保護期限的起始日。申請得越早，保護期也越快截止。對生物醫(yī)藥這類產(chǎn)品更新?lián)Q代周期很長的技術領域來說，保護期限也是非常重要的因素。通常，我們會結(jié)合客戶的需求為客戶建立時限監(jiān)控，在臨近1年優(yōu)先權期限時才提交PCT申請。所以，申請人需要結(jié)合產(chǎn)品保護周期的需求來考慮提交時間。

作者簡介：

謝敏楠，廣東省知識產(chǎn)權局知識產(chǎn)權專家?guī)斓谝慌霂鞂＜遥坏谝慌珖鴮＠畔崉杖瞬?；萬慧達北翔集團高級專利顧問；中山大學生物科學學士，食品安全生物學碩士。從業(yè)近10年，具有豐富的專利布局、分析等實踐經(jīng)驗，尤其擅長生物醫(yī)藥領域的國內(nèi)外專利布局和申請。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：謝敏楠萬慧達北翔集團

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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