近期！美國法律對中國專利權(quán)人有利的一些變化?

#本文僅代表作者觀點，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載，不代表IPRdaily立場#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Scott D. Stimpson；Trent S. Dickey；Tod. M. Melgar；Steven Z. Luksenberg【1】

原標(biāo)題：中國公司在美國主張專利權(quán)

近年來，中國公司在美國投入了越來越多的資源進(jìn)行專利保護(hù)。2017年，中國發(fā)明人在美國獲得了11,240項專利授權(quán)，比2016年增加了28％。最近一項調(diào)查顯示，中國在美專利申請量在2017到2018年間又增長了12％。

   
美國專利保護(hù)為中國公司帶來一些好處。一種好處是以專利許可的方式將專利貨幣化，也就是向第三方進(jìn)行許可，該第三方可能侵權(quán)或者該第三方正好想利用專利技術(shù)。此外，擁有一項精心撰寫的專利可以有效遏制他人的侵權(quán)訴訟，因為專利持有人可以提起反訴。

   
專利權(quán)人還可以在美國地區(qū)法院對侵權(quán)者提起訴訟以實現(xiàn)其專利貨幣化。盡管訴訟相關(guān)的風(fēng)險和成本看起來很大，但專利訴訟的原告在美國的維權(quán)訴訟中可以獲得很多收益。事實上，由陪審團(tuán)裁定的專利損害賠償有上升的趨勢，其中位數(shù)賠償額從2016年的610萬美元上升到2018年的1,020萬美元。該額度還可能因?qū)Ψ焦室馇謾?quán)而增加（最多是三倍）。最近一份報告發(fā)現(xiàn)，由陪審團(tuán)裁定的案件中有超過一半的案件被認(rèn)定為故意侵權(quán)。在某些情形下，律師費用也有機會被判由被告承擔(dān)。

本文將討論近期美國法律對專利權(quán)人有利的一些變化。

一、故意與損害賠償增加

   
在補償性損害賠償基礎(chǔ)上，法院如發(fā)現(xiàn)“故意”侵權(quán)情形，可將“損害賠償金提升到發(fā)現(xiàn)或認(rèn)定的侵權(quán)額度三倍之多”。在2016年的裁決中，美國最高法院降低了專利權(quán)人故意侵權(quán)的證明標(biāo)準(zhǔn)，摒棄了侵權(quán)者的行為必須是“客觀輕率”的觀念。相反，地區(qū)法院在認(rèn)定侵權(quán)行為是否基于“故意，肆意，有預(yù)謀，惡意，故意違法，知識產(chǎn)權(quán)盜竊”等而增加侵權(quán)賠償金額時擁有自由裁量權(quán)。美國最高法院也取消了原本認(rèn)定故意侵權(quán)所采用的“清晰且令人信服的”證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改為了較寬松的“優(yōu)勢證據(jù)”的證明標(biāo)準(zhǔn)。

   
這一變化發(fā)生以后，更多專利權(quán)人正主張故意侵權(quán)索賠并尋求更高的損害賠償。根據(jù)2018年的一項調(diào)查表明，上述主張的成功率從2016年的36%上升到當(dāng)年的54％。這些既減輕舉證責(zé)任又增加賠償金額的調(diào)整，對中國公司或美國公司將是一視同仁，為成功的專利維權(quán)帶來巨大潛在好處。

二、特殊案件與律師費用

美國專利法授權(quán)法院在“特殊案件”中判決勝訴方獲賠合理律師費用。直到最近，在“特殊案件”的認(rèn)定上需要“明確和令人信服”的證據(jù)以證明訴訟既是由于主觀的惡意導(dǎo)致，客觀上也毫無根據(jù)。在最近一項裁決中，最高法院推翻了這一標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)為一方的訴訟地位的實質(zhì)性力量或一方訴訟方式的不合理足以導(dǎo)致該案件成為區(qū)別于其他案件的情況，該案件便可以認(rèn)為是“特殊案件”。地區(qū)法院在認(rèn)定“特殊案件”時根據(jù)案件的整體情況，并進(jìn)行自由裁量。最高法院認(rèn)為“明確和令人信服”證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)沒有依據(jù)。因此采取較低的優(yōu)勢證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)來認(rèn)定。因此，對于專利強度較好的案件，除了可能以故意侵權(quán)求償外，中國公司也可就律師費用進(jìn)行求償.

三、雙方復(fù)議請求和專利權(quán)人的潛在優(yōu)勢

被控侵權(quán)人可在訴訟發(fā)起一年內(nèi)，請求美國專利局在其美國專利審查和上訴委員會提起雙方復(fù)議審查（“IPR”），以挑戰(zhàn)該專利的有效性。這是侵權(quán)訴訟被告常用的防御策略，該審查程序在有限證據(jù)批示的情況下提供了一種流程式的挑戰(zhàn)專利有效性的手段。同時，專利無效程序可導(dǎo)致地方法院訴訟審理的中止。

  
在上述程序?qū)嵤┑淖畛鯉啄?，美國專利審查和上訴委員會獲得了“專利死亡小組”的綽號：在2015年9月之前，在完成最終書面決定的575項審判中，72％的權(quán)利要求在復(fù)審認(rèn)定中被認(rèn)定未達(dá)到授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。然而，隨著時間推移，統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明專利審查和上訴委員會開始尋求平衡。截至2019年4月，在達(dá)到最終書面決定的2,707項審判中，只有63％的權(quán)利要求在復(fù)審中被認(rèn)定未達(dá)到授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。這趨勢對專利權(quán)人而言意義重大，因為經(jīng)專利審查和上訴委員會復(fù)審也未能被無效的權(quán)利要求，在后續(xù)的雙方復(fù)議審查程序或基于相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)的訴訟中被無效將更加困難。

   
雙方復(fù)議審查程序不僅可強化某一專利，而且還可為專利權(quán)人提供訴訟的戰(zhàn)術(shù)優(yōu)勢。雙方復(fù)議審查程序中的禁止反言是一個很好的例子。也就是說，如果雙方復(fù)議審查程序產(chǎn)生了最終書面決定，提出復(fù)審的被告不得在相關(guān)的地區(qū)法院訴訟中主張其在復(fù)審中已提出或理應(yīng)提出的任何無效理由。地區(qū)法院最近似乎傾向更廣泛地適用禁止反言，從而大大限制被控侵權(quán)人在訴訟中主張無效的理由。

四、結(jié)論

有力的美國專利組合可成為一項珍貴資產(chǎn)，也是業(yè)務(wù)增長、持續(xù)發(fā)展和保駕護(hù)航的重要力量。但只有以行之有效和持續(xù)不倦的方式運營，才能實現(xiàn)這一目標(biāo)。

 
注：

本文作者是Sills Cummis和Gross P.C的Scott D. Stimpson（合伙人和知識產(chǎn)權(quán)部主席 sstimpson@sillscummis.com）；Trent S. Dickey（合伙人 tdickey@sillscummis.com ）; Tod. M. Melgar（法律顧問  tmelgar@sillscummis.com ）和Steven Z. Luksenberg（助理 sluksenberg@sillscummis.com）。本文中表達(dá)的觀點和意見源于作者，并不一定反映Sills Cummis和Gross P.C的觀點和意見。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Scott D. Stimpson；Trent S. Dickey；Tod. M. Melgar；Steven Z. Luksenberg【1】
編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

推薦閱讀（點擊圖文，閱讀全文）

嘉賓寄語CPIPS 2019：相約第四屆中國醫(yī)藥知識產(chǎn)權(quán)峰會2019（10月23-25，上海）

官宣！首屆“全球科技創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)總裁研修班”招生簡章

可信好用的全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫

延期通知！尋找40位40歲以下企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)精英（40 Under 40）活動改期

“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近50多萬產(chǎn)業(yè)用戶（國內(nèi)25萬+海外30萬）；同時擁有近百萬條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源，通過媒體構(gòu)建全球知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://tjjsmcc.com/”