“充電器租售機”實用新型專利權無效案評析

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原標題：“充電器租售機”實用新型專利權無效案評析

“充電器租售機”無效案涉及實用新型的創(chuàng)造性特殊規(guī)定。國家知識產權局認為該案的典型意義在于：“為實用新型創(chuàng)造性判定中如何準確把握相近技術領域的技術啟示提供了參考思路。在最接近的現有技術公開了專利權利要求中除主題名稱之外的整體架構時，將二者的技術領域認定為相近技術領域而不是上位概括為同一技術領域，相近技術領域的現有技術需要明確的技術啟示才能用來評價實用新型專利的創(chuàng)造性。”本文將結合“充電器租售機”無效案來討論實用新型的創(chuàng)造性標準。

一、引言

國家知識產權局于2019年4月26日發(fā)布了2018年度專利復審無效十大案件，其中有四個案件涉及實用新型專利?！俺潆娖髯馐蹤C”無效案涉及實用新型的創(chuàng)造性特殊規(guī)定。國家知識產權局認為該案的典型意義在于：“為實用新型創(chuàng)造性判定中如何準確把握相近技術領域的技術啟示提供了參考思路。在最接近的現有技術公開了專利權利要求中除主題名稱之外的整體架構時，將二者的技術領域認定為相近技術領域而不是上位概括為同一技術領域，相近技術領域的現有技術需要明確的技術啟示才能用來評價實用新型專利的創(chuàng)造性?！?/p>

本文將結合“充電器租售機”無效案來討論實用新型的創(chuàng)造性標準。

二、實用新型創(chuàng)造性的判斷標準的爭議點

19世紀后半葉，發(fā)明專利制度已基本完善，但由于發(fā)明專利有較高的創(chuàng)造性要求，使得大量以實用為目的、而不屬于外觀設計的小發(fā)明創(chuàng)造得不到有效的保護，在發(fā)明專利與外觀設計之間有一片空白地帶。為了彌補這一空白，1891年，德國制定了第一部正式的《實用新型保護法》。隨著時間的推移，實用新型保護制度也日益完善。歸根結底，實用新型制度與發(fā)明制度一樣，均是對技術方案進行保護。

在中國，沒有對實用新型保護進行單獨立法，而是在《專利法》中針對技術方案同時提供了發(fā)明和實用新型這兩種類型的專利保護。從實用新型制度的設立目的來看，其創(chuàng)造性要求從一開始就要低于發(fā)明專利。

《專利法》第22條第3款規(guī)定“創(chuàng)造性，是指與現有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步”。雖然明確區(qū)分了發(fā)明與實用新型創(chuàng)造性的標準，但“實質性特點”、“進步”本身就是主觀性強的概念，再增加“突出的”、“顯著的”這樣的限定，出現主觀之上的主觀的概念，實踐可操作性差。

實際上，從實務操作層面上看，目前世界上沒有一種令人信服且有可操作性的實用新型創(chuàng)造性判斷標準，各國在實際操作中基本都參考發(fā)明的判斷標準，想要公平合理地規(guī)定實用新型創(chuàng)造性與發(fā)明創(chuàng)造性的區(qū)別在實踐中非常困難。

在《專利審查指南》中，為了對實用新型的創(chuàng)造性判斷提供可操作的標準，在第四部分第六章規(guī)定了與發(fā)明創(chuàng)造性的區(qū)別：兩者在創(chuàng)造性判斷標準上的不同，主要體現在現有技術中是否存在“技術啟示”。在判斷現有技術中是否存在技術啟示時，發(fā)明專利與實用新型專利存在區(qū)別，這種區(qū)別體現在現有技術的領域和現有技術的數量上。

關于現有技術的領域，《專利審查指南》規(guī)定：對于發(fā)明專利而言，不僅要考慮該發(fā)明專利所屬的技術領域，還要考慮其相近或者相關的技術領域，以及該發(fā)明所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員到其中去尋找技術手段的其他技術領域。對于實用新型專利而言，一般著重于考慮該實用新型專利所屬的技術領域。但是現有技術中給出明確的啟示，例如現有技術中有明確的記載，促使本領域的技術人員到相近或者相關的技術領域尋找有關技術手段的，可以考慮其相近或者相關的技術領域。

對于現有技術的數量，《專利審查指南》規(guī)定：對于發(fā)明專利而言，可以引用一項、兩項或者多項現有技術評價其創(chuàng)造性。對于實用新型專利而言，一般情況下可以引用一項或者兩項現有技術評價其創(chuàng)造性，對于由現有技術通過“簡單的疊加”而成的實用新型專利，可以根據情況引用多項現有技術評價其創(chuàng)造性。

盡管有上述規(guī)定，但實用新型的創(chuàng)造性的判斷一直是實務中的難點。究其原因在于，一方面，審查指南的上述規(guī)定本身就有諸多爭議和模糊之處；另一方面，實用新型專利申請沒有實質審查，在初步審查中不進行創(chuàng)造性的審查，因此，實用新型的創(chuàng)造性的判斷只出現在無效宣告程序以及后續(xù)的行政訴訟階段中，實用新型創(chuàng)造性被審查的次數遠遠小于發(fā)明創(chuàng)造性被審查的次數，人們接觸和討論實用新型創(chuàng)造性的機會相比發(fā)明要少得多。

關于實用新型和發(fā)明的創(chuàng)造性的兩個主要區(qū)別，現有技術的數量在實務中爭議不大，在本案中也不涉及，因此，在本文中不討論這一點。對于現有技術的領域，審查指南的上述規(guī)定存在如下的爭議之處：

第一、上述區(qū)別是針對“判斷現有技術中是否存在技術啟示”而提出的，即，涉及“三步法”的第三步。

眾所周知，“三步法”為：①確定最接近的現有技術；②確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題；③判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見（即，現有技術中是否存在技術啟示）。

在第三步中使用的現有技術一般應當限于實用新型專利所屬的技術領域，在現有技術中給出明確的啟示時，也可以考慮相近或者相關的技術領域。但對于在第一步中確定的作為創(chuàng)造性判斷的邏輯起點的、對于創(chuàng)造性的判斷極為重要的最接近現有技術，審查指南反倒沒有明確規(guī)定其技術領域是否需要如第三步中那樣受到限制。

第二、現有技術的技術領域被分為實用新型專利所屬的技術領域、相近的技術領域、相關的技術領域、其他技術領域，但劃分的標準沒有規(guī)定。

第三、“明確的技術啟示”的含義不明。雖然審查指南給了一個例子，即，“如現有技術中有明確的記載，促使本領域的技術人員到相近或者相關的技術領域尋找有關技術手段的”，但根據該例子仍然不足以確定，到底什么樣的技術啟示才構成明確的技術啟示。

“充電器租售機”一案的無效決定以及國家知識產局針對該案所宣稱的典型意義涉及到上述三個爭議點。下面，本文對該案進行簡要介紹并對這三個爭議點進行簡要分析。

三、案情簡介

關于“充電器租售機”無效案，涉案專利的權利要求1為：“充電器租售機，其特征在于，包括有機柜，機柜上設有一個以上的充電模塊保管倉，在充電模塊保管倉中存放有移動充電模塊；在機柜上還設有支付管理模塊、主控電路模塊、電子閥門模塊及電源模塊；支付管理模塊，識別管理用戶支付的費用，并連接主控電路模塊，向主控電路模塊提供檢測識別信號；主控電路模塊，管理控制電子閥門模塊；電子閥門模塊，控制充電模塊保管倉的開啟，以及向主控電路模塊提供移動充電模塊是否放回充電模塊保管倉的存放檢測信號；電源模塊，用于為支付管理模塊、主控電路模塊和電子閥門模塊供電，同時為移動充電模塊充電?！?/p>

證據1公開的是一種對電動車或電動小車的電池提供充換電服務及收費的電池充電機柜，其整體架構和權利要求1中租售機的整體架構基本相同，均包括機柜、一個以上的充電模塊保管倉、支付管理模塊、主控電路模塊、電子閥門模塊及電源模塊，且各模塊的功能及連接關系也被證據1公開。權利要求1與證據1的區(qū)別在于：請求保護的主題不同，本專利權利要求1請求保護的是充電器租售機，其中相應存放的是移動充電模塊，可以對移動充電模塊進行租售；證據1中公開的是電池充換電機柜，其中相應存放的是電池，電池可以進行交換。

證據3公開了一種移動充電模塊的付費租借系統(tǒng)，可以租借并取走移動充電模塊為便攜電子設備供電或充電，使用后可歸還，從而能夠靈活、方便地對便攜電子設備供電或充電。

無效決定認為，證據3給出了對移動充電模塊進行租借的啟示，在證據3給出的啟示的基礎上，本領域技術人員很容易想到可以對證據1中的電池充換電機柜進行改造，在其中存放移動充電模塊，從而實現對移動充電模塊的租借，至于售賣則是在租借的基礎上易于實現的常見的商業(yè)模式，對整體技術方案并未作出技術上的貢獻。因此，權利要求1相對于證據1和證據3的結合不具備創(chuàng)造性。

四、評析

1、關于爭議點一

從審查指南的上述規(guī)定看，對于實用新型的創(chuàng)造性判斷，最接近現有技術的選擇與發(fā)明沒有區(qū)別，可以直接使用相近技術領域的現有技術。

在本案中，專利復審委員會在無效決定中指出，“關于證據1的領域問題，移動充電模塊實質上是可充電電池加上電源管理功能模塊而構成的組件，無論是電動車電池還是移動充電模塊都是一種可再充電的、能夠給其他設備供電的電源組件，從可充電電池的領域來看證據1和本專利至少屬于相近的技術領域”，并且在沒有討論現有技術是否給出明確的技術啟示的情況下，直接使用該證據1作為最接近現有技術。

關于最接近現有技術的技術領域，在實務中，不同的審理機關的觀點可能不盡相同。

在“握力計”一案（（2011）知行字第19號）中，最高人民法院指出，“發(fā)明專利和實用新型專利的創(chuàng)造性標準不同，因此技術比對時所考慮的現有技術領域也應當有所不同，這是體現發(fā)明專利和實用新型專利創(chuàng)造性標準差別的一個重要方面”。最高人民法院在該案中的觀點是，在實用新型的創(chuàng)造性判斷中，所使用的所有現有技術均應當受到同樣的限制，而不是僅局限于在第三步判斷技術啟示時使用的現有技術。

在“（2016）最高法行再70號”一案中，涉案實用新型專利為一種變頻調速型液力耦合器電動給水泵，證據4涉及一種電動驅動設備的轉速控制裝置，特別涉及風機、泵等流體負載。無效決定中使用證據4作為最接近現有技術，并認定權利要求1不具有創(chuàng)造性。

專利權人在提起訴訟時，提出了“涉案專利與證據4技術領域完全不同，采用證據4作為最接近現有技術評價涉案專利創(chuàng)造性不正確”的理由。一審法院認為，首先，涉案專利與證據4都屬于調速型液力耦合器，二者技術領域相同；其次，即使涉案專利與證據4技術領域不同，但證據4中明確記載了其為一種電動驅動設備的轉速控制裝置，適用于風機、泵等流體負載，而涉案專利涉及水泵。證據4能促使本領域的技術人員將其技術方案應用于水泵領域。

在二審中，專利權人繼續(xù)主張了上述理由。二審法院同樣認為，即使涉案專利與證據4技術領域不同，但證據4中明確記載了其為一種電動驅動設備的轉速控制裝置，適用于風機、泵等流體負載，而涉案專利涉及水泵，證據4能促使本領域的技術人員將其技術方案應用于水泵領域。

在上述案例中，各級法院均認為，在確定最接近的現有技術時，也需要考慮其技術領域，即，一般著重于考慮該實用新型專利所屬的技術領域。但是現有技術中給出明確的啟示，可以考慮相近或者相關的技術領域。

2、關于爭議點二

技術領域的劃分標準，深刻地影響實用新型創(chuàng)造性標準的高低。“相同技術領域”涵蓋的范圍越大，屬于相同技術領域的現有技術的數量變多，實用新型的創(chuàng)造性標準也就更接近發(fā)明的創(chuàng)造性標準。

關于技術領域，《專利審查指南》規(guī)定：“發(fā)明或者實用新型的技術領域應當是要求保護的發(fā)明或者實用新型技術方案所屬或者直接應用的具體技術領域，而不是上位的或者相鄰的技術領域，也不是發(fā)明或者實用新型本身。該具體的技術領域往往與發(fā)明或者實用新型在國際專利分類表中可能分入的最低位置有關”。審查指南中還給出一個例子：一項關于挖掘機懸臂的發(fā)明，其改進之處是將背景技術中的長方形懸臂截面改為橢圓形截面。因此，它的技術領域是挖掘機，更具體的說是挖掘機的懸臂，而不能是上位的建筑機械。

盡管有這樣的規(guī)定，但在實務操作中，技術領域的確定從來不是一件簡單的事情。

在上述“（2016）最高法行再70號”一案中，一審判決和二審判決對于涉案專利與證據4到底是屬于相同技術領域還是相近技術領域，并沒有給出明確的結論。

在上述“握力計”一案中，涉案專利是握力計，證據2是電子秤，關于二者的技術領域，在審理過程中，存在多個不同的觀點。專利復審委員會認為，二者的傳感器的受力方向相同、傳感器的結構相同，二者的區(qū)別僅在于測力時的施力對象不同，廣義上都屬于測力裝置這一技術領域。一審法院認可原專利復審委員會的觀點。二審法院認為，二者的發(fā)明目的以及傳感器受力方向均存在差異，屬于不同技術領域。最高人民法院則認為，二者屬于相近的技術領域。

最高人民法院在該案中還給出了技術領域確定的規(guī)則，即，“技術領域的確定，應當以權利要求所限定的內容為準，一般根據專利的主題名稱，結合技術方案所實現的技術功能、用途加以確定。專利在國際專利分類表中的最低位置對其技術領域的確定具有參考作用。相近的技術領域一般指與實用新型專利產品功能以及具體用途相近的領域，相關的技術領域一般指實用新型專利與最接近的現有技術的區(qū)別技術特征所應用的功能領域?！?/p>

專利復審委員會在審理無效宣告請求案件的過程中，在確定現有技術的技術領域時，很多時候并未遵循上述規(guī)則。例如，在決定號為33159的無效案件中，專利復審委員會認為，盡管對比文件1為插座面板，本專利為開關面板，但是本領域技術人員都能知曉，開關面板和插座面板都是常見的建筑用電氣面板，盡管它們的作用不同，一個是用于給電器設備提供電源，一個是用做電器設備的開關，但它們的結構大小類似，安裝位置也類似，而且由于它們的結構原因都會有基座安裝所帶來的變形問題，也就是說對比文件1與本專利的領域相同。在決定號為31773的無效案件中，涉案專利是具有溫度顯示功能的果菜汁機，證據8公開了一種攪拌器。專利復審委員會認為，證據8與本專利屬于相同的技術領域，而且本領域技術人員容易想到把證據8中的攪拌器用于加工蔬菜或水果，將其當作果菜汁機使用，而這僅是加工對象的具體選擇，并不需要付出創(chuàng)造性勞動。

在“充電器租售機”一案中，專利復審委員會認為，從可充電電池的領域來看證據1和本專利至少屬于相近的技術領域。雖然沒有直接將證據1和本專利認定為相同的技術領域，但從“至少”這個詞來看，并沒有排除這個可能。因此，在該案中，專利復審委員會并沒有針對技術領域的劃分確定一個明確的標準。

3、關于爭議點三

在“充電器租售機”一案中，相近技術領域的證據1是最接近現有技術，在判斷技術啟示時使用的證據3與本專利屬于相同技術領域，在這種情況下，根本無需討論現有技術是否存在“明確的技術啟示”。因此，該案對于“明確的技術啟示”的理解似乎沒有參考的價值。“明確的技術啟示”涵蓋的范圍同樣深刻地影響著實用新型的創(chuàng)造性標準的高低。如果“明確的技術啟示”涵蓋的范圍大，那么能夠用來評價實用新型創(chuàng)造性的相近或相關技術領域的現有技術的數量則越多，其創(chuàng)造性的標準就越接近于發(fā)明的創(chuàng)造性標準。如果“明確的技術啟示”僅局限于某些特定的情形，那么能夠用來評價實用新型創(chuàng)造性的相近或相關技術領域的現有技術將大幅減少，其創(chuàng)造性的標準就越低。

在“握力計”一案中，最高人民法院認為：“在現有技術已經給出明確的技術啟示，促使本領域技術人員到相近或者相關的技術領域尋找有關技術手段的情形下，也可以考慮相近或者相關技術領域的現有技術。所謂明確的技術啟示是指明確記載在現有技術中的技術啟示或者本領域技術人員能夠從現有技術直接、毫無疑義地確定的技術啟示”、“可以將手提式數字顯示電子秤視為涉案專利的相近技術領域。但是，由于現有技術并未給出明確的技術啟示，專利復審委員會在評價涉案專利的創(chuàng)造性時考慮手提式電子秤的測力傳感器屬于適用法律錯誤?！?/p>

如何理解最高人民法院在“握力計”一案的裁判指引，在業(yè)內有不同的觀點。但從“握力計”一案本身的案情來看，區(qū)別特征被現有技術所公開且作用相同的情形，并不足以證明現有技術給出了明確的技術啟示。

在很多情況下，專利復審委員會、一審法院和二審法院（北京高院）對于“明確的技術啟示”的理解方式是：只要現有技術明確公開了技術手段，且所公開的技術手段的作用與其在本專利中的作用相同，則應當認為現有技術給出了明確的技術啟示，促使本領域的技術人員到相近或者相關的技術領域尋找技術手段。換言之，相近或相關技術領域的現有技術可以直接用來評價實用新型專利的創(chuàng)造性。

2018年3月，北京高院民三庭刊發(fā)了《當前知識產權審判中需要注意的若干法律問題（2018）》，其中針對創(chuàng)造性的審查標準，給出了如下意見：

根據《專利審查指南》的規(guī)定，實用新型的創(chuàng)造性判斷一般應當著重考察實用新型所屬技術領域，但是現有技術中給出明確的啟示，可以考慮其相近或相關的技術領域。實踐中，所謂“現有技術給出明確啟示”的情形很難遇到，對此可以不予考慮。所以，在實用新型創(chuàng)造性判斷中，不但考慮所屬技術領域，也可以考慮相近或者相關技術領域的現有技術。

雖然北京高院的上述意見的法律效力相對較弱，但是卻代表了大量的審查員和法官的觀點，值得研究和關注。

也有一種觀點認為，“明確的技術啟示”包括兩層含義：一是要求對比文件明確公開了技術手段；二是進一步要求對比文件明確記載了將該技術手段應用到最接近的現有技術的指引或教導，或雖未記載，但可以毫無疑義地確定對比文件給出了這樣的指引或教導。例如，相近或相關技術領域的現有技術除了明確公開區(qū)別特征，還明確記載能夠指引本領域技術人員將公開的方案應用于實用新型專利的技術領域的內容。這樣的指引性內容例如是 “本發(fā)明不僅適用于上述蓋板，而且還廣泛適用于建筑機械上設置的覆蓋各種開口的蓋板構件（(2014)高行終字第1890號）”、“一種電動驅動設備的轉速控制裝置，適用于風機、泵等流體負載（最高院(2016)最高法行再70號）”等等。

對于上述兩種觀點，雙方實際上都認可實用新型創(chuàng)造性的標準應當低于發(fā)明的創(chuàng)造性，但在具體低到何種程度上有分歧。

在中國，實用新型專利權的法律效力與發(fā)明相同，在行使權利時，如果確認存在侵權，實用新型專利權人享有與發(fā)明專利權人同樣的救濟和侵權損害賠償。如果實用新型的創(chuàng)造性標準過低，會導致創(chuàng)新程度非常低的專利申請很難被宣告無效。這種權利義務的不對等對公眾來說是不公平的，而且勢必會限制技術的傳播和利用，不利于科技進步和社會發(fā)展。當然，實用新型的創(chuàng)造性標準也不能太高，否則將會減損專利法對技術創(chuàng)新的激勵作用。因此，準確合理地確定實用新型專利的創(chuàng)造性標準對于專利權人及社會公眾而言具有十分重要的意義。

五、結語

本文通過結合“充電器租售機”無效案對與實用新型創(chuàng)造性判斷中的三個爭議點相關的不同的觀點進行了梳理。雖然該無效案本身以及國家知識產權局所宣傳的典型意義似乎并沒有很好地解決這三個爭議點，也沒有對實用新型的創(chuàng)造性提出更加明確的判斷標準，但至少說明國家知識產權局非常重視實用新型的創(chuàng)造性標準。對于今后會如何發(fā)展，我們拭目以待。

來源：林達劉知識產權微信平臺

作者：陳濤 中國專利代理師

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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