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作者:蔡偉 福建省高級人民法院 知識產權那點事
原標題:名人題詞并非知識產權侵權的“擋箭牌”——評貴州茅臺酒股份有限公司訴貴州海航懷酒酒業(yè)有限公司、廈門市萬事鑫進出品有限公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛案
文化名人為某類產品或某個商業(yè)經營主體所作的題詞僅僅屬于特定環(huán)境下特定個體的用戶體驗,不代表產品的實際情況,生產商對題詞進行突出的商業(yè)使用并不屬于商標法所規(guī)定的描述性正當使用,不能成為不侵權的抗辯理由。商標中雖然含有地名等描述性元素,但該地名元素經過商標權利人的長期使用及推廣,已經實際發(fā)揮了“第二含義”作用,和商標權利人之間建立起固定聯系,能夠發(fā)揮區(qū)別商品來源的作用,且商標整體已經具有較高的知名度。其他經營者無合理理由,超出正當使用的范疇對該地名元素進行商標性使用,應當認定構成商標侵權。
裁判要旨
由于名人題詞內容與權利人的在先注冊商標存在近似,生產商在產品包裝上和商業(yè)宣傳中對該題詞進行突出使用,客觀上易造成消費者的混淆誤認,可以認定構成商標侵權及不正當競爭。文化名人為某類產品或某個商業(yè)經營主體所作的題詞僅僅屬于特定環(huán)境下特定個體的用戶體驗,不代表產品的實際情況,生產商對題詞進行突出的商業(yè)使用并不屬于商標法所規(guī)定的描述性正當使用,不能成為不侵權的抗辯理由。
商標中雖然含有地名等描述性元素,但該地名元素經過商標權利人的長期使用及推廣,已經實際發(fā)揮了“第二含義”作用,和商標權利人之間建立起固定聯系,能夠發(fā)揮區(qū)別商品來源的作用,且商標整體已經具有較高的知名度。則其他經營者無合理理由,超出正當使用的范疇對該地名元素進行商標性使用,應當認定構成商標侵權。
案情
原告貴州茅臺酒股份有限公司(下稱茅臺酒公司)系第284519號“”注冊商標的許可權人。原告通過公證購買的方式取得被訴侵權產品白酒一瓶。
經庭審查看,公證購買被訴侵權白酒的包裝盒正面、背面的上部印有“”標識,中部印有“赤水河畔二茅臺”字樣,其中“二茅臺”三字明顯大于“赤水河畔”四字,包裝盒的頂蓋印有“赤水河畔二茅臺” 字樣,包裝盒的左側印有“貴州海航懷酒酒業(yè)有限公司生產(下稱海航公司)”、“廈門市萬事鑫進出口有限公司監(jiān)制(下稱萬事鑫公司)”,右側印有該酒所獲榮譽,包裝盒兩側均印有“同宗同源 一脈相承”。
原告起訴認為二被告在其生產的白酒產品的外包裝上突出標注“赤水河畔二茅臺”字樣和“同宗同源、一脈相承”字樣,并且在其官方網站上進行了上述使用。其行為構成商標侵權及不正當競爭,要求承擔停止侵權、賠償損失的法律責任。
被告則辯稱其使用并不構成侵權,主要理由是1998年相聲大師侯寶林先生為海航公司的前身貴州懷酒廠題詞“赤水河畔二茅臺”,被告在產品及宣傳上使用題詞具有合法使用的歷史淵源。另外,茅臺為行政區(qū)劃的地理名稱,“貴州茅臺酒”為地理標志產品,任何一家企業(yè)都無權獨占“茅臺”這一文字元素,被告對茅臺地名的使用屬于正當使用,不構成侵權。被告在包裝上使用“同宗同源 一脈相承”的內容是基于這一款白酒與貴州懷酒之間的關系進行的說明,不屬于引人誤解的虛假宣傳。
(涉案商標)
裁判
廈門市中級人民法院經審理認為:本案被訴侵權產品在包裝盒正面突出標注“赤水河畔二茅臺”字樣,容易使相關公眾對商品來源產生誤認,構成對原告“茅臺”商標的侵害。被訴侵權產品包裝上標注“同宗同源、一脈相承”以及被告在網站上使用“赤水河畔二茅臺”字樣屬于引人誤解的虛假宣傳,構成不正當競爭。遂判令二被告承擔停止侵權、賠償原告經濟損失30萬元的法律責任。海航公司不服一審判決向福建省高級人民法院提起上訴。二審法院經審理維持一審判決。
評析
本案的爭議焦點為被告將名人題詞突出標注在產品包裝上和使用在網站宣傳中是否屬于正當使用以及對商標中含有的地名元素如何使用才屬于描述性的正當使用。
1.描述性正當使用的法律概念和法定要件。《中華人民共和國商標法》第五十九條規(guī)定:“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點,或者含有的地名,注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用?!鄙鲜鲆?guī)定即商標法上的描述性使用,由于含有描述性元素的商標在作為商標注冊之前,已經具備形容某種商品特點的含義,即“第一含義”,任何人無權對該商標所具備的“第一含義”進行壟斷,否則這無疑是對公共領域共同享有的權利或資源的掠奪,也使得其他經營者喪失了使用該詞匯準確描述商品特點的權利,進而剝奪了其應當享有的同等的競爭機會或優(yōu)勢。【1】因此,任何人基于正當目的,均可以對商標中包含的上述描述性成分進行合理使用。商標權人對此無權進行干預。描述性使用屬于正當使用抗辯的一種,屬于對商標專用權的限制。
這里有一個問題需要特別注意。商標中含有描述性元素,是否就意味著其他經營者可以對該描述性元素進行任意的,不加限制的使用呢。這就涉及到含有描述性元素的商標在“第一含義”的基礎上已經發(fā)揮“第二含義”作用的時候,應當如何進行保護的問題。
所謂“第二含義”,也就是商標權人通過對商標的具體使用和宣傳推廣,使得含有描述性元素的商標,在固有顯著性比較弱的情況下,獲得一定知名度及后天的顯著性,和商標權人之間建立起較為固定的聯系,能夠發(fā)揮區(qū)別商品和服務來源的作用,則使該商標的“第二含義”得到了彰顯。除非該商標被宣告無效,具有“第二含義”的描述性商標依法也應受到保護。那么其他經營者在使用該商標的描述性元素時應當盡到合理的避讓義務,防止對消費者造成混淆誤導。
判斷經營者對描述性元素的使用是否正當,審查的重點在于被告對被控標識的使用方式,是用于標識商品來源的商標性使用,還是用于表達商品特點的描述性使用。關于對描述性正當使用,相關法律及司法解釋沒有作出針對性規(guī)定,從審判實踐來看,認定被告的使用行為是否屬于正當使用,應主要圍繞使用意圖、使用方式和使用效果等三方面進行審查。
除此之外,在有些個案中,還需要結合歷史傳承等特定因素進行綜合考慮,并根據案件具體情況進行判斷。第一,關于使用意圖,需要審查行為人是出于描述、說明產品的目的而善意使用相關標識,還是出于攀附他人商譽的不正當競爭意圖而使用他人商標,是判斷是否構成正當使用的重要因素;第二,關于使用方式,要構成正當使用,不但應為描述產品形狀、特點所必要,而且在使用方式上應當正當合理;第三,關于使用效果,一般而言,對描述性詞匯的正當使用在客觀上并不會造成混淆誤認,但考慮到我國目前不規(guī)范使用商標標識的情況還大量存在,為盡可能減少市場混淆,在判斷是否構成正當使用時,還是應當考慮混淆因素,將“不構成混淆”作為正當使用的一個成立要件,以此促使行為人更加規(guī)范謹慎地使用描述性詞匯。當然,判斷是否構成正當使用時,也有觀點認為不應以存在混淆的可能為要件;第四,關于影響正當使用認定的其他因素,主要就是還要考量注冊商標的顯著性和知名度以及注冊商標的歷史因素等。【2】
具體到本案中,“茅臺”商標的“第一含義”亦指向茅臺鎮(zhèn)這個特定的地理名稱,但經茅臺酒公司的使用宣傳,已經具有了商標法意義上的“第二含義”,獲得了顯著特征和極高的知名度、美譽度。生產商海航公司雖位于茅臺鎮(zhèn),但其在被訴侵權產品上包裝上對“茅臺”字樣進行突出的商標性使用而非客觀的描述性使用,顯然已經超出上述規(guī)定中的合理使用的范疇,難謂正當。
另外,“貴州茅臺酒”雖然屬于地理標志保護產品,符合一定條件的企業(yè)均可以申請使用,但并無證據表明被訴侵權產品已經通過審批獲準使用該地理標志。海航公司和萬事鑫公司作為酒類產品的同業(yè)競爭者,對“茅臺”商標的知名度顯然完全知悉,則其在實際使用中應當有義務對“茅臺”這一元素進行合理避讓,但其實施涉案行為主觀上顯然是為了攀附茅臺商標的商譽,客觀上亦造成了消費者的混淆誤認,已經構成商標侵權。
2.在產品包裝上突出標注名人題詞不屬于描述性使用。本案中被告主張,被訴侵權產品上使用“赤水河畔二茅臺”字樣系出自特定的歷史原因,該題詞系已故相聲大師侯寶林先生于1998年為貴州懷酒廠所題,故被告可以進行合理使用。筆者對此認為,即使“赤水河畔二茅臺”內容系來自于文化名人的題詞,但這種題詞僅系某一特定個人對相關產品的用戶體驗或者對某一商業(yè)經營主體的個人評價,這種評價只能代表個人,與評價者的身份無關,這種個人判斷也不能代表該產品的實際情況。
具體到本案中,相聲大師為海航公司的前身貴州懷酒廠題詞雖系客觀真實事件,但廠家只能在合理范圍內對該題詞進行使用,比如對該題詞的原件在非對外宣傳中進行展示、懸掛等。而本案被告對該題詞的使用方式是將題詞內容以文字的方式在被訴侵權產品的外包裝上進行突出性的標注,從字體及印刷方式上還對“二茅臺”三字進行紅底黑字的區(qū)別性突出標注。
這種使用方式顯然已經超出了正當使用的范疇,而是屬于突出的商標性使用,顯然不屬于上述商標法所規(guī)定的描述性正當使用,自然也不符合前文所分析的正當使用的構成要件,其主觀上還是想借助名人題詞這個表象,實質上達到搭他人商標知名度的便車的目的。所以所謂的名人題詞即使存在特定的歷史淵源,也并不能成為廠家在知識產權侵權訴訟中主張不侵權的抗辯理由。
3.有關虛假宣傳的不正當競爭的判斷。《中華人民共和國反不正當競爭法》第八條規(guī)定,經營者不得對其商品的性能、功能、質量、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽等作虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳,欺騙、誤導消費者。具體到本案中,被訴侵權產品的包裝盒側面使用了“同宗”和“同宗同源、一脈相承”字樣。從一般情況來看,該字樣內容本身在單獨使用時并不會使人產生歧義或誤導,或者如被告所述,其使用這種描述內容只是為了說明這款由海航公司生產的白酒產品與貴州懷酒之間存在工藝、配方和知名度之間的傳承關系。
但這些描述內容如果在特定使用及語言環(huán)境下則可能產生其他的意思表示。具體到本案中,由于被訴侵權產品上突出使用“赤水河畔二茅臺”字樣客觀上已經會造成消費者的混淆誤認,在被訴侵權產品的包裝盒整體上另行使用“同宗同源、一脈相承”字樣,其主觀目的顯然是希望通過與“茅臺”字樣的配合使用,從而給消費者加深印象,即認為被訴侵權產品與茅臺酒產品之間或者生產廠家之間存在特定的關聯關系,達到為自己謀取不正當的競爭優(yōu)勢的目的,客觀上也顯然會給普通消費者造成誤導。
因此,被訴侵權產品在包裝盒及網站上進行上述宣傳的行為應屬于上述法律規(guī)定所界定的引人誤解的商業(yè)宣傳,該行為構成對茅臺酒公司的不正當競爭。
【參考文獻】
【1】何華玲,《商標描述性使用的疑難問題分析》,載《道方圖說》。
【2】《商標審判的回顧與展望》,第147-148頁,人民法院出版社。
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作者:蔡偉 福建省高級人民法院 知識產權那點事
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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