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來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：馮思琪
原標(biāo)題：涉外商標(biāo)被駁回？如何應(yīng)對(duì)和克服？
隨著越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)，海外商標(biāo)注冊(cè)的需求也日益增多，然而商標(biāo)的申請(qǐng)往往不是一帆風(fēng)順的，有時(shí)會(huì)因?yàn)楦鞣N原因而被駁回。不過(guò)商標(biāo)駁回并不意味著商標(biāo)被判了死刑，仍可以通過(guò)很多方法去克服。那么，當(dāng)商標(biāo)被駁回時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)呢？以下是針對(duì)不同駁回理由而提供的應(yīng)對(duì)方案，以供參考。
一、近似駁回
在審查過(guò)程中，世界各國(guó)最為常見(jiàn)的駁回理由莫過(guò)于因與在先商標(biāo)相同或近似而被駁回。商標(biāo)在文字字形、讀音、含義，或圖形的構(gòu)圖、顏色、外觀，或者文字與圖形的整體結(jié)構(gòu)近似，使用在相同或類似商品/服務(wù)上，容易使消費(fèi)者對(duì)商品/服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生混淆的，都有可能被判定為近似商標(biāo)。
◆ 字形近似：
商標(biāo)在字形上構(gòu)成近似是各國(guó)普遍通用的近似駁回理由。如以下案例：
◆ 讀音近似
在日本和韓國(guó)，與商標(biāo)字形和含義相比，商標(biāo)讀音是商標(biāo)近似判定中更為重要的考量因素。如以下案例：
◆ 含義近似
商標(biāo)雖然在文字構(gòu)成和讀音上完全不同，但含義相同或近似的，有可能被判定為近似商標(biāo)。由于全球語(yǔ)言的多樣性，在歐美地區(qū)，來(lái)自世界各國(guó)的移民較多，因此，除英語(yǔ)外，審查員在審查過(guò)程中還會(huì)考慮西語(yǔ)、意大利等他國(guó)語(yǔ)言。如以下案例：
應(yīng)對(duì)方案
1、刪除沖突項(xiàng)目
在因部分商品項(xiàng)目構(gòu)成類似而被駁回時(shí)，如被駁回項(xiàng)目并非申請(qǐng)人的主營(yíng)產(chǎn)品，可以考慮刪除，適當(dāng)放棄沖突項(xiàng)目。
2、不近似答辯
不近似答辯需結(jié)合具體的駁回理由和商標(biāo)情況來(lái)進(jìn)行分析。審查員可能會(huì)基于音、形、義等任一方面的近似，有可能造成混淆而下發(fā)駁回。因此，在復(fù)審中消除或者降低混淆可能性是不近似答辯的核心。
√ 綜合考量申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)在構(gòu)成要素、整體外觀、顯著部分、含義、指定項(xiàng)目等方面的區(qū)別來(lái)進(jìn)行論述；
√ 提交商標(biāo)在申請(qǐng)國(guó)的使用證據(jù)材料，包括最早使用情況、產(chǎn)品銷售、廣告宣傳等有關(guān)證據(jù)，以證明商標(biāo)經(jīng)過(guò)使用已享有一定的知名度，不易造成消費(fèi)者混淆；
√ 商標(biāo)近似判定還需結(jié)合指定商品或服務(wù)來(lái)決定，國(guó)內(nèi)基本參照具體的類似群組來(lái)判定類似與否，而在美國(guó)、加拿大、哥倫比亞等國(guó)家，市場(chǎng)會(huì)作為重要的考量因素。審查員會(huì)依照商品或服務(wù)的性質(zhì)、用途、銷售渠道、消費(fèi)對(duì)象、銷售方式等方面進(jìn)行判斷，如認(rèn)為商品或服務(wù)在性質(zhì)、用途等存在相同的，或者有可能導(dǎo)致消費(fèi)者混淆的，即使屬于不同類別，都有可能認(rèn)定為構(gòu)成類似。因此，不近似答辯可結(jié)合商品或服務(wù)在以上相關(guān)因素的差異來(lái)進(jìn)行爭(zhēng)辯。
3、 對(duì)引證商標(biāo)提出不使用撤銷
大部分國(guó)家對(duì)商標(biāo)使用都有具體的規(guī)定，如澳大利亞、韓國(guó)等國(guó)家要求商標(biāo)必須在注冊(cè)后3年內(nèi)使用；歐盟商標(biāo)必須在注冊(cè)后5年內(nèi)在歐盟的任何國(guó)家進(jìn)行使用。針對(duì)引證商標(biāo)，可以考慮提出不使用撤銷申請(qǐng)，如引證商標(biāo)被成功撤銷，則將成功克服駁回。
4、 協(xié)商共存制度
世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)指出：“商標(biāo)共存是指兩個(gè)不同的企業(yè)使用相同或近似的商標(biāo)而不必然影響各自商業(yè)活動(dòng)的情形?！?strong>【1】目前，世界各國(guó)對(duì)商標(biāo)共存制度的態(tài)度不盡相同。像歐盟、英國(guó)、新西蘭、印度等國(guó)家和地區(qū)在商標(biāo)近似判斷的審查實(shí)踐中對(duì)于共存協(xié)議持完全接受的態(tài)度；而美國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、加拿大等國(guó)會(huì)根據(jù)具體案情進(jìn)行審查，考量是否會(huì)造成公眾混淆等多種因素，從而做出裁定，并不一定全盤接受。因此，在接受共存制度的國(guó)家，可以嘗試與在先商標(biāo)權(quán)利人進(jìn)行協(xié)商，如對(duì)方同意出具共存協(xié)議，則可成功克服阻礙。
二、缺乏顯著性駁回
申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識(shí)別。對(duì)顯著性要求比較高的國(guó)家和地區(qū)主要有：歐盟、馬來(lái)西亞、俄羅斯、加拿大等。通常的缺顯駁回理由包括：屬于商品或服務(wù)的通用名稱或常用名稱；僅直接表示商品或服務(wù)的質(zhì)量、性質(zhì)、用途或其他特點(diǎn)的；不具有商標(biāo)識(shí)別商品/服務(wù)來(lái)源的作用等等。
應(yīng)對(duì)方案
與國(guó)內(nèi)相比，國(guó)外對(duì)于商標(biāo)顯著特征的審查會(huì)相對(duì)寬松。缺顯駁回通常是針對(duì)純文字商標(biāo)，一般可從以下方面著手以進(jìn)行復(fù)審：
1、 從商標(biāo)本身的設(shè)計(jì)來(lái)進(jìn)行反駁，如說(shuō)明商標(biāo)設(shè)計(jì)的獨(dú)創(chuàng)性，創(chuàng)意組合等；
2、 通過(guò)援引在先相似的商標(biāo)注冊(cè)情況和法院判例來(lái)進(jìn)行爭(zhēng)辯；
3、 提交商標(biāo)在申請(qǐng)國(guó)的使用情況說(shuō)明和使用證據(jù)，以此表明該商標(biāo)經(jīng)過(guò)廣泛的推廣和使用，在相關(guān)市場(chǎng)上積累了知名度，已經(jīng)可以用來(lái)區(qū)別商品或服務(wù)的來(lái)源，具有可注冊(cè)性。（使用證據(jù)越充分，則成功率越高。）
4、 由于各國(guó)對(duì)于商標(biāo)顯著特征的審查標(biāo)準(zhǔn)會(huì)有所不同，如歐盟對(duì)這方面的審查日趨嚴(yán)格，同一商標(biāo)申請(qǐng)歐盟商標(biāo)和英國(guó)商標(biāo)，在歐盟因缺顯而被駁回，在英國(guó)已順利注冊(cè)。因此，針對(duì)核心市場(chǎng)在歐洲地區(qū)的申請(qǐng)人，當(dāng)遭遇駁回時(shí)，除了駁回復(fù)審?fù)?，還可以嘗試歐盟商標(biāo)轉(zhuǎn)單國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)的方案，將歐盟商標(biāo)在重要的成員國(guó)內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)化來(lái)最終獲得保護(hù)。
三、其他駁回理由
除了以上兩種常見(jiàn)駁回理由外，在涉外商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)過(guò)程中，可能還會(huì)遇到以下駁回理由。
◆ 放棄專用權(quán)
很多國(guó)家和地區(qū)都存在商標(biāo)放棄專用權(quán)制度，如美國(guó)、俄羅斯、南非、馬來(lái)西亞、印度、臺(tái)灣等。在審查過(guò)程中，如商標(biāo)中包含了不能注冊(cè)的部分，審查員會(huì)要求申請(qǐng)人放棄該部分專用權(quán)。審查員一般會(huì)考量該詞是否為常見(jiàn)通用詞、行業(yè)通用詞匯或?qū)χ付ㄉ唐坊蚍?wù)是否具有描述性等。比如，在30類“食品”上申請(qǐng)“XX FOOD”，“FOOD”屬于直接描述商品內(nèi)容的部分，需要放棄專用權(quán)。
應(yīng)對(duì)方案
接受審查員的意見(jiàn)，聲明放棄商標(biāo)部分專用權(quán)。放棄部分專用權(quán)并不影響商標(biāo)整體的專用性，對(duì)申請(qǐng)人的影響不大。如不想放棄，也可以遞交復(fù)審進(jìn)行爭(zhēng)辯。但根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，成功幾率相對(duì)較低。
◆ 商標(biāo)聯(lián)合
商標(biāo)聯(lián)合是一種特殊的商標(biāo)制度，廣泛存在于英美法系國(guó)家，特別是非洲地區(qū)，如南非、納米比亞。審查員會(huì)依職權(quán)要求同一所有人將其相同或近似的商標(biāo)申請(qǐng)進(jìn)行聯(lián)合。聯(lián)合后的商標(biāo)需要一并進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或變更，但商標(biāo)聯(lián)合并不會(huì)改變各商標(biāo)申請(qǐng)的原有信息和狀態(tài)，被聯(lián)合商標(biāo)各自仍然是獨(dú)立的申請(qǐng)，可以單獨(dú)進(jìn)行維權(quán)。
應(yīng)對(duì)方案
接受審查員的意見(jiàn)，同意將商標(biāo)進(jìn)行聯(lián)合即可成功克服駁回。
以上為涉外商標(biāo)申請(qǐng)中有可能遇到的駁回理由。在商標(biāo)審查過(guò)程中，針對(duì)一些簡(jiǎn)單的駁回理由，一般通過(guò)簡(jiǎn)單答復(fù)即可克服。而對(duì)于一些復(fù)雜的案件，亦可以采取針對(duì)性的搶救對(duì)策與措施，巧妙結(jié)合多種方案，盡可能提高復(fù)審成功率，讓商標(biāo)起死回生。因此，商標(biāo)被駁回不用怕，最重要的是及時(shí)與代理所溝通，根據(jù)具體情況選擇最佳方案來(lái)進(jìn)行駁回復(fù)審，爭(zhēng)取注冊(cè)成功。
注：
【1】 Nanayakkara ,T.(2006) .IP and Business: Trademark Coexistence. WIPO Magazine. Issue No. 6, 18.
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作者：馮思琪
編輯：IPRdaily王穎 校對(duì)：IPRdaily縱橫君
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