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作者：孫坤專利工程師上海洞鑒知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)

潘嘉宏專利工程師上海洞鑒知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)

原標(biāo)題：淺析專利審查過程中公知常識的認(rèn)定

專利實(shí)質(zhì)審查的審查意見中，關(guān)于創(chuàng)造性的評述經(jīng)常出現(xiàn)“本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段”、“本領(lǐng)域的慣用手段”、“本領(lǐng)域的常規(guī)參數(shù)”、“本領(lǐng)域常見的XXX”、“本領(lǐng)域常用的XXX”、“本領(lǐng)域常規(guī)知識”等用語。通常代理人/申請人將上述用語理解為公知常識。而在創(chuàng)造性審查的過程中，關(guān)于公知常識的判定標(biāo)準(zhǔn)和舉證責(zé)任等模糊性往往存在不同意見，容易成為爭議的焦點(diǎn)。

關(guān)于“公知常識”

關(guān)于《專利審查指南》修改的公告（第328號）中明確指出：將《專利審查指南》第二部分第八章第4.10.2.2節(jié)第（4）項(xiàng)最后1段修改為：審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明或說明理由。在審查意見通知書中，審查員將權(quán)利要求中對技術(shù)問題的解決作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識時，通常應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)予以證明。

解讀

新修改的《專利審查指南》沒有要求審查員必須對所認(rèn)定的公知常識進(jìn)行舉證，審查員仍然可以通過說明理由來進(jìn)行證明。如果公知常識為教科書、工具書等記載的解決技術(shù)問題的技術(shù)手段，審查員通常會舉證；如果公知常識為解決技術(shù)問題的慣用技術(shù)手段，則在大多數(shù)的情況下，審查員借助邏輯分析和說理的方式來進(jìn)行證明，這將導(dǎo)致審查員對于公知常識的認(rèn)定帶有一定的主觀性。

《專利審查指南2021》第四部分第八章4.3.3對公知常識的認(rèn)定作了如下規(guī)定：“主張某技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識的當(dāng)事人，對其主張承擔(dān)舉證責(zé)任。該當(dāng)事人未能舉證證明或者未能充分說明該技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識，并且對方當(dāng)事人不予認(rèn)可的，合議組對該技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識的主張不予支持；當(dāng)事人可以通過教科書或者技術(shù)詞典、技術(shù)手冊等工具書記載的技術(shù)內(nèi)容來證明某項(xiàng)技術(shù)手段是本領(lǐng)域的公知常識?！?/p>

解讀

《審查指南》是作為國家知識產(chǎn)權(quán)局的部門規(guī)章，對政府而言，根據(jù)“法無授權(quán)不可為”的原則，關(guān)于確切文字記載部分，實(shí)務(wù)中審查員/合議組一般僅認(rèn)可“公知的教科書、技術(shù)詞典和技術(shù)手冊”。對于教科書、技術(shù)詞典和技術(shù)手冊以外的其他形式的證據(jù)，復(fù)審委員會和法院通常采用持審慎的態(tài)度。關(guān)于其他形式的證據(jù)，筆者羅列下其他國家或地區(qū)在專利創(chuàng)造性評價中對“公知常識”的證據(jù)要求。

①歐洲專利局申請委員會的一些判例認(rèn)為，對于技術(shù)更新較為快速的領(lǐng)域，公知常識性證據(jù)確實(shí)存在一些需要特殊考慮的情況。例如歐洲判例中曾明確指出，公知常識通常是指百科全書、教科書、詞典和手冊中包含的信息；當(dāng)一研究領(lǐng)域太新以至于技術(shù)知識還無法從教科書中獲得時，也可以是指專利說明書和科學(xué)出版物中包含的信息。同時某些判例中規(guī)定：公知常識不僅是通過文字在教科書或類似的刊物中，也可以是普通技術(shù)人員頭腦中的知識。一項(xiàng)技術(shù)問世后能否成為“公知常識”，并非主要參考其時間，也不僅僅限于特定的記載載體類型，而是參考其為業(yè)界所利用的廣泛程度。換言之，“公知化程度”并非以其時間、或者公開出版物的特定類型作為僅有的判斷因素，而是要參考其為業(yè)界所接受的程度?！肮ＷR”性證據(jù)并非僅以其時間、或者公開出版物的特定類型作為判斷因素，同時還要證明在其特定的技術(shù)領(lǐng)域中是否達(dá)到業(yè)界廣泛接受程度。

②日本專利局將文獻(xiàn)作為證據(jù)認(rèn)定周知技術(shù)時，原則上要多篇文獻(xiàn)，當(dāng)其為專利文獻(xiàn)時，一般引用2-3篇文獻(xiàn)；當(dāng)其為教科書等文獻(xiàn)時，1篇即可認(rèn)定為周知技術(shù)。雖然日本專利局所用的“周知技術(shù)”的概念和我國“公知常識”的概念未盡相同，但是從評價創(chuàng)造性的作用來說異曲同工，其舉證要求對我國的專利審查來說也有一定的借鑒意義。所謂的“周知”就是一種為業(yè)界所認(rèn)可的程度。相比于“教科書或工具書等”書籍而言，某些業(yè)界聞名的期刊也起到了及時給予研究人員技術(shù)發(fā)展動向信息的作用，或只要足夠的文獻(xiàn)予以報道就足以說明了某項(xiàng)技術(shù)的“周知”程度。換言之，對于“公知化程度”越高的技術(shù)知識就可適當(dāng)放寬其舉證證明的要求，而不限于教科書或工具書等。

《專利審查指南2021》第二部分第四章2.4中提到了“普通技術(shù)知識”：發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)基于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的知識和能力進(jìn)行評價。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，也可稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員，是指一種假設(shè)的“人”，假定他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力。

解讀

審查指南、專利法及專利法實(shí)施細(xì)則中均未對“普通技術(shù)知識”進(jìn)行具體的定義。筆者認(rèn)為“普通技術(shù)知識”即“公知常識”。

《最高人民法院關(guān)于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》法釋[2002]21號（以下簡稱規(guī)定）規(guī)定，下列事實(shí)法庭可以直接認(rèn)定：①眾所周知的事實(shí)；②自然規(guī)律及定理；③按照法律規(guī)定推定的事實(shí)；④已經(jīng)依法證明的事實(shí)；⑤根據(jù)日常生活經(jīng)驗(yàn)法則推定的事實(shí)。

由于《指南》和《規(guī)定》只給出了一般規(guī)則的指導(dǎo)，對于具體的案例，由于技術(shù)背景、審查經(jīng)驗(yàn)、語言能力和習(xí)慣的不同，導(dǎo)致不同的審查員在公知常識的理解、判斷以及舉證過程中會存在一定的差異?？陀^存在的現(xiàn)實(shí)是，審查員和申請人/代理人都很難達(dá)到本領(lǐng)域的技術(shù)人員的水平，其對公知常識的認(rèn)定都不一定準(zhǔn)確。為了更好地對公知常識進(jìn)行認(rèn)定，筆者依據(jù)對《專利法》、《專利實(shí)施細(xì)則》及《專利審查指南》的理解，并結(jié)合自己的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)了如下方法：

（1）若公知常識為眾所周知的事實(shí)、自然規(guī)律及定理、按照法律規(guī)定推定的事實(shí)、已經(jīng)依法證明的事實(shí)或根據(jù)日常生活經(jīng)驗(yàn)法則推定的事實(shí)，則它屬于免證事實(shí)，提出該主張的人僅在必要時負(fù)有解釋說明的義務(wù)，沒有舉證責(zé)任。

（2）若公知常識為本領(lǐng)域的慣用手段，若運(yùn)用基礎(chǔ)科學(xué)知識就可以進(jìn)行判斷的，則無需過多說理，否則應(yīng)當(dāng)通過將涉案專利申請時所屬技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展程度和本領(lǐng)域的技術(shù)人員對某一技術(shù)特征的認(rèn)同和使用程度進(jìn)行結(jié)合，進(jìn)而充分說理論證。

（3）若公知常識為記載于本領(lǐng)域的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、教科書等中的知識，則應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)的公知常識性證據(jù)。

（4）若公知常識屬于新技術(shù)領(lǐng)域，為本領(lǐng)域技術(shù)人員廣泛知曉并記載于科學(xué)文獻(xiàn)、專利文獻(xiàn)等中的知識，則進(jìn)行充分的說理，并可嘗試引用兩份及以上科技期刊(非同一作者)或?qū)＠墨I(xiàn)(非同一申請人)作為公知常識說理的輔證。

下面筆者將結(jié)合實(shí)際典型案例進(jìn)一步說明在專利審查過程中如何對公知常識進(jìn)行認(rèn)定：

案例一簡介：

權(quán)利要求保護(hù)一種鋅溴液流電池，區(qū)別技術(shù)特征之一在于：電池隔膜中所述穩(wěn)定劑為有機(jī)蒙脫土與二氧化硅按特定質(zhì)量比混合；其解決的技術(shù)問題在于：降低了電池隔膜的熱收縮率。

爭論的焦點(diǎn)在于：

審查員認(rèn)為：對比文件給出了二氧化硅能夠增強(qiáng)電池隔膜機(jī)械強(qiáng)度的技術(shù)啟示；并認(rèn)為，在蒙脫土主要成分也為二氧化硅的情況下，用蒙脫土或者蒙脫土與二氧化硅的混合物替代二氧化硅是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)手段，無需付出創(chuàng)造性勞動；而且公知證據(jù)“氣體分離膜材料科學(xué)”也給出了在有機(jī)基體中引入無機(jī)組分，可增強(qiáng)膜的機(jī)械強(qiáng)度，提高膜的熱穩(wěn)定性的技術(shù)啟示。

申請人認(rèn)為：雖然對比文件給出了添加二氧化硅能夠增強(qiáng)電池隔膜機(jī)械強(qiáng)度的技術(shù)啟示，但隔膜的機(jī)械強(qiáng)度是一個上位的技術(shù)效果，而隔膜的熱收縮率是一個下位的技術(shù)效果；能夠增強(qiáng)隔膜的機(jī)械強(qiáng)度并不意味著能夠降低熱收縮率。其次，公知證據(jù)“氣體分離膜材料科學(xué)”給出了在有機(jī)基體中引入無機(jī)組分，可增強(qiáng)膜的機(jī)械強(qiáng)度，提高膜的熱穩(wěn)定性；但并沒有公開無機(jī)組分為何物，更沒有公開本發(fā)明的有機(jī)蒙脫土、二氧化硅按特定比例混合能夠降低隔膜的熱收縮率。何況，技術(shù)效果：熱穩(wěn)定性≠熱收縮率，熱穩(wěn)定性還包括受熱分解，受熱孔隙情況等的變化；而熱收縮率僅僅指受熱后的形變問題。

最終，審查員接受了申請人的觀點(diǎn)，發(fā)出了授予專利權(quán)的通知書。判斷公知常識中的技術(shù)手段實(shí)際作用與區(qū)別技術(shù)特征在實(shí)際解決技術(shù)問題中所起的作用是否相同或存在一致性。如果不相同或存在不一致，則認(rèn)為該公知常識并沒有給出解決發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的技術(shù)啟示。這種情況下，最接近的現(xiàn)有技術(shù)和公知常識的結(jié)合是不存在技術(shù)啟示的。

案例二簡介：

權(quán)利要求保護(hù)一種抗菌濕簾紙的制備方法，區(qū)別技術(shù)特征之一在于：所述干燥劑為無水氯化鈣、2-甲基咪唑改性含氮多孔炭材料、無水硫酸銅按特定質(zhì)量比混合而成；其解決的技術(shù)問題在于：大幅提升了抗菌濕簾紙的吸水效果。

爭論的焦點(diǎn)在于：

審查員認(rèn)為：對比文件公開了所述干燥劑為具有高吸水性的水溶性化合物，優(yōu)選為無水氯化鈣、無水硫酸鈉和無水硫酸銅中的一種或者多種，更優(yōu)選為無水氯化鈣。無水氯化鈣、2-甲基咪哇改性含氮多孔炭材料、無水硫酸銅都是本領(lǐng)域常用的干燥劑，其具體的配比也是在對比文件1公開內(nèi)容的基礎(chǔ)上可將有限的試驗(yàn)選擇獲得的。

申請人認(rèn)為：對比文件僅公開了干燥劑為具有高吸水性的水溶性化合物，而本發(fā)明的含氮多孔炭材料與2-甲基咪哇改性含氮多孔炭材料并不是水溶性的化合物。同時，對比文件并沒有公開本發(fā)明的含氮多孔炭材料與2-甲基咪哇改性含氮多孔炭材料，并要求審查員舉證并說明。

最終，審查員并未提供含氮多孔炭材料或2-甲基咪哇改性含氮多孔炭材料是本領(lǐng)域常用的干燥劑的相關(guān)公知證據(jù)，并接受了申請人的看法，發(fā)出了授予專利權(quán)的通知書。

申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明或說明理由。

主張某技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識的當(dāng)事人，對其主張承擔(dān)舉證責(zé)任。該當(dāng)事人未能舉證證明或者未能充分說明該技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識，并且對方當(dāng)事人不予認(rèn)可的，合議組對該技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識的主張不予支持。

可見，在實(shí)務(wù)中，對于審查員在審查意見中公知常識的運(yùn)用，代理人/申請人務(wù)必要仔細(xì)分析審查員認(rèn)為的公知常識的是否合理。

通過對上述案例的簡單分析，我們可以看出，對于公知常識的認(rèn)定，需要實(shí)時地了解本領(lǐng)域及相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)的發(fā)展以精準(zhǔn)的站位在本領(lǐng)域的技術(shù)人員的水平上。在本領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度考慮實(shí)際解決的技術(shù)問題，來判斷區(qū)別特征是否是解決該技術(shù)問題的公知常識。

參考文獻(xiàn)：

1、《審查指南》（2021 版）

2、關(guān)于《專利審查指南》修改的公告（第328號）

3、尹春霞，方亮；關(guān)于公知常識專利審查意見的答復(fù)策略；中國高新科技，2020年第23期

4、倪曉紅，淺談“公知常識”的證據(jù)認(rèn)定及考量因數(shù)，2016

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：孫坤專利工程師上海洞鑒知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)

潘嘉宏專利工程師上海洞鑒知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

淺析專利審查過程中公知常識的認(rèn)定

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