專利優(yōu)先權(quán)核實(shí)中相同主題核實(shí)的典型情況分析

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“本文從法律規(guī)定出發(fā)，結(jié)合具體案例，對(duì)相同主題核實(shí)的典型情形進(jìn)行分析?！?br/>

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作者：路偉廷 北京允天律師事務(wù)所

在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的“2023年度專利復(fù)審無(wú)效十大案件”中，一則涉及優(yōu)先權(quán)核實(shí)的案例引起了廣泛關(guān)注。本文將從這一案例出發(fā)，結(jié)合其他相關(guān)案例，對(duì)優(yōu)先權(quán)核實(shí)中相同主題核實(shí)的典型情況進(jìn)行分析，從而試探相同主題的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

專利優(yōu)先權(quán)制度源自先申請(qǐng)?jiān)瓌t，其成立與否，直接影響用于評(píng)價(jià)一項(xiàng)專利的新穎性、創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，因此，不管是在專利申請(qǐng)階段還是在專利無(wú)效階段，優(yōu)先權(quán)的核實(shí)都是審查的重要一環(huán)。

一、從相關(guān)法律規(guī)定分析相同主題核實(shí)的判斷標(biāo)準(zhǔn)

關(guān)于相同主題核實(shí)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，主要包括如下兩種：

（一）相同主題核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)之“四要素”相同

專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實(shí)用新型。但應(yīng)注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。[1]

基于上述“相同主題”的定義，對(duì)相同主題進(jìn)行核實(shí)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案和技術(shù)效果這“四要素”相同的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

（二）相同主題核實(shí)的判斷標(biāo)準(zhǔn)之“清楚地記載”

專利審查指南在第二部分第八章第4.6.2節(jié)優(yōu)先權(quán)核實(shí)的一般原則中規(guī)定，對(duì)“作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)相同的主題”進(jìn)行核實(shí)，即判斷在后申請(qǐng)中各項(xiàng)權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請(qǐng)的文件（說(shuō)明書和權(quán)利要求書，不包括摘要）中。

為此，審查員應(yīng)當(dāng)把在先申請(qǐng)作為一個(gè)整體進(jìn)行分析研究，只要在先申請(qǐng)文件清楚地記載了在后申請(qǐng)權(quán)利要求所述的技術(shù)方案，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該在先申請(qǐng)與在后申請(qǐng)涉及相同的主題。審查員不得以在先申請(qǐng)的權(quán)利要求書中沒(méi)有包含該技術(shù)方案為理由，而拒絕給予優(yōu)先權(quán)。

所謂清楚地記載，并不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請(qǐng)的權(quán)利要求所述的技術(shù)方案即可。但是，如果在先申請(qǐng)對(duì)上述技術(shù)方案中某一或者某些技術(shù)特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)?jiān)黾恿藢?duì)這一或者這些技術(shù)特征的詳細(xì)敘述，以致于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認(rèn)為該技術(shù)方案不能從在先申請(qǐng)中直接和毫無(wú)疑義地得出，則該在先申請(qǐng)不能作為在后申請(qǐng)要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。

可見(jiàn)，進(jìn)行“相同主題”的核實(shí)，即判斷在后申請(qǐng)中各項(xiàng)權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請(qǐng)的文件（說(shuō)明書和權(quán)利要求書，不包括摘要）中，對(duì)于“清楚地記載”遵循的是“直接和毫無(wú)疑義地得出”的標(biāo)準(zhǔn)。

二、結(jié)合案例分析相同主題核實(shí)的典型情形

在判斷是否屬于“相同主題”，能否享有優(yōu)先權(quán)時(shí)，比較的對(duì)象是主張享有優(yōu)先權(quán)的權(quán)利要求和所依據(jù)的在先專利申請(qǐng)所公開(kāi)的整體技術(shù)內(nèi)容，既包括在先專利申請(qǐng)的權(quán)利要求，也包括在先專利申請(qǐng)的說(shuō)明書以及附圖。在比較方式上，并不要求在先申請(qǐng)與在后申請(qǐng)的文字表述完全一致，而是要考察在后申請(qǐng)的權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案是否能從在先專利申請(qǐng)公開(kāi)的整體技術(shù)內(nèi)容中直接、毫無(wú)疑義地得出。在后申請(qǐng)的權(quán)利要求沒(méi)有增加在先專利申請(qǐng)所無(wú)法涵蓋的技術(shù)內(nèi)容的，則可以享有優(yōu)先權(quán)。[2]

如果在后申請(qǐng)的權(quán)利要求增加了在先申請(qǐng)未涵蓋的技術(shù)內(nèi)容，或超出在先申請(qǐng)文件記載的范圍，該在先申請(qǐng)亦不能作為在后申請(qǐng)要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。

下文結(jié)合案例，對(duì)相同主題核實(shí)中存有爭(zhēng)議的幾種典型情形進(jìn)行分析：

（一）有文字記載、但無(wú)法實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案，是籠統(tǒng)或者含糊的描述，不屬于相同主題。

在“用于高速下行鏈路分組接入的附加調(diào)制信息信令”發(fā)明專利權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求案[3]中，各方對(duì)于優(yōu)先權(quán)文件中存在對(duì)應(yīng)文字記載時(shí)，是否當(dāng)然的屬于相同主題，產(chǎn)生了爭(zhēng)議，現(xiàn)將各方觀點(diǎn)整理如下：

需要說(shuō)明的是，本案的專利權(quán)人為諾基亞技術(shù)有限公司，無(wú)效宣告請(qǐng)求人為OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司，自2021年起，專利權(quán)人在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)無(wú)效宣告請(qǐng)求人發(fā)起專利侵權(quán)訴訟并申請(qǐng)禁令，無(wú)效宣告請(qǐng)求人亦提出對(duì)專利有效性的挑戰(zhàn)，該案件即其中之一。經(jīng)審理，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第56283號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定，宣告專利權(quán)全部無(wú)效。

【典型意義】：在《專利審查指南》對(duì)優(yōu)先權(quán)核實(shí)的相關(guān)規(guī)定基礎(chǔ)上，進(jìn)一步詮釋了“在先申請(qǐng)是否實(shí)質(zhì)上清楚記載了在后申請(qǐng)相同主題”的判斷標(biāo)準(zhǔn)。本案決定指出，雖然在先申請(qǐng)文件中存在與在后申請(qǐng)權(quán)利要求的技術(shù)方案對(duì)應(yīng)的文字記載，但如果本領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)在先申請(qǐng)公開(kāi)的內(nèi)容無(wú)法實(shí)現(xiàn)該技術(shù)方案，則在先申請(qǐng)對(duì)于上述技術(shù)方案的記載屬于籠統(tǒng)或者含糊的描述，實(shí)質(zhì)上不滿足《專利審查指南》有關(guān)“清楚記載”的要求。

（二）不同于新穎性判斷標(biāo)準(zhǔn)，即便在后申請(qǐng)新增的是沒(méi)有實(shí)質(zhì)限定作用的特征，也不屬于相同主題。

在武田藥品工業(yè)株式會(huì)社與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局其他行政糾紛案中，對(duì)于沒(méi)有實(shí)質(zhì)限定作用的給藥特征是否影響相同主題的核實(shí)，兩審法院給出了不同的觀點(diǎn)。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審認(rèn)為，權(quán)利要求1為制藥用途權(quán)利要求，“日劑量為5毫克至250毫克”是對(duì)給藥劑量的陳述，是醫(yī)生根據(jù)病人情況在臨床給藥過(guò)程中給予的具體治療策略和處置方式，屬于用藥過(guò)程的給藥特征，對(duì)制藥過(guò)程不具有限定作用。對(duì)于沒(méi)有實(shí)質(zhì)限定作用的特征，其不會(huì)對(duì)于發(fā)明創(chuàng)造所涉及的技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果產(chǎn)生影響，進(jìn)而不會(huì)導(dǎo)致所要比較的發(fā)明創(chuàng)造的主題產(chǎn)生進(jìn)一步的區(qū)別。因此，沒(méi)有實(shí)質(zhì)限定作用的技術(shù)特征對(duì)于優(yōu)先權(quán)核實(shí)中發(fā)明創(chuàng)造是否屬于相同主題的審查結(jié)論沒(méi)有實(shí)質(zhì)性影響[4]。

最高人民法院二審則認(rèn)為，在判斷新穎性、創(chuàng)造性時(shí)，對(duì)權(quán)利要求中限定的某些內(nèi)容視為不具有實(shí)質(zhì)限定作用而不予考慮，但這一審查標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)適用于優(yōu)先權(quán)核實(shí)中，理由在于[5]：（1）從審查實(shí)質(zhì)限定作用的原因來(lái)看。之所以在新穎性、創(chuàng)造性審查中對(duì)權(quán)利要求限定的某些內(nèi)容不予考慮，是基于這些內(nèi)容與要求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造之間的關(guān)系，或者根據(jù)法律的特別規(guī)定，權(quán)利要求不應(yīng)當(dāng)因限定了這些內(nèi)容而獲得授權(quán)。換言之，審查這些內(nèi)容的實(shí)質(zhì)限定作用是可專利層面上的考量。而優(yōu)先權(quán)核實(shí)僅僅是為了確認(rèn)能否以在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日作為優(yōu)先權(quán)日，從而在法律規(guī)定的情形下將該日期視為專利申請(qǐng)日，并不涉及可專利性的審查，故不能將可專利層面上的考量因素用于優(yōu)先權(quán)核實(shí)中。（2）從優(yōu)先權(quán)核實(shí)與新穎性、創(chuàng)造性判斷的關(guān)系來(lái)看。在要求優(yōu)先權(quán)的情況下，優(yōu)先權(quán)日是確定現(xiàn)有技術(shù)的基準(zhǔn)，故優(yōu)先權(quán)核實(shí)應(yīng)當(dāng)是審查新穎性、創(chuàng)造性的前提步驟，在這一步驟中也不應(yīng)引入新穎性、創(chuàng)造性的判斷方法，而應(yīng)基于優(yōu)先權(quán)核實(shí)自身的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。（3）從是否符合優(yōu)先權(quán)制度的目的來(lái)看。前已述及，判斷優(yōu)先權(quán)是否成立，應(yīng)判斷在后申請(qǐng)的權(quán)利要求限定的內(nèi)容是否能從在先申請(qǐng)文件中直接、毫無(wú)疑義地得出。如果將審查是否有實(shí)質(zhì)限定作用的標(biāo)準(zhǔn)用于優(yōu)先權(quán)核實(shí)中，將會(huì)導(dǎo)致只要專利申請(qǐng)人在權(quán)利要求中增加對(duì)新穎性、創(chuàng)造性判斷不具有影響的內(nèi)容，即可享受優(yōu)先權(quán)的利益，這與優(yōu)先權(quán)制度設(shè)置的目的不符，也會(huì)使專利申請(qǐng)人獲得不正當(dāng)?shù)睦?。?）從《專利審查指南》的規(guī)定來(lái)看。從《專利審查指南》第二部分第八章第4.6.2節(jié)以及第二部分第三章第4.1.2節(jié)中關(guān)于“相同主題”的規(guī)定可知，其審查標(biāo)準(zhǔn)不同于《專利審查指南》規(guī)定的新穎性審查的標(biāo)準(zhǔn)，即判斷技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果是否實(shí)質(zhì)上相同。

基于上述分析，在優(yōu)先權(quán)核實(shí)中對(duì)是否屬于相同主題進(jìn)行判斷時(shí)，需考慮權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案的全部?jī)?nèi)容，包括沒(méi)有實(shí)質(zhì)限定作用的特征，以“直接、毫無(wú)疑義地得出”作為標(biāo)準(zhǔn)。

需要說(shuō)明的是，在該案的判決作出之前甚至作出之后，部分觀點(diǎn)認(rèn)為優(yōu)先權(quán)核實(shí)時(shí)可以采用“新穎性”判斷標(biāo)準(zhǔn)。本案對(duì)此進(jìn)行了回應(yīng)，明確指出，“優(yōu)先權(quán)核實(shí)應(yīng)當(dāng)是審查新穎性、創(chuàng)造性的前提步驟，在這一步驟中也不應(yīng)引入新穎性、創(chuàng)造性的判斷方法，而應(yīng)基于優(yōu)先權(quán)核實(shí)自身的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行”。

（三）文字表述不同，但不會(huì)增加有別于在先申請(qǐng)的技術(shù)特征，屬于相同主題。

在浙江波速爾運(yùn)動(dòng)器械有限公司、杭州騎客智能科技有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛一案[6]（以下簡(jiǎn)稱“電動(dòng)平衡車案”）中，針對(duì)在先申請(qǐng)公開(kāi)的“縱向雙輪車體”、在后申請(qǐng)限定為“一種改良電動(dòng)平衡車”，是否屬于相同主題的問(wèn)題，最高人民法院再審認(rèn)為：

在先申請(qǐng)中公開(kāi)了“能與電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)很好配合”的縱向雙輪車體，且公開(kāi)了其為騎行工具，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解在先申請(qǐng)的方案為電動(dòng)平衡車。涉案專利權(quán)利要求1的主題名稱為“一種改良電動(dòng)平衡車”，并沒(méi)有擴(kuò)大在先申請(qǐng)的內(nèi)容。

同時(shí)，在涉案專利的行政訴訟中[7]，最高人民法院還認(rèn)為：“即使將在先申請(qǐng)中的名稱“縱向雙輪車體”修改為權(quán)利要求1的“改良電動(dòng)平衡車”，也不會(huì)給本專利帶來(lái)有別于在先申請(qǐng)的技術(shù)特征，并進(jìn)而使本專利喪失在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)?！?br/>

可見(jiàn)，進(jìn)行相同主題的核實(shí)時(shí)，并不要求在先申請(qǐng)與在后申請(qǐng)的文字表述完全一致，而應(yīng)核實(shí)在后申請(qǐng)的權(quán)利要求是否增加了有別于在先申請(qǐng)的技術(shù)特征。

需要說(shuō)明的是，此處“有別于”并非按照新穎性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)判，故與上述第（二）點(diǎn)中沒(méi)有實(shí)質(zhì)限定作用的特征也會(huì)導(dǎo)致在后申請(qǐng)不屬于相同主題的觀點(diǎn)并不矛盾。《專利審查指南》明確了給藥特征可以構(gòu)成區(qū)別特征，只是規(guī)定其不能使醫(yī)藥用途發(fā)明具備新穎性，故上述第（二）點(diǎn)中沒(méi)有實(shí)質(zhì)限定作用的特征，依然可以會(huì)使得在后申請(qǐng)“有別于”在先申請(qǐng)。

（四）對(duì)相同主題進(jìn)行核實(shí)時(shí)，應(yīng)謹(jǐn)慎區(qū)分上位概括與文字表述不同。

在上述“電動(dòng)平衡車案”中，對(duì)于在后申請(qǐng)限定的“多個(gè)傳感器”能否從在先申請(qǐng)中記載的“傳感器包括加速度傳感器、陀螺儀和紅外光電傳感器”中直接毫無(wú)疑義地得出，最高人民法院認(rèn)為：

在先專利申請(qǐng)文本中記載了傳感器包括加速度傳感器、陀螺儀和紅外光電傳感器，涉案專利權(quán)利要求1中限定為“多個(gè)傳感器”，雖然在先專利申請(qǐng)中沒(méi)有同樣的文字表述，但本領(lǐng)域技術(shù)人員可以從在先專利申請(qǐng)公開(kāi)的內(nèi)容中得知其存在多個(gè)傳感器，也能得知控制器的功能，進(jìn)而得到涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案。綜上，涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題和預(yù)期的技術(shù)效果與在先專利申請(qǐng)相同，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于在先專利申請(qǐng)公開(kāi)的內(nèi)容，能夠直接、毫無(wú)疑義地得到權(quán)利要求1所限定的技術(shù)方案，權(quán)利要求1中并未增加新的發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容。

對(duì)此，筆者認(rèn)為，這種情況理解為一種“上位概括”更為合適。如果在后申請(qǐng)是在在先申請(qǐng)所對(duì)應(yīng)的下位概念技術(shù)方案基礎(chǔ)上進(jìn)行的上位概括，則通常認(rèn)為二者不屬于相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型[8]。

在深圳某公司、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等行政二審糾紛案[9]中，最高人民法院對(duì)在后申請(qǐng)所限定的“脫毛儀”是否記載于在先申請(qǐng)的“激光脫毛儀”中，給出了如下評(píng)述：

根據(jù)普遍接受的審查實(shí)踐，相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實(shí)用新型。根據(jù)本案查明事實(shí)，本專利的在先申請(qǐng)只記載了主題為激光脫毛儀的技術(shù)方案，未記載主題為脫毛儀的技術(shù)方案，而本專利權(quán)利要求1-9均請(qǐng)求保護(hù)一種脫毛儀，二者主題不相同，故本專利權(quán)利要求1-9不能享有優(yōu)先權(quán)。

最高人民法院進(jìn)一步指出：首先，本專利權(quán)利要求1-9均請(qǐng)求保護(hù)一種脫毛儀，而本專利在先申請(qǐng)公開(kāi)的技術(shù)方案是激光脫毛儀。將脫毛儀光源限定為激光，實(shí)際是通過(guò)“激光”這一具體技術(shù)特征進(jìn)一步限定脫毛儀的保護(hù)范圍，二者不符合上述“所解決技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案和預(yù)期效果相同”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而不符合專利法第二十九條第二款規(guī)定的“相同主題”。其次，“激光脫毛儀”與“脫毛儀”分別對(duì)應(yīng)的權(quán)利要求的保護(hù)范圍明顯不同。如果賦予本專利權(quán)利要求1-9優(yōu)先權(quán)，那么優(yōu)先權(quán)制度帶來(lái)的時(shí)間利益將會(huì)不合理地延展到使用非激光光源或其他脫毛方式的技術(shù)方案，進(jìn)而悖離專利法有關(guān)優(yōu)先權(quán)的立法宗旨。

有鑒于此，對(duì)于相同主題的核實(shí)，應(yīng)謹(jǐn)慎區(qū)分“上位概括”與“文字表述不同”，避免優(yōu)先權(quán)制度帶來(lái)的時(shí)間利益不合理地延展到在先申請(qǐng)未公開(kāi)的技術(shù)方案，進(jìn)而悖離優(yōu)先權(quán)的立法本意。

（五）優(yōu)先權(quán)日后產(chǎn)生技術(shù)內(nèi)容變化的術(shù)語(yǔ)不能用于解釋在后申請(qǐng)的技術(shù)方案，不屬于相同主題。

在某專利控股公司、中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等行政二審糾紛案[10]中，優(yōu)先權(quán)文件1、3、5記載的“CQI請(qǐng)求字段”能否相當(dāng)于本專利權(quán)利要求1中的“CSI請(qǐng)求字段”，進(jìn)而構(gòu)成相同主題，成為案件爭(zhēng)議焦點(diǎn)。

對(duì)此，最高人民法院認(rèn)為：首先，根據(jù)本專利說(shuō)明書的記載，“CSI請(qǐng)求字段”和“CQI請(qǐng)求字段”并非等同的概念。根據(jù)本專利說(shuō)明書第[0008]段的記載，CSI報(bào)告可以包括HARQACK/NACK報(bào)告和CQI/PMI/RI報(bào)告?？梢?jiàn)，CSI報(bào)告和CQI報(bào)告是包含與被包含的關(guān)系，并非等同的關(guān)系。其次，從本領(lǐng)域技術(shù)人員的通常理解來(lái)看，“CSI請(qǐng)求字段”和“CQI請(qǐng)求字段”代表不同的含義。對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，CSI和CQI的含義及包含與被包含關(guān)系明確且固定，始終未發(fā)生過(guò)改變。最后，關(guān)于某專利控股公司所主張的隨著通信技術(shù)的演進(jìn)，“CSI請(qǐng)求字段”開(kāi)始更多地被本領(lǐng)域技術(shù)人員使用的問(wèn)題。本院認(rèn)為，對(duì)于專利文件中技術(shù)術(shù)語(yǔ)的理解應(yīng)當(dāng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合優(yōu)先權(quán)日的現(xiàn)有技術(shù)來(lái)理解，對(duì)于優(yōu)先權(quán)日后產(chǎn)生技術(shù)內(nèi)容變化的術(shù)語(yǔ)不能用于解釋在后申請(qǐng)的專利文件內(nèi)容。對(duì)于因技術(shù)演進(jìn)，在優(yōu)先權(quán)日之后產(chǎn)生的新技術(shù)內(nèi)容不應(yīng)納入享有優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)的保護(hù)范圍。

可見(jiàn)，對(duì)于專利文件中技術(shù)術(shù)語(yǔ)的理解應(yīng)當(dāng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合優(yōu)先權(quán)日的現(xiàn)有技術(shù)來(lái)理解，隨著技術(shù)的演進(jìn)，在優(yōu)先權(quán)日后產(chǎn)生技術(shù)內(nèi)容變化的術(shù)語(yǔ)不能用于解釋在后申請(qǐng)的專利文件內(nèi)容，在優(yōu)先權(quán)日之后產(chǎn)生的新技術(shù)內(nèi)容不應(yīng)納入享有優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)的保護(hù)范圍，換言之，這一新技術(shù)不屬于“清楚地記載”于在先申請(qǐng)的內(nèi)容。

（六）從附圖中直接、毫無(wú)疑義地得出的技術(shù)方案，屬于相同主題。

在上述“電動(dòng)平衡車案”中， 針對(duì)在先申請(qǐng)沒(méi)有文字記載的情況下，在后申請(qǐng)的權(quán)利要求中限定的“內(nèi)蓋、轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)、車輪和電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的位置關(guān)系”是否能夠直接、毫無(wú)疑義地得出，最高人民法院再審認(rèn)為：

根據(jù)在先專利申請(qǐng)的附圖1，其兩個(gè)車輪固定于內(nèi)蓋的兩側(cè)，且其必然是可轉(zhuǎn)動(dòng)的固定。根據(jù)在先專利申請(qǐng)的附圖2，由于左右內(nèi)蓋上要安裝踏板，因此電源設(shè)置在左底蓋和左內(nèi)蓋之間，控制器和傳感器設(shè)置在右底蓋和右內(nèi)蓋之間。從在先專利申請(qǐng)附圖2公開(kāi)的內(nèi)容，可以確定電池、控制器和傳感器的安裝位置應(yīng)固定在底蓋上或者固定在內(nèi)蓋上，且這些固定方式均為本領(lǐng)域技術(shù)人員從附圖2公開(kāi)的內(nèi)容中可以明確得出的。在先專利申請(qǐng)中，輪轂電機(jī)所指位置與其在涉案專利說(shuō)明書附圖中的位置也完全相同，因此，從在先專利申請(qǐng)公開(kāi)的內(nèi)容中，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠直接、毫無(wú)疑義的得出涉案專利權(quán)利要求1中限定的內(nèi)蓋、轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)、車輪和電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的位置關(guān)系。

可見(jiàn)，即便沒(méi)有文字記載，但從在先申請(qǐng)的說(shuō)明書附圖中直接且毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容，顯然屬于其公開(kāi)內(nèi)容，可以據(jù)此要求優(yōu)先權(quán)。

（七）數(shù)值范圍與在先申請(qǐng)記載的不完全相同或者部分重疊，不屬于相同主題。

在趙鑿元、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利行政管理（專利）糾紛再審案[11]中，在后申請(qǐng)的權(quán)利要求3限定的數(shù)值范圍為“170g/L～280g/L”，在先申請(qǐng)中的數(shù)值范圍為“180g/L～280g/L”，對(duì)于兩者是否屬于相同主題，最高人民法院認(rèn)為，在后申請(qǐng)的上述技術(shù)特征未記載在在先申請(qǐng)中，在后申請(qǐng)的技術(shù)方案與在先申請(qǐng)中記載的技術(shù)方案存在實(shí)質(zhì)性差異，不屬于“就相同主題提出專利申請(qǐng)”的情形，不能享有優(yōu)先權(quán)。

可見(jiàn)，如果在后申請(qǐng)權(quán)利要求中包含數(shù)值范圍特征，該數(shù)值范圍與在先申請(qǐng)記載的數(shù)值范圍不完全相同或者部分重疊，則在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)記載的技術(shù)方案存在實(shí)質(zhì)性差異，不屬于相同主題。

三、結(jié)語(yǔ)

實(shí)踐中，相同主題的核實(shí)一直都是優(yōu)先權(quán)核實(shí)的重點(diǎn)和難點(diǎn)，本文從法律規(guī)定出發(fā)，結(jié)合具體案例，對(duì)相同主題核實(shí)的典型情形進(jìn)行分析，以期能夠形成一些可供參照的規(guī)則。經(jīng)過(guò)對(duì)案例的研習(xí)可知，進(jìn)行相同主題的核實(shí)時(shí)，不僅要重點(diǎn)分析在先申請(qǐng)是否“清楚地記載”了相關(guān)技術(shù)方案，還需同時(shí)考慮“四要素”是否相同，謹(jǐn)遵優(yōu)先權(quán)核實(shí)自身的標(biāo)準(zhǔn)，而不應(yīng)引入新穎性的判斷方法。

注釋：

[1]中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2023版）[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2024年1月第1次印刷，第二部分第八章4.1.2相同主題的發(fā)明創(chuàng)造的定義。
[2]最高人民法院，（2018）最高法民申2346號(hào)民事裁定書。
[3]“2023年度專利復(fù)審無(wú)效十大案件”之八，https://mp.weixin.qq.com/s/Sox1yM_w2fgTghupOHJlmw。
[4]北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，（2019）京73行初9748號(hào)行政判決書。
[5]最高人民法院，（2021）最高法知行終344 號(hào)行政判決書。
[6]最高人民法院，（2018）最高法民申2346號(hào)民事裁定書。
[7]最高人民法院，（2020）最高法知行終353號(hào)行政判決書。
[8]國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì).以案說(shuō)法——專利復(fù)審、無(wú)效典型案例指引[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2018年9月第1次印刷（P126）.
[9]最高人民法院，（2023）最高法知行終698號(hào)行政判決書。
[10]最高人民法院，（2022）最高法知行終583號(hào)行政判決書。
[11]最高人民法院，（2019）最高法行申12665號(hào)行政裁定書。

路偉廷作者專欄

從相關(guān)案例和EPO裁決看有害優(yōu)先權(quán)及其應(yīng)對(duì)

（原標(biāo)題：專利優(yōu)先權(quán)核實(shí)中相同主題核實(shí)的典型情況分析）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：路偉廷 北京允天律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利優(yōu)先權(quán)核實(shí)中相同主題核實(shí)的典型情況分析（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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