專利無效宣告請求中的證據(jù)檢索

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“本文從宏觀到微觀，介紹了專利無效宣告請求中的證據(jù)檢索實(shí)踐中的一些痛點(diǎn)?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：于春博 北京宣言律師事務(wù)所

專利侵權(quán)訴訟中，被告一方解決問題的關(guān)鍵，往往是能否通過專利無效宣告請求，無效原告方的專利，實(shí)現(xiàn)釜底抽薪。專利無效宣告請求中，能否成功的無效目標(biāo)專利的關(guān)鍵，往往在于證據(jù)檢索。對(duì)于大多數(shù)專利無效宣告案件而言，檢索到證據(jù)的情況就是勝負(fù)手，如果檢索到好的證據(jù)，無效的把握就會(huì)很大。反之，則專利權(quán)人能夠維持專利權(quán)的有效。

PART.01
檢索目標(biāo)的設(shè)定

“檢索”的中文釋意是：查檢尋找（圖書、資料等），我經(jīng)常把專利無效證據(jù)檢索比喻成找東西。普遍的觀點(diǎn)是，專利無效證據(jù)檢索的難點(diǎn)在于檢索范圍太大，包括中文專利、外文專利、中文文獻(xiàn)、外文文獻(xiàn)、書籍、使用公開證據(jù)等等，相當(dāng)于大海撈針。這種觀點(diǎn)是對(duì)的，因?yàn)闄z索范圍大是事實(shí)。這種觀點(diǎn)也是不對(duì)的，無效宣告針對(duì)一項(xiàng)授權(quán)專利，所有的請求人都在大海撈針，但是還是有將近一少半的請求人撈到了針，實(shí)現(xiàn)了無效專利的目標(biāo)。所以，我們更加應(yīng)當(dāng)討論主觀上的因素。

第一個(gè)容易忽略的問題是檢索目標(biāo)的設(shè)定，專利檢索與生活中找東西一個(gè)最大的區(qū)別是，生活中我們要找的東西很明確很具體，例如找一個(gè)玻璃杯，我們都知道玻璃杯的形狀和特點(diǎn)。而專利檢索的目標(biāo)是抽象的，如果機(jī)械盲目的開展檢索工作，往往事倍功半。

例如，“免水沖生態(tài)馬桶”專利無效案中，目標(biāo)專利權(quán)利要求1的內(nèi)容是：“免水沖生態(tài)馬桶，其特征在于，馬桶包含整體，整體包含核心的糞尿分離部分和糞便發(fā)酵裝置，所述的糞尿分離部分包含糞尿分離裝置，殼體中安裝有一塊傾斜安裝的滑板(1)，所述的滑板(1)一側(cè)相對(duì)較低一側(cè)相對(duì)較高，在滑板相對(duì)較低的一側(cè)包含尿液出口(11)，在殼體上包含一個(gè)便坑口，所述的殼體后方即滑板相對(duì)較高的一側(cè)有一塊刮板，所述的滑板動(dòng)力通過伸縮軸連接著動(dòng)力部分，動(dòng)力部分能帶動(dòng)滑板前后移動(dòng)；所述的糞尿分離部分位于馬桶的中部；滑板上方為馬桶蓋(16)；滑板下方為糞便發(fā)酵裝置(15)，前方的尿液出口對(duì)接著外部的尿液處理箱，所述的尿液處理箱位于馬桶前方，尿液處理箱與馬桶通過卡扣連接；所述的尿液處理箱同時(shí)為踏步臺(tái)使用；所述的尿液處理箱內(nèi)有加熱裝置?！睓?quán)利要求1要求保護(hù)的主題是一種免水沖生態(tài)馬桶，一些檢索員把精力放在生態(tài)馬桶的檢索上，許久沒有突破。

實(shí)際上，對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行分析就會(huì)發(fā)現(xiàn)，該案中的馬桶整體本身并沒有進(jìn)行大的改進(jìn)。例如：馬桶蓋、糞便發(fā)酵裝置、尿液處理箱、卡扣、踏步臺(tái)等相關(guān)的技術(shù)特征，都是現(xiàn)有技術(shù)或公知常識(shí)。而該案實(shí)際的發(fā)明點(diǎn)，是糞尿分離裝置的具體結(jié)構(gòu)，即上一段中下劃線部分。那么，只要檢索到同樣的糞尿分離裝置，就為現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)給出了技術(shù)啟示。事實(shí)上，準(zhǔn)確把握案件的關(guān)鍵點(diǎn)以后，這個(gè)證據(jù)的檢索并不困難。該案的關(guān)鍵證據(jù)是公開號(hào)為CN101524255A的中國發(fā)明專利，專利名稱為“尿糞分離器”。使用現(xiàn)有技術(shù)中常見的生態(tài)馬桶作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，結(jié)合上述證據(jù)給出的技術(shù)啟示，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣告目標(biāo)專利全部無效[1]。

PART.02
證據(jù)的篩選

三國演義中曹操打了一個(gè)著名的敗仗，叫“濮陽戰(zhàn)呂布之時(shí)”。曹操從濮陽城的南門逃至北門，剛好撞見呂布躍馬而來。當(dāng)時(shí)是晚上，比較昏暗，呂布用方天畫戟在曹操頭盔上一擊，問道“曹操在哪里？” 曹操說“前面騎黃馬的就是”。結(jié)果呂布居然真的去追騎黃馬的人去了。在證據(jù)檢索中，這種情況也比較普遍，很多時(shí)候檢索員已經(jīng)看到可用的證據(jù)了，卻沒有認(rèn)出這個(gè)證據(jù)來。

例如在“盤殼”案中，目標(biāo)專利的要點(diǎn)在于“所述盤殼(3)的內(nèi)部沿著其周緣形成有溝槽(10)，該溝槽(10)沿周向看具有連續(xù)增加的半徑，且該增加的半徑一直增加到所述出口(8)，所述出口(8)切向地設(shè)置成所述溝槽(10)的直接延續(xù)部分”。請求人先后提交了三次無效宣告請求，才實(shí)現(xiàn)全部無效的目標(biāo)。在宣告目標(biāo)專利全部無效的無效宣告決定中，請求人使用的最接近的現(xiàn)有技術(shù)是目標(biāo)專利同族專利的引證文件。目標(biāo)專利與證據(jù)附圖的對(duì)比如下：

目標(biāo)專利

證據(jù)

該案中，證據(jù)本身的發(fā)明構(gòu)思與目標(biāo)專利完全不同。同時(shí)，證據(jù)公開的與目標(biāo)專利相關(guān)的技術(shù)特征沒有文字公開，而是附圖直接的、毫無疑義的公開的。而很多檢索員看到這個(gè)附圖后，也不能準(zhǔn)確的理解附圖公開的內(nèi)容。該案件的前兩次無效宣告請求中，都沒有采用這個(gè)證據(jù)[2]。

PART.03
專利證據(jù)數(shù)據(jù)庫和檢索策略的選擇

專利無效宣告案件中，最常用的證據(jù)是專利公開/公告文本。目前，在商用數(shù)據(jù)庫中一些AI檢索、語義檢索工具已經(jīng)被使用。但是，主流的專利證據(jù)檢索工具仍然是傳統(tǒng)的布爾檢索工具，例如：德溫特專利數(shù)據(jù)庫（Derwent Innovations Index）等商業(yè)數(shù)據(jù)庫和歐專局的EPO、中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利檢索系統(tǒng)等官方免費(fèi)數(shù)據(jù)庫。各數(shù)據(jù)庫的收錄范圍有一定的差距，即使是“五局互通”情況下，美局、歐局和中國國家專利局的官方檢索數(shù)據(jù)庫之間，同樣的檢索式檢得到數(shù)據(jù)范圍也有不同[3]。

因此，需要針對(duì)不同的技術(shù)方案選擇不同的檢索策略。例如，對(duì)于中藥及相關(guān)工藝、設(shè)備等目標(biāo)專利的檢索，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注中國專利。例如對(duì)于高精度機(jī)床相關(guān)目標(biāo)專利的檢索，則必須要關(guān)注日本專利。對(duì)于日本專利的檢索，需要關(guān)注日本的專利數(shù)據(jù)庫。主要原因有三，第一是日本專利的分類體系比較特別，日本特許廳（日本專利局）在IPC和CPC分類體系以外，還建立了比較獨(dú)特的FI和FT（F-term）分類體系。FI和FT（F-term）分類體系特點(diǎn)非常鮮明，對(duì)于快速、準(zhǔn)確的檢索日文專利非常有幫助。第二是日本特許廳的專利數(shù)據(jù)庫對(duì)于本國的早期專利收錄無疑是最全面的。第三是日本專利的公開號(hào)比較特別，日本公開號(hào)的開頭有JP（2000年以后公開的日本專利）、JPH（H代表平成年號(hào)）、JPS（S代表昭和年號(hào)）,在很多專利檢索系統(tǒng)中還需要對(duì)公開號(hào)進(jìn)行補(bǔ)位，操作有技術(shù)門檻，極其容易漏檢。再例如，對(duì)于離心壓縮機(jī)相關(guān)目標(biāo)專利的檢索，則必須要關(guān)注歐洲專利，EPO檢索工具是必不可少的選擇。實(shí)際上，EPO檢索工具在全球?qū)＠臋z索中，都存在廣泛的應(yīng)用。

PART.04
針對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利的檢索

外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)產(chǎn)品整體或者局部的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。實(shí)踐中，很多外觀設(shè)計(jì)專利的申請者，傾向于保護(hù)形狀，而不是產(chǎn)品的圖案、色彩或者各種組合。即使僅僅對(duì)于形狀而言，在先的專利文獻(xiàn)中，也很難找到形狀完全一致的設(shè)計(jì)。事實(shí)上，對(duì)于外觀設(shè)計(jì)專利，除非是直接的、不加改動(dòng)的抄襲，否則無法得到完全一致的設(shè)計(jì)。

在這一點(diǎn)上，外觀設(shè)計(jì)專利相比于發(fā)明和實(shí)用新型完全不同。牛頓和萊布尼茨能夠在英吉利海峽的兩岸，各自獨(dú)立的發(fā)現(xiàn)了牛頓-萊布尼茨定律。當(dāng)技術(shù)方案幾近于成熟時(shí)，仿佛一棵蘋果樹上的蘋果到了秋天，在同一個(gè)時(shí)期落下兩顆也很平常。在發(fā)明和實(shí)用新型領(lǐng)域，各自獨(dú)立的近似方案產(chǎn)生有可能是時(shí)代發(fā)展的結(jié)果。但是，我們難以想象，僅僅因?yàn)樵谕粫r(shí)代，兩位大師先后各自獨(dú)立的制作出了兩枚形狀和圖案都一模一樣的花瓶。

因此，對(duì)于外觀設(shè)計(jì)專利而言，最重要的證據(jù)是使用公開證據(jù)，而不是專利證據(jù)。使用公開證據(jù)往往來源于專利權(quán)人本身在申請日以前的不當(dāng)公開。使用公開證據(jù)只要被認(rèn)定，基本上一模一樣，對(duì)于證據(jù)內(nèi)容很難辯駁。所謂使用公開證據(jù)，是指能夠使公眾得知其技術(shù)內(nèi)容的制造、使用、銷售、進(jìn)口、交換、饋贈(zèng)、演示、展出、招標(biāo)投標(biāo)等方式。只要在目標(biāo)專利申請日以前通過上述方式使有關(guān)技術(shù)內(nèi)容處于公眾想得知就能夠得知的狀態(tài)，就構(gòu)成使用公開，而不取決于是否有公眾得知。

所以使用公開證據(jù)的爭議焦點(diǎn)，往往是證據(jù)的公開時(shí)間和證據(jù)公開內(nèi)容是否足以證明目標(biāo)專利的公開。對(duì)于公開時(shí)間，一些政府部門網(wǎng)站、行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站、大型科研院所網(wǎng)站、教育部門網(wǎng)站、知名商業(yè)網(wǎng)站等發(fā)布的信息相對(duì)具備較高的公信力，公開時(shí)間一般能夠被認(rèn)定。部分第三方平臺(tái)發(fā)布時(shí)間無法修改，通常能夠得到合理信賴。例如，在廣州夢幻宮動(dòng)漫科技有限公司、廣州市愛哆米動(dòng)漫科技有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛一案中，最高人民法院認(rèn)為：視頻經(jīng)過公證截取自第三方的騰訊視頻網(wǎng)站，其注明的發(fā)布時(shí)間具有客觀性，愛哆米公司對(duì)于其公司產(chǎn)品的宣傳視頻發(fā)布時(shí)間有能力提供相應(yīng)證據(jù)予以證明，在愛哆米公司沒有提供相反證據(jù)予以推翻的情況下，應(yīng)當(dāng)合理信賴該視頻的發(fā)布時(shí)間[4]。

而對(duì)于使用公開證據(jù)往往是以實(shí)物照片或視頻作為載體，不會(huì)公開產(chǎn)品的六視圖。但是，基于“整體觀察，綜合判斷”的原則。對(duì)于某一類產(chǎn)品，其最受關(guān)注的視圖對(duì)其整體視覺效果具有顯著的影響，整體形狀也對(duì)其整體視覺效果具有顯著的影響。如果在特征對(duì)比中，能夠看出目標(biāo)專利和證據(jù)的整體形狀相同，最受關(guān)注的視圖的設(shè)計(jì)也完全相同，這些相同點(diǎn)使得兩者具有基本相同的整體視覺效果。而不容易被一般消費(fèi)者關(guān)注的視圖，即使沒有被證據(jù)公開，也不影響目標(biāo)專利的設(shè)計(jì)被公開的事實(shí)[5]。也就是說，只要檢索到能夠反映目標(biāo)專利設(shè)計(jì)要素的實(shí)物照片，不必過多的糾結(jié)于該照片是否反映了所有視圖。當(dāng)然，照片需要能夠反映出主要設(shè)計(jì)要素才行。好比說，有一個(gè)人露臉的正面照片能夠認(rèn)出這個(gè)人，但是只拍到一個(gè)背影就不能準(zhǔn)確確認(rèn)。

PART.05
總結(jié)

專利無效宣告請求中的證據(jù)檢索，是一個(gè)系統(tǒng)工程，很多學(xué)術(shù)專著系統(tǒng)全面的介紹了這項(xiàng)工作。但是這項(xiàng)工作是一個(gè)系統(tǒng)工程，無論是宏觀層面還是微觀層面，需要注意的細(xì)節(jié)很多。本文從宏觀到微觀，介紹了專利無效宣告請求中的證據(jù)檢索實(shí)踐中的一些痛點(diǎn)，希望能夠起到拋磚引玉的作用，為提高專利無效宣告案件的檢索效率提供有益的參考。

參考文獻(xiàn)：
[1]國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，第57521號(hào)無效宣告請求審查決定。
[2]國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，第53829號(hào)無效宣告請求審查決定。
[3] 于春博、李穎，USPTO專利檢索工具PPUBS的功能比較研究，中國發(fā)明與專利（知識(shí)產(chǎn)權(quán)情報(bào)學(xué)學(xué)報(bào)），第20卷第3期。
[4]最高人民法院，(2021)最高法知民終630號(hào)民事判決書。
[5]國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，第29739號(hào)無效宣告請求審查決定。

于春博作者專欄

1、《IP洞察》：于春博｜來自企業(yè)外部的商業(yè)秘密風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

2、《IP洞察》：于春博｜淺談合作伙伴侵犯商業(yè)秘密的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

3、《IP洞察》：于春博｜植物新品種的親本保護(hù)條件和保護(hù)路徑——兼評(píng)最高人民法院典型案例

4、《IP洞察》：于春博｜離職員工侵犯商業(yè)秘密的前世今生——若使許攸謀見用，山河爭得屬曹家

5、淺析針對(duì)日本市場的自由實(shí)施（FTO）分析實(shí)操策略

6、于春博：技術(shù)秘密保護(hù)與專利保護(hù)的比較研究

7、于春博：我發(fā)個(gè)抖音居然成了專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)？

8、于春博：這樣也能侵犯專利權(quán)？——使用環(huán)境特征切莫忽視

9、專利侵權(quán)訴訟中被告反擊的“組合拳”

10、于春博：專利權(quán)無效宣告決定的撤銷路徑

11、于春博：違法經(jīng)營假種子的罪名與刑罰

12、《IP打擂》｜于春博：從泄露技術(shù)秘密的慘痛教訓(xùn)論技術(shù)秘密合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性

13、專利無效宣告程序中的期限和時(shí)機(jī)

（原標(biāo)題：專利無效宣告請求中的證據(jù)檢索）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：于春博 北京宣言律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利無效宣告請求中的證據(jù)檢索（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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