特許經(jīng)營被許可人違反商標使用的約定不一定構(gòu)成商標侵權(quán)

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【小D導讀】

特許經(jīng)營被許可人違反商標使用的約定不一定構(gòu)成商標侵權(quán)——富世餐飲管理（上海）有限公司訴上海蓋亞餐飲管理有限公司侵害商標權(quán)糾紛案

【簡要提示】

商標使用許可為特許經(jīng)營合同的重要內(nèi)容。當被許可人使用注冊商標不當，有可能違反特許經(jīng)營合同約定而應承擔違約責任，也有可能構(gòu)成未經(jīng)許可使用他人注冊商標而應承擔侵權(quán)責任，還有可能構(gòu)成兩種責任的競合。本案通過辨析違約責任與侵權(quán)責任兩種責任法律關系的不同特征，明確了若被特許人根據(jù)合同有權(quán)使用注冊商標進行商品的生產(chǎn)和銷售，則即使其具體使用行為可能違反合同約定，也僅構(gòu)成違約而不構(gòu)成商標侵權(quán)。

【主審法官】葉菊芬

一、基本案情

原告（上訴人）富世餐飲管理（上海）有限公司

被告（被上訴人）上海蓋亞餐飲管理有限公司

案外人休閑國聯(lián)股份有限公司（以下簡稱休閑國聯(lián)公司）于2010年2月注冊第6354119號鮮芋仙圖文商標，核定使用在第30類以谷物為主的零食小吃等商品上，現(xiàn)在有效期內(nèi)。2011年1月16日，休閑國聯(lián)公司（甲方）與被告（乙方）簽訂《鮮芋仙授權(quán)經(jīng)營合約書》，約定：甲方授權(quán)乙方在上海市、浙江省境內(nèi)使用甲方的Meet Fresh（鮮芋仙）商標等經(jīng)營10家以內(nèi)的店鋪，有效期自2011年2月10日至2021年2月9日，乙方向甲方支付授權(quán)經(jīng)營費、商標管理費等，合約書還約定了甲方需提供技術(shù)指導及協(xié)助、商品供給等內(nèi)容。關于商標使用許可，合約書第七條約定：乙方應依甲方之指示使用該商標作為店鋪之營業(yè)表征；乙方應向甲方或甲方指定之廠商購買印有甲方商標、服務標章等的營業(yè)用杯子、封口膠膜、包材、店卡、容器等物品，不得私自印制、委制或向第三人訂購，亦不得以其他物品替代；上述物品的設計由甲方?jīng)Q定等。

關于商品供給，合約書第九條約定：乙方須向甲方或甲方指定之供應商訂購機器設備、原物料等，如基于營運需要須向第三方購買，采購項目之規(guī)格、品質(zhì)均須甲方確認同意方可執(zhí)行；甲方或甲方指定廠商未提供之商品、原物料（如農(nóng)產(chǎn)品……）等，乙方得自行向合格廠商購買，但應接受甲方之指導。

原告成立于2011年8月。同年12月22日，休閑國聯(lián)公司與原告簽訂《商標使用許可合同》，約定將包括第6354119號商標在內(nèi)的多個商標許可原告在中國大陸范圍內(nèi)獨占使用，期限與商標注冊有效期一致。2013年1月30日，原告通過公證的方式在被告經(jīng)營的一家“鮮芋仙”店鋪以30元的價格購買了爆米花一罐，該爆米花的桶身標貼上有與涉案商標略有不同的鮮芋仙圖文標識，桶蓋標貼上有“鮮芋仙”文字，并顯示由案外人上海日冠食品有限公司生產(chǎn)。

另查明，被告曾向案外人亮奎貿(mào)易（上海）有限公司購買爆米花機，向案外人藝禾貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡稱藝禾公司）購買爆米花貼紙、爆米花盒、爆米花塑料桶、焦糖等。原告、休閑國聯(lián)公司及藝禾公司的法定代表人均為同一人，原告稱藝禾公司向被告銷售前述商品系經(jīng)原告指定。

原告訴稱：鮮芋仙門店銷售的爆米花均由休閑國聯(lián)公司或原告直接提供，門店無權(quán)未經(jīng)許可自行生產(chǎn)或自他人處購買。被告擅自自他人處購買爆米花并使用原告商標，在其店內(nèi)銷售，嚴重侵犯了原告的商標權(quán)。故起訴請求判令被告：立即停止侵害原告對第6354119號注冊商標享有的獨占許可使用權(quán)；賠償原告經(jīng)濟損失人民幣10萬元；賠償原告為制止侵權(quán)行為而支出的合理開支18,030元。

被告辯稱：（1）本案糾紛是因休閑國聯(lián)公司同時將涉案商標授權(quán)給原、被告使用而產(chǎn)生。休閑國聯(lián)公司在已授權(quán)被告的情況下仍和原告簽訂商標使用許可合同，二者可能惡意串通，該合同是事后為本訴訟而造，原告起訴無依據(jù)。（2）被告早于原告獲得商標授權(quán)，根據(jù)合同約定有權(quán)在爆米花上使用涉案商標，不構(gòu)成侵權(quán)。且原告作為休閑國聯(lián)公司的子公司，在明知休閑國聯(lián)公司與被告合同關系的情況下仍簽訂有瑕疵的商標使用許可合同，可見原告認可休閑國聯(lián)公司對被告的授權(quán)行為。（3）被告沒有給原告造成損失，原告主張的合理費用也無依據(jù)。綜上，請求法院駁回原告的訴請。

二、法院的認定和判決

上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)審理認為：原告經(jīng)商標注冊人授權(quán)，享有第6354119號商標的獨占使用許可權(quán)，有權(quán)以自己的名義提起訴訟。被告根據(jù)其與休閑國聯(lián)公司簽訂的《鮮芋仙授權(quán)經(jīng)營合約書》，有權(quán)使用第6354119號商標。鑒于該合約書第七條約定被告應向休閑國聯(lián)公司或指定廠商購買印有商標的容器等物，第九條又約定被告應向休閑國聯(lián)公司或指定供應商訂購營業(yè)所需的機器設備和原物料，據(jù)此可知被告有權(quán)利用這些機器設備、原物料及帶有注冊商標的容器等生產(chǎn)該注冊商標的商品，而非僅僅有權(quán)銷售使用該商標的商品。由于爆米花是“鮮芋仙”店內(nèi)銷售的一種商品，屬于被告正常經(jīng)營的商品范圍；而原告也稱其曾指定藝禾公司向被告銷售過爆米花貼紙及塑料桶等，可見并非如原告所稱其只提供成品的爆米花。

合約書第七條及第九條對被告使用該商標的方式及相關商標標識、原物料、機器設備等物品的進貨渠道及條件進行了限定，這屬于對被告履行合同義務具體方式的約定。被告是否違反前述合同約定，屬于其與休閑國聯(lián)公司之間因合同關系產(chǎn)生的爭議。在合同有效期內(nèi)，即便被告未按照前述方式履行合同義務，也只是違反了合同的約定，并不構(gòu)成對第6354119號商標的侵犯?，F(xiàn)原告以被告對該商標的使用方式未經(jīng)休閑國聯(lián)公司書面同意，相應產(chǎn)品和商標標識也非向休閑國聯(lián)公司或指定廠商購買為由認為被告行為構(gòu)成商標侵權(quán)，缺乏充分的理由，被告的行為不構(gòu)成對原告享有的商標獨占許可使用權(quán)的侵犯。據(jù)此，依照《中華人民共和國商標法》第五十二條第（一）項、《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條、第九條第二款、第十條的規(guī)定，判決如下：駁回原告富世餐飲管理（上海）有限公司的訴訟請求。

一審判決后，原告不服，提起上訴。二審法院判決駁回上訴，維持原判。

三、對本案的研究及解析

商標使用許可為特許經(jīng)營合同的重要內(nèi)容。當被許可人使用注冊商標不當，有可能違反特許經(jīng)營合同約定而應承擔違約責任，也有可能構(gòu)成未經(jīng)許可使用他人注冊商標而應承擔侵權(quán)責任，還有可能構(gòu)成兩種責任的競合。此時，被特許人到底應承擔何種性質(zhì)的責任，是一個比較有爭議的問題。

（一）特許經(jīng)營中被許可人的違約責任與商標侵權(quán)責任

特許經(jīng)營合同中，商標許可使用條款一般包括商標許可使用的期間、地域范圍、商標的具體使用方式等。根據(jù)被特許人使用商標方式的不同，可分為兩種類型：一種是銷售型的特許經(jīng)營，即特許人生產(chǎn)特許商品后提供給被特許人對外銷售，被特許人對于該商品上所使用的商品商標事實上并無權(quán)進行商標法意義上的使用，雙方關于商標使用約定的重要內(nèi)容是使用有注冊商標的商品的進貨渠道等。當然，被特許人根據(jù)合同的約定一般有權(quán)使用特許人的服務商標。另一種是生產(chǎn)并銷售型的特許經(jīng)營，即被特許人使用特許人的注冊商標生產(chǎn)特許商品后對外銷售，雙方關于商標使用約定的重要內(nèi)容是商標標識、原材料等的進貨渠道等。

被特許人應在特許經(jīng)營合同約定范圍內(nèi)，規(guī)范使用其被許可使用的注冊商標。但實踐中，被特許人往往出于自身利益的需要超越合同許可范圍，主要包括：（1）超越授權(quán)的商品范圍或地域范圍使用特許人的注冊商標；（2）未經(jīng)許可自行生產(chǎn)或自第三方處購買商品后附著特許人的注冊商標對外銷售；（3）特許經(jīng)營合同終止后繼續(xù)使用特許人的注冊商標。

被特許人實施的上述行為中，第一種行為違反了特許經(jīng)營合同關于商標使用的商品范圍或地域范圍的約定，因此構(gòu)成違約。至于該行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)，目前尚存在爭議。一種觀點認為，被特許人在約定的商品范圍或許可地域外使用特許商標時，屬于未經(jīng)許可的使用，構(gòu)成商標侵權(quán)。如1986年美國紐約南部地區(qū)法院審理的創(chuàng)新阿巴拉契藝術(shù)品公司訴拉納達電子公司案以及1993年佛羅里達州南部地區(qū)法院審理的巴比特電子公司訴戴斯坎公司案中，被特許人超出合同約定區(qū)域或約定商品使用特許商標，法院認為，商標許可權(quán)是指商標權(quán)人（特許人）允許被特許人在約定的期限、范圍內(nèi)按一定條件使用其商標，如果被特許人未能依照特許合同的約定，在合同約定的地域或商品之外使用特許商標，則特許人不僅有權(quán)向法院提起商標侵權(quán)訴訟，還可依據(jù)特許合同追究被特許人的違約責任。[1]另一種觀點則認為，注冊商標被核準使用的地域范圍為全國范圍，我國商標法并未規(guī)定商標權(quán)可以由注冊人自己控制或限定在某個區(qū)域內(nèi)有效。

因此，當被特許人超出合同約定的地域范圍使用特許商標時，違反的是合同約定，并不構(gòu)成商標侵權(quán)。[2]筆者認為，限定商標使用區(qū)域?qū)儆谔卦S經(jīng)營性質(zhì)的約定，當被特許人有權(quán)使用特許商標而僅僅超出了使用的地域范圍時，其提供的商品并不會產(chǎn)生來源混淆問題，只是流通渠道違反了合同約定，侵害的客體是合同權(quán)利而非商標權(quán)，被特許人應承擔違約責任。當被特許人超出許可使用的商品范圍時，由于其并未被許可在某商品上使用特許商標，則有可能因引起來源混淆而構(gòu)成商標侵權(quán)。

被特許人的第二種行為違反了特許經(jīng)營合同關于供貨渠道的約定，故構(gòu)成違約，是否構(gòu)成商標侵權(quán)則需要區(qū)分不同類型的商標許可來認定。若系銷售型特許經(jīng)營，由于被特許人無權(quán)使用特許商標生產(chǎn)商品，而僅有權(quán)銷售特許人提供的特許商品，故其自行生產(chǎn)或自第三人處購買的商品與特許人并無關聯(lián)，而被特許人使用注冊商標的行為又易導致消費者誤認為該商品與特許人有關，符合商標侵權(quán)的構(gòu)成要件。此時被特許人應承擔的責任屬于侵權(quán)責任與違約責任的競合，特許人有權(quán)選擇要求被特許人承擔違約責任還是侵權(quán)責任。若系生產(chǎn)并銷售型特許經(jīng)營，由于被特許人有權(quán)使用特許商標，其自行生產(chǎn)特許商品不構(gòu)成商標侵權(quán)，當然商標標識及相關原材料的進貨渠道需遵守合同約定，否則構(gòu)成違約。

但是，鑒于被特許人使用注冊商標對商品來源進行指示符合事實，而合同關于商標標識及原材料的約定更多是出于商品品質(zhì)保證的目的，故即便原材料或商標標識的進貨渠道違反了合同約定，也并不構(gòu)成商標侵權(quán)。

第三種行為違反了特許經(jīng)營合同關于商標使用期間的約定，構(gòu)成違約。同時鑒于特許經(jīng)營合同已經(jīng)終止，則被特許人使用許可人的注冊商標已無合法依據(jù)，屬于未經(jīng)許可的使用，構(gòu)成商標侵權(quán)。特許人有權(quán)選擇要求被特許人承擔違約責任還是侵權(quán)責任。

綜上，違約責任基于合同產(chǎn)生，行為人要承擔的是違反合同的約定義務而產(chǎn)生的責任，而侵權(quán)責任是基于行為人違反其法定義務而產(chǎn)生的責任。二者雖可能構(gòu)成競合，但鑒于法律關系特征不同，當被特許人違反合同關于商標使用的約定時，并非一概構(gòu)成商標侵權(quán)，而應根據(jù)商標侵權(quán)特征對被特許人的具體使用行為進行分析認定。

（二）本案被告行為不構(gòu)成商標侵權(quán)

本案中，被告以其系根據(jù)特許經(jīng)營合同使用被控侵權(quán)商標為由進行抗辯，原告則認為被告僅有權(quán)銷售商標權(quán)人提供的鮮芋仙爆米花，故被告是否有權(quán)生產(chǎn)鮮芋仙爆米花是雙方爭議的最大焦點。

根據(jù)商標注冊人與被告簽訂的特許經(jīng)營合同，被告有權(quán)“使用”涉案鮮芋仙商標，且并未對使用的商品范圍進行限定，故使用的商品包括爆米花。從字面意義上看，就鮮芋仙爆米花而言，該“使用”應然包括生產(chǎn)并銷售，但原告認為僅指銷售，故仍應結(jié)合合同的具體約定來判斷。關于特許商標的使用方式，合同約定了被告購買印有商標的容器等物（即注冊商標標識）、機器設備、原物料的渠道，據(jù)此可以認定被告有權(quán)利用這些機器設備、原物料及注冊商標標識生產(chǎn)特許商品，而非僅僅有權(quán)銷售。而根據(jù)查明的事實，被告曾向商標權(quán)人的關聯(lián)企業(yè)購買爆米花貼紙及塑料桶，而原告也稱被告的該行為系經(jīng)其指定，可見合同的實際履行情況也與約定一致，并非如原告所稱商標權(quán)人只提供成品的爆米花由被告銷售。因此，本案關于爆米花的特許經(jīng)營屬于生產(chǎn)并銷售型而非單純銷售型，在合約書約定的期限內(nèi)，被告有權(quán)在其門店內(nèi)生產(chǎn)鮮芋仙爆米花并對外銷售，被告的行為不構(gòu)成商標侵權(quán)。

當然，被告銷售的爆米花由案外人生產(chǎn)，而特許經(jīng)營合同則約定，無論是商品還是注冊商標標識、機器設備、原物料等，除非經(jīng)特許人同意或指定，被特許人必須自特許人處或特許人指定廠商處購買?？梢姡桓娴男袨榭赡苓`反了合同約定，特許人有權(quán)起訴追究被告的違約責任。然而，正如前所述，特許人對商標標識、原物料、機器設備等物品進貨渠道及相關條件的限定，屬于特許人對被告履行合同義務具體方式的約定。被告是否違反前述合同約定，屬于其與特許人之間因合同關系產(chǎn)生的爭議，并不因此而構(gòu)成商標侵權(quán)。

[1]轉(zhuǎn)引自深圳市福田區(qū)人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭課題組：“關于商業(yè)特許經(jīng)營合同審判實踐若干問題的調(diào)研報告”，http://www.ftcourt.gov.cn/sfsj/sfsjdetail.aspx?cls=1&id=191。 [2]楊洪波：“特許經(jīng)營不侵權(quán)”，http://www.9ask.cn/blog/user/lawhby/archives/2008/50119.html。

（原載《浦東審判》2014年第6期）

來源：中國標局作者：葉菊芬 ?浦東法院編輯：IPRdaily ?趙珍

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