【以案說法】知識產權惡意訴訟行為的認定

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只有對于確有證據(jù)證明明知其專利權屬于現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計的，仍然惡意向正當實施者提起訴訟，才可以認定構成惡意提起知識產權訴訟并支持受害人的損害賠償請求。

本案案號：（2013）榕初字第823號,(2014)閩民終字第236號

案情介紹：

多棱公司系“一種鋼砂生產方法”的發(fā)明專利的權利人。2006年，多棱公司以恒盛公司生產鋼砂的方法侵害其專利權為由第一次向法院提起訴訟，隨后因該專利被專利復審委宣告全部無效，多棱公司向法院申請撤回起訴并獲準許。2007年，根據(jù)生效行政判決確認的內容，專利復審委審查決定維持該專利有效。多棱公司于2007年再次向法院提起對恒盛公司的專利侵權訴訟，同時申請法院對恒盛公司采取財產保全措施。該案審理期間因案外人再次對該專利申請無效宣告，而被裁定中止審理。直至2011年，經一系列行政訴訟和最高人民法院的再審復查程序后，專利復審委決定宣告該專利全部無效。多棱公司向法院申請撤回起訴并獲準許。至此，這場歷時5年的專利侵權訴訟結束，但雙方的糾紛未了。

2013年，原告恒盛公司提起本案訴訟。其認為被告多棱公司在其擁有的涉案發(fā)明專利狀態(tài)不穩(wěn)定的情況下，對恒盛公司數(shù)次提起專利侵權訴訟并采取財產保全等訴訟措施，主觀上存在惡意，客觀上給恒盛公司造成訴訟支出和經營性損失，構成惡意提起知識產權訴訟，應承擔侵權賠償責任。

裁判

福建省福州市中級人民法院經審理認為，多棱公司的訴訟行為系正當行使訴訟權利的行為，不構成惡意訴訟。但從公平原則出發(fā)，判令多棱公司支付恒盛公司補償金10萬元。

宣判后，多棱公司與恒盛公司均不服一審判決，提起上訴。

福建省高級人民法院經審理認為，原審法院關于多棱公司的訴訟行為不構成惡意訴訟的分析是正確的，但本案是基于訴訟行為本身是否正當引發(fā)的糾紛，并不適用侵權責任法第二十四條的規(guī)定。原判以該條規(guī)定為由，基于公平原則判決多棱公司支付補償金顯屬適用法律錯誤。據(jù)此，于2015年12月3日判決撤銷原審判決，改判駁回恒盛公司的全部訴訟請求。

評析

1.知識產權惡意訴訟的基本概念和特點

知識產權惡意訴訟系新類型的訴訟。最高人民法院在2011年修改《民事案件案由規(guī)定》時，才將“因惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛”作為一類案由正式寫入規(guī)定。現(xiàn)行的知識產權法律中并沒有關于知識產權惡意訴訟的專門規(guī)定。從性質來說，惡意訴訟的實質是一種對訴權的濫用。

對知識產權惡意訴訟的概念可以界定為：行為人由于過錯，無法律上和事實上的合法合理依據(jù)提起、進行知識產權民事訴訟，致使他人財產、人身受到損害的行為，或者出于某種不法目的，進行訴訟程序致人損害的行為，包括知識產權民事惡意訴訟和知識產權濫用訴訟程序。知識產權法律制度本身的特點使得知識產權惡意訴訟往往具有很大的隱蔽性，主要表現(xiàn)在三個方面：一是因訴訟提起前進行周密的策劃，而具有較強的隱蔽性；二是由于知識產權這一權利性質的無形性、專有性等顯著特點，使得法官很難判斷作為權利人的原告其訴訟行為究竟是維護自身利益還是惡意訴訟；三是知識產權訴訟中的一些特有制度如訴前禁令制度，由于只是進行初步審查，難以對案件真實情況作充分了解，容易成為當事人進行惡意訴訟所借助的手段。

2.知識產權惡意訴訟的構成要件

對于知識產權惡意訴訟的認定，應在堅持侵權責任構成四要件的分析框架基礎上，結合知識產權訴訟的特點，對四要件作出適應性的解釋。

知識產權惡意訴訟應該滿足的條件可歸納為三個：一是無事實依據(jù)和正當理由提起民事訴訟，尤其是知識產權訴訟中沒有權利基礎。二是故意以損害他人為目的。三是致使其他人受到了損失。其中提起訴訟缺乏法律上的依據(jù)和事實上的根據(jù)，是判斷惡意訴訟的核心標準。知識產權惡意訴訟的違法性并非在于提起訴訟本身，因為提起訴訟是當事人享有的基本權利，其違法性主要體現(xiàn)在訴訟的提起在客觀上不存在任何可成立的基礎，也即沒有任何一個理性的訴訟當事人會認為該訴訟有成功的機會。另外，關于惡意的認定應僅限于明知的故意?？梢詮娜齻€方面推斷行為人的“明知”狀態(tài)：一是行為人的背景，包括行為人在該領域從事活動的時間及技術職務，在該領域的地位等；二是行為人的行為表現(xiàn)，如行為人偽造證據(jù)，或者為公開技術偽造保密協(xié)議，以起訴打擊對方；三是其他因素。如行為人在訴訟外向人表明其訴訟沒有事實法律依據(jù)，或者將明知沒有新穎性的技術申報專利，并告他人侵權。

3.要注意區(qū)分惡意訴訟與正當維權

當事人按照民事訴訟法的規(guī)定，對涉嫌侵犯其人身、財產權益的行為提起民事訴訟，并在訴訟過程中向法院申請證據(jù)、財產保全等措施系法律賦予的訴訟權利。即使在最終的判決中其訴訟請求未能得到法院的支持，亦不能輕易認為其訴訟行為在主觀上存在惡意。

具體到本案，多棱公司在兩次向法院提起專利侵權訴訟時，均具有合法的權利基礎。其申請法院對恒盛公司采取證據(jù)保全及財產保全措施，亦屬于依法行使訴訟權利，并無不當。之后，由于涉案專利兩次被宣告無效，多棱公司向法院撤回起訴亦屬合法。多棱公司對恒盛公司的訴訟行為雖然歷經多次反復，但均與其據(jù)以主張權利的專利有效性發(fā)生變化有關。而涉案發(fā)明專利的有效性發(fā)生多次變化，系專利行政機關和司法機關的評判存在不一致導致。這些情形的發(fā)生并不以多棱公司的意志為轉移。另外，涉案的專利類型為發(fā)明專利，與實用新型、外觀設計等專利類型不同，在授權時已經經過實質審查，權利狀態(tài)相對穩(wěn)定。而且也沒有證據(jù)證明多棱公司在申請該發(fā)明專利或者提起專利侵權訴訟時明知其專利技術屬于現(xiàn)有技術，或者存在其他明顯的可能導致專利無法獲得授權或無效的情形。因此，多棱公司的訴訟行為在主觀上并不存在惡意，不應認定構成惡意訴訟。

來源：人民法院報

案例編寫人：福建省高級人民法院  蔡偉

編輯：IPRdaily 王夢婷