“上專”商標注冊不需要通過修法解決

IPR Daily，知識產權第一新銳媒體

“上?！鄙虡俗圆恍枰ㄟ^修法解決

近日，北京知識產權法院作出(2015)京知行初字第34316號行政判決，維持了商標局對上海專利商標事務所有限公司提出的“上?！鄙虡俗陨暾埐挥枋芾淼臎Q定。其中的說法“司法機關的職責在于適用法律，而非制定法律……至于相關法律規(guī)定是否妥當，應否修改，則屬于立法機關的權限范圍，并非司法機關的職責”擲地有聲，被介紹這個判決的人特地拿出來放在判決原文的前面，讓我不禁舉起雙手準備喝彩。

但仔細讀完這個判決書之后，卻發(fā)現用于商標代理服務的“上?！鄙虡俗圆⒉恍枰ㄟ^修改法律來解決。如果本著善良的意愿，以立法目的為指引，參考多種解釋方法去解釋相關的法律條文，這個商標的注冊根本不存在法律上的障礙。

倘若北京知識產權法院想通過自己對法律做出的錯誤解釋，來逼迫《商標法》歧視商標代理機構這一不妥當的規(guī)定盡快得到修正，那么，盡管我不贊成選擇這樣的方式，也絕對認可其動機的善良。

一、“上?！鄙虡松暾埌傅幕臼聦?/span>

根據北京知識產權法院的一審判決認定的事實，上海專利事務所成立于1984年，是中國第二個涉外專利代理機構。該所1993年更名為上海專利商標事務所，2004年變更為現在的名稱。該機構自其成立至今，在業(yè)界一直被稱為上專所。上專所《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》載明的經營范圍是：為中外客戶提供專利代理、商標代理、著作權代理及其他知識產權保護代理服務、知識產權方面的法律咨詢、法律事務服務及知識產權法律、法規(guī)的培訓。

2014年8月25日，上專所向商標局提出注冊“上?！鄙虡说纳暾垼付ㄊ褂梅諡榈?5類：知識產權咨詢、知識產權代理、知識產權許可、法律研究、訴訟服務、計算機軟件許可(法律服務)、為法律咨詢目的監(jiān)控知識產權、個人背景調查、知識產權評估、知識產權研究、知識產權調查。

2015年2月4日，商標局發(fā)出《商標注冊申請不予受理通知》，認為上專所申請的“上專”商標的使用范圍不在其代理服務的范圍之內，不符合《商標法》第19條第4款等有關規(guī)定。

一審判決認為，“文義解釋是法律解釋的起點和終點，其他解釋都需以文義解釋為基礎。如果文義解釋的結論是唯一且毫無疑義的，且不會造成體系沖突，則原則上應采納文義解釋的結論?！?而“訴爭商標指定使用的服務為第45類：知識產權咨詢；知識產權代理；知識產權許可；法律研究；訴訟服務；計算機軟件許可(法律服務)；域名注冊(法律服務)；為法律咨詢目的監(jiān)控知識產權；個人背景調查；知識產權評估；知識產權研究；知識產權調查，上述服務內容顯然并不屬于商標代理服務的內容，因此，訴爭商標屬于《商標法》第十九條第四款規(guī)定不予注冊的情形?！庇谑牵瑢ι虡司值臎Q定予以維持。

二、關于“商標代理機構”

《商標法》第19條第4款的規(guī)定是：“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標”。

上專所是商標代理機構，對于這一點并沒有爭議。然而，是否能夠認為上專所只是純粹的商標代理機構呢？回答恐怕是否定的。從上專所的經營范圍上看，他們從事的業(yè)務并不僅限于商標代理，還包括專利代理和其他法律服務。所以，上專所是商標代理機構的同時，也是專利代理機構和提供其他法律服務的機構。

根據這樣的事實，上專所不應當成為《商標法》第19條第4款限制的對象。因為，對于專利代理機構和提供其他法律服務的機構可注冊商標的商品和服務種類范圍，商標法并沒有進行限制。

三、用不同的方法解釋“代理服務”

法律解釋的方法包括文義解釋、體系解釋、目的解釋、歷史解釋、社會學解釋等。解釋法律就是要說清楚法律條文到底規(guī)定了哪些內容，因此，在所有的解釋方法中，文義解釋是最基本、最常用的方法，是運用其他方法進行法律解釋的基礎。對于法官這個職業(yè)群體來說，強調文義解釋，對于他們表達對法律的忠誠、恪守司法獨立以及強化法治國的理念，都有重大價值。只有當法律本身的規(guī)定并不清晰，或者對于法律條文的語義有爭議時，才要運用其他的解釋方法。

對于《商標法》第19條第4款中 “代理服務”的含義，上專所、商標局、北京知識產權法院，以及西南政法大學等研究機構給出了不同的解釋。鑒于這一條款已經引起了解釋上的沖突，下面我用不同的方法對它進行解讀。

(一)文義解釋

文義解釋的基本要求是，不允許在解釋法律規(guī)定時解釋出法條本身明確不包含的內容。

“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。”這是只針對商標注冊的申請，不針對注冊商標的受讓。而《商標法實施條例》第87條規(guī)定，“商標代理機構申請注冊或者受讓其代理服務以外的其他商標，商標局不予受理”，就把受讓也納入禁止的范圍，就很明確地超出了法律原文的含義。

對于國家機關之外的民商事主體來說，法不禁止即可行。按照文義解釋，《商標法實施條例》的規(guī)定使得《商標法》并不禁止的行為成了不可行的行為，就與法律的規(guī)定相抵觸。法院即使無權撤銷這個《條例》，也不應當在判決中適用。從本質上講，這倒是像法官在這個案件的判決中所說的，在修改法律之前不能禁止；要禁止商標代理機構受讓與代理業(yè)務無關的商標，只有通過修改立法。

下面我們看“代理服務”的含義。

按照《商標法》第19條第4款的規(guī)定，代理機構申請注冊的商標只能用于其代理服務。按照該法第22條第1款的規(guī)定，“商標注冊申請人應當按規(guī)定的商品分類表填報使用商標的商品類別和商品名稱，提出注冊申請”。這個分類表就是《類似商品和服務區(qū)分表》。但是，《區(qū)分表》中并不存在“代理服務”這個服務名稱。這樣，就造成了“代理服務”指向不明。

那么“代理服務”到底是指什么？包含哪些服務內容？既然法律文本的語義指向不明，就一定得借助其他解釋方法進行解釋。

(二)體系解釋

毫無疑問，《商標法》并不只有第19條第4款這一個條款，而是由多個條文構成。商標法第4條第1款規(guī)定，“自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊?！?這個規(guī)定賦予了每個經營者為自己提供的商品或服務申請注冊商標的權利。如果對于第19條第4款的解釋使得商標代理機構不能在某些服務上申請自用的商標，就會與這種權利相違背。

另外，新中國的商標法最早是為了適應改革開放的需要而制定的，后來我國又加入了《巴黎公約》和世界貿易組織。因此，根據國際法上的義務，我國的法律規(guī)定必須符合《巴黎公約》和《與貿易有關的知識產權協定》的要求。

《巴黎公約》第7條規(guī)定，“使用商標的商品的性質決不應成為該商標注冊的障礙”?！杜c貿易有關的知識產權協定》第15條第4款也規(guī)定，“商標所適用的商品或服務的性質在任何情況下，均不得構成對商標注冊的障礙”。每個經營者為自己提供的商品或服務申請注冊商標的權利，在這兩個國際法律規(guī)范中，都得到了保障。

如果按照我國的《商標法》，商標代理機構不能為自己提供的某些服務取得商標注冊，那么我國的商標立法就違背了國際公約的要求。按照我國已經按照國際公約的要求修改了不保護非法作品著作權的先例，我們又要因為同樣的原因修改商標法了。所以，只要存在可能，只要不與法律條文的文義存在不可避免的相抵觸，我們就不能做出這樣的解釋。

因此，按照《商標法》本身和相關國際公約的要求，從法律體系的統(tǒng)一上看，應當避免做出使任何市場主體因自己的業(yè)務性質而不能取得商標注冊的解釋。既然從語義上看“代理服務”指向不明，并不能把個人背景調查等法律服務排除在“代理服務”之外，就不能認定上專所無權在這些服務上申請商標注冊。

(三)歷史解釋和目的解釋

解釋《商標法》第19條第4款，還必須了解2013年第三次修訂《商標法》時，加入這個規(guī)定的背景和目的。

當年修法時考慮的社會背景是：商標注冊本身成了一種可以謀利的經營業(yè)務。很多公司，包括一些商標代理機構，依靠在專業(yè)知識、技能、信息等方面的優(yōu)勢，去注冊了不少并沒有打算真的要使用的商標，囤積起來，專門用于轉讓或維權，以謀取正當利益，對市場競爭秩序產生了不良的影響。

為了避免商標搶注和囤積現象繼續(xù)大量地涌現、減少注冊申請人沒有使用商標的意圖而申請注冊商標，這次修改《商標法》時為了強調真實使用的意圖，把誠實信用原則作為一項基本原則寫進了商標法，成為《商標法》第7條第1款。同時，也加入了“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標”的規(guī)定，目的還是為了貫徹誠實信用原則，強調申請注冊商標要有真實使用的意圖。

前面提到的《商標法實施條例》中，禁止商標代理機構受讓其代理服務以外的其他商標的規(guī)定，一般認為符合倡導誠實信用的立法本意。所以，雖然這個規(guī)定與《商標法》的規(guī)定并不相符，但是，到現在并沒有聽說誰要挑戰(zhàn)這個規(guī)定。

在這里，我想強調的是，對沒有真實使用意圖的商標注冊申請核準注冊是違反誠實信用原則，對有真實使用意圖的商標注冊申請不予核準注冊，也是違反誠實信用原則。拒絕對上專所已經在自己提供的服務中真實使用的或者打算自用的商標核準注冊，不但對維護誠實信用原則沒有任何幫助，而且還是對這一原則的破壞。一審判決對的第19條第4款解釋完全違背了把它寫進《商標法》的目的，與商標立法促進市場經濟發(fā)展的宗旨也是相左的。

(四)社會學解釋

對法律的解釋，既要盡量符合立法者想表達的本來意思，又要讓法律的適用能夠達到立法者想要達到的社會效果。一個法律規(guī)范通常包括行為模式和法律結果兩個方面。規(guī)定某種行為應當在法律上產生某種結果，是立法者要達到某種社會效果的手段。而立法者想要達到的社會效果本身，應當是尊重人性、符合社會善良風俗、有利于社會進步的。

解釋商標法、反不正當競爭法等以規(guī)范市場競爭秩序為目的的法律，要從是否有利于市場經濟發(fā)展的角度進行，要考慮到對市場競爭和產業(yè)發(fā)展的影響。只要沒有明確地違背法律條文的語義，沒有違背立法文件中披露的立法宗旨，沒有損害法律條文及各部法律之間的統(tǒng)一性，就應當把法律解釋成符合民意、反映客觀規(guī)律的良法，以達到預期的社會效果。

商標局在本案的答辯中，認為上專所指定使用商標的服務應當限定于《類似商品和服務區(qū)分表》第45類第06類似群“法律服務”，而不能包括屬于第45類第01類似群“安全服務”的“個人背景調查”。從判決書中涉及的答辯內容上看，商標局并沒有主張上專所不能申請注冊用在知識產權咨詢、知識產權代理等服務上的商標。據此，商標局認可的“代理服務”是指《區(qū)分表》中的第4506類似群“法律服務”，商標局與上專所之間爭的只是“上專”商標能否注冊在第4501類似群“安全服務”中的“個人背景調查”上。

當然，由于法律服務包括盡職調查和資信調查，我認為雖然個人背景調查與其他法律服務不在一個類似群，但是這種服務也可以成為法律服務的一部分，且在《區(qū)分表》中與法律服務屬于同一服務類別。鑒于《區(qū)分表》只是區(qū)分不同商品和服務的參考，并不排斥商品和服務之間跨越不同類似群和不同類別的近似和關聯，既然個人背景調查可以是法律服務的一部分，就應當允許上專所注冊。

然而，按照北京知識產權法院的主張，商標代理機構不能注冊的服務范圍遠遠超過了商標局認定的范圍。判決認定知識產權咨詢等服務 “顯然不屬于商標代理服務的內容”，這真讓人有些摸不著頭腦。

我們看一下判決書中引用的法規(guī)?！渡虡朔▽嵤l例》第83條規(guī)定，“商標法所稱商標代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名義辦理商標注冊申請、商標評審或者其他商標事宜”?！渡虡舜砉芾?a href='http://tjjsmcc.com/search_banfa.html' target='_blank'>辦法》第6條規(guī)定，“商標代理組織可以接受委托人委托，指定商標代理人辦理下列代理業(yè)務：(一)代理商標注冊申請、變更、續(xù)展、轉讓、異議、撤銷、評審、侵權投訴等有關事項；(二)提供商標法律咨詢，擔任商標法律顧問；(三)代理其他有關商標事務”。這里有“代理其他有關商標事務”的兜底規(guī)定，是非常必要的。商標代理機構接觸的客戶需求是多種多樣的。這些需求，只要不違反法律，都應當被盡量滿足。

而本案的一審判決對于法條中“代理服務”的認定則過于狹窄。如果知識產權咨詢這樣的服務不能被包含到代理服務中去，那么，恐怕只有像遞交商標申請文件等需要用客戶的委托書才能辦理的事情，才屬于代理服務了?？上У氖?，商標注冊用的《類似商品和服務區(qū)分表》中，并不會把“遞交商標申請文件”之類具體的服務內容，列為一種服務的名稱。

從社會效果上看，一審判決的認定會使商標事務所的工作無法進行。例如，不做法律研究，怎么從事商標代理？如果客戶想委托上專所同時評估一下幾個商標的注冊前景，而沒有直接委托他們申請注冊，這個業(yè)務就不能接嗎？再如，代理注冊商標的轉讓，是判決書中提到的《商標代理管理辦法》規(guī)定的商標代理行為之一。如果沒有一定的價值評估作為基礎，商標轉讓的協議能達成嗎？

正如不能這么說：法官審案是運用法律知識和引領審判的技巧來進行，因此，法官開庭帶著長了嘴的腦袋和要敲法錘的手來就行了，而胸部以下可以留在家里；特別是不能帶著屁股來審案，以免發(fā)生屁股指揮腦袋的情況。

如果商標代理機構在其知識產權咨詢等服務上使用的商標無法注冊，勢必給他人有意或無意地使用相同或近似標志提供機會，對這些代理機構正常的經營活動產生不必要的干擾，造成市場的混亂。因此，從社會學的角度看，北京知識產權法院在本案中對于《商標法》第19條第4款的解釋是完全錯誤的。

總而言之，因為“代理服務”這一服務名稱并不存在，所以嚴格的文義解釋在本案中沒有適用的余地。按照一審法官把知識產權咨詢等都排除在可注冊服務范圍之外的認識，商標代理機構就沒有資格為自己的任何經營活動申請注冊商標了。

而如果按照體系解釋、歷史解釋、目的解釋和社會學解釋等方法，來解釋“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標”，這個規(guī)定就不會阻礙商標代理機構在其正常業(yè)務上取得注冊商標。要受理并核準上專所把“上?！鄙虡耸褂迷谥R產權咨詢、個人背景調查等服務的注冊申請，并沒有去修改法律的必要。

四、結語

雖然《商標法》第19條第4款“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標”的規(guī)定，不應構成上專所在第45類服務上注冊“上?！鄙虡说淖璧K，但是這個規(guī)定特別限制了商標代理機構的注冊能力，的確是不妥當的。

假設上專所是一家純粹的商標代理機構，第19條第4款的適用并不存在注冊申請主體上的問題，這個規(guī)定就會導致上專所在第45類服務之外的商品或服務上注冊商標的困難。如果上專所要在一些文具、玩具、小飾品等商品上使用“上專”商標，通過委托加工進行生產，用于內部使用或者贈送給客戶等商業(yè)推廣活動，這是正常的商業(yè)行為。如果上專所愿意，也應當可以把帶有“上?！鄙虡说倪@些商品拿到市場上去銷售。但是，因為有《商標法》第19條第4款的規(guī)定，當這些商品被拿到市場上銷售之時已經與代理服務無關，在這些商品上的商標注冊就會遇到難以克服的困難。

第19條第4款的規(guī)定首先違背了《巴黎公約》和《與貿易有關的知識產權協定》的要求。因為如前所述，按照這兩個國際公約的規(guī)定，是一定不能以商標所使用的商品的原因而拒絕注冊的。其次，這個條款對于注冊能力的限制，僅限于商標代理機構，不符合法律面前人人平等的原則。

根據國外經驗，根據國外經驗，要解決把申請商標注冊并出售注冊商標作為一種獨立的經營活動的問題，正確的方法只有一個：核準商標注冊之前要求申請人提供已經真實使用的證據。

來源：新浪司法

作者：姚洪軍

編輯：IPRdaily 王夢婷