有權使用產地名稱并不當然構成在先權利基礎,不得以此為由阻礙商標的注冊

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作者：姜向陽 張艷冰  北京市安理律師事務所

原標題：有權使用產地名稱并不當然構成在先權利基礎,不得以此為由阻礙商標的注冊

案件要旨

2002年10月29日，祝氏三黃種雞場向商標局申請注冊“黎村黃及圖”商標（即異議商標），商標局作出初步審定并公告。第三人對異議商標提出異議，2008年商標局作出裁定，核準異議商標的注冊。

第三人不服該裁定，認為“黎村三黃雞”是黎村鎮(zhèn)眾養(yǎng)殖戶共同培育的特色品牌，祝氏三黃種雞場系用不正當手段搶先注冊異議商標，應不予核準注冊，遂向商評委申請復審。在復審期間，異議商標轉讓給祝氏公司。商評委后裁定異議商標不予核準注冊。

祝氏公司不服，向法院提起訴訟，請求撤銷商評委的裁定。一審法院北京市一中院認為，異議商標由原告使用在先，并且經過原告的長期使用已經建立了較高的市場信譽，本案第三人對“黎村黃”標志不享有在先權利也未使用過該商標，因此原告注冊“黎村黃”標志為商標不會妨礙第三人正當使用“黎村”，因此判決支持原告的訴訟請求。

商評委及該第三人不服，提起上訴，北京高院最終判決駁回上訴，維持原判。

《商標法》第三十一條規(guī)定了商標注冊不得損害他人現有的在先權利?，F行司法實踐中，一般認可，在先權利不但包含《商標法》中明文規(guī)定的權利，還應當包括根據《民法通則》和其他法律規(guī)定應予保護的合法權益。原產地名稱指示商品的產地信息，有權正當使用原產地名稱或者地理標志是否能構成在先權利存在的基礎需要具體分析。如果申請注冊商標中的地名僅僅指示了原產地；或者該地名并未達到知名或者一定程度的影響力，則當地有權正當使用該地名的權利并未構成《商標法》中規(guī)定的在先權利的基礎。

律師點評

本案中的焦點問題集中在，有權使用產地名稱是否構成在先權利的基礎。我國《商標法》第三十一條規(guī)定：申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。法條并未對在先權利的范圍予以明確規(guī)定，現行司法實踐中，一般認可，在先權利不但包含《商標法》中明文規(guī)定的權利，還應當包括根據《民法通則》和其他法律規(guī)定應予保護的合法權益。如何認定在先權利的保護范圍和內容，是司法審判中的焦點問題。關于在先權利的規(guī)定主要體現在《商標法》第9、31條中，第15條、16條、28條、29條等法條也涉及在先權利的問題。最高人民法院在《關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第 1 條規(guī)定“原告以他人注冊商標使用的文字、圖形等侵犯其著作權、外觀設計專利權、企業(yè)名稱權等在先權利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第108條規(guī)定的，人民法院應當受理”。由此可以看出在先權利的范圍較為廣泛，并不僅限于著作權、外觀設計權、企業(yè)名稱權等。我國幅員遼闊，物產豐富，申請注冊的商標中包含原產地名稱或者將地理標志作為商標的情況越來越多見。原產地名稱以及地理標志的特殊性決定了其只能享有弱排他性的保護而不能禁止其他符合相應標準的主體使用。有權使用原產地名稱是否能構成在先權利的基礎，需要具體分析。

判決中，北京市一中院認可“在先權利”的范圍包括“《民法通則》和其他法律的規(guī)定屬于應予保護的合法權”。本案中的爭議商標為“黎村黃”圖案文字組合，其中“黎村”二字具有表示原產地的特點，第三人以此認為注冊“黎村黃”商標會損害黎村當地其他養(yǎng)殖戶使用黎村二字的合法權益。以此，容縣黎村鎮(zhèn)家禽業(yè)協會認為申請注冊“黎村黃”商標損害了在先權利，違反了《商標法》第31條的規(guī)定。

《商標法》第十六條規(guī)定了地理標志保護制度：“商標中有商品的地理標志，而該商品并非來源于該標志所標示的地區(qū)，誤導公眾的，不予注冊并禁止使用；但是，已經善意取得注冊的繼續(xù)有效。”并且對地理標志進行了定義，“前款所稱地理標志，是指標示某商品來源于某地區(qū)，該商品的特定質量，信譽或者其他特征，主要由該地區(qū)的自然因素或者人文因素所決定的標志?！备鶕傻囊?guī)定可見，地理標志的作用在于標示產品的原產地，并且產品由于出自該產地而具有獨特的功能、特性。對其進行保護可以使消費者免于對產品的真是來源產生誤解，從而可以依據真實的地理標志購買到確實具有該地區(qū)特性的產品。如果商標中所含有的地理標志并非該產品的真實來源地，則會誤導公眾，并且侵犯了所冒充產地長時間來在消費者中積累的聲譽，因而這樣含有不實地理標志的商標顯然侵犯了在先權利應當予以撤銷。在一審判決中，法院認為，我國有多處以“黎村”為名的地名，任何位于黎村的三黃雞養(yǎng)殖戶都有用“黎村雞”或者“黎村三黃雞”這一稱謂的權利。這一段事實認定被二審法院認為事實依據不足，結論不妥。筆者認為，一審法院想表達的意思是，僅僅憑“黎村”二字是難以表明原產地以及表明該產地給產品帶來的特殊品質，即起到商標法中所規(guī)定的，地理標志的作用。并且一審法院根據雙方提供的證據認為，第三人或者其他黎村家禽養(yǎng)殖戶從未將“黎村黃”作為對黎村當地養(yǎng)殖的三黃雞的一種商業(yè)標志使用，也從未將“黎村黃雞”作為通用稱謂使用。該段論述表明，即使予以批準注冊“黎村黃”商標，對于從未將“黎村黃雞”或者“黎村雞”作為商業(yè)標志使用過的第三人和容縣黎村鎮(zhèn)的養(yǎng)殖戶來說，也并不會對消費者造成混淆。

《北京市高級人民法院關于商標授權確權行政案件的審理指南》第五條規(guī)定：當事人依據其在先注冊的普通商標主張他人申請注冊的地理標志證明商標或者集體商標違反商標法第十三條第三款或者第三十條的規(guī)定不應予以核準注冊或者宣告無效的，不予支持。當事人依據其在先注冊的地理標志證明商標或者集體商標主張他人申請注冊的普通商標違反商標法第十三條第三款或者第三十條的規(guī)定不應予以核準注冊或者宣告無效的，不予支持。

此條明確表明了，地理標志與普通商標具有不同的標志功能，地理標志與普通商標不宜并列進行相似性的判斷，二者的權利人也不能將其作為在先權利從而阻卻后者的注冊。本案中的“黎村”二字尚不夠成地理標志，僅指示商品的出處。容縣黎村養(yǎng)殖戶也未曾將“黎村”或“黎村三黃雞”作為商標使用，因此爭議商標的注冊，不會侵害第三人的在先權利。

案情簡介

祝某于1993年7月成立祝氏種雞場，并于2000年3月13日正式更名為祝氏三黃種雞場。2004年祝某的三個兒子組建了容縣某公司（本案原告）。其培育的“黎村黃三黃肉雞”獲得多項榮譽以及質量認定。在我國，除廣西壯族自治區(qū)玉林市容縣外，尚存在多處以“黎村”為名的地區(qū)，“三黃雞”亦非容縣黎村鎮(zhèn)獨有的品種，在我國很多地區(qū)都養(yǎng)殖有“三黃雞”。2002年10月29日，異議商標由祝氏三黃種雞場向商標局提出注冊申請，指定使用在活家禽、種家禽等商品上。

商標局對異議商標作出初步審定并公告后，第三人在法定期限內對異議商標提出異議。2008年3月19日，商標局作出（2008）商標異字第01105號裁定，認為第三人稱祝氏三黃種雞場采用不正當手段搶先注冊異議商標的證據不足，裁定異議商標予以核準注冊。第三人不服該裁定，于2008年4月10日向被告申請復審。在異議復審期間，經商標局核準，該商標轉讓給容縣祝氏公司（即本案原告）。

第三人申請復審的主要理由為：2002年5月1日，成立了容縣黎村鎮(zhèn)家禽業(yè)協會。2002年7月2日第三人已向所有會員單位發(fā)出倡議書，明確了申請注冊“黎村雞及圖”商標等相關事宜。后于2002年10月21日召開會議討論商標注冊事宜，并最終決定將“黎村”申請注冊。祝氏三黃種雞場作為協會成員之一，其法定代表人祝世賢參加前述會議后，獲取相關商標注冊信息后，搶先注冊“黎村黃”商標具有明顯的主觀惡意，企圖利用第三人已打造并宣傳的品牌來獲取不正當利益。

祝氏三黃種雞場答辯稱：一、其于2002年3月15日委托容縣飛鳥廣告創(chuàng)作部設計異議商標標識，并依法向商標局提出注冊申請，并非采用不正當手段惡意搶注。二、“黎村雞”、“黎村三黃雞”僅是容縣黎村出品的雞的通用名稱或僅表示產源的地名而已，第三人對此并不能享有任何在先權利，且“黎村”或“黎村三黃雞”與異議商標漢字構成及外觀也存在區(qū)別，異議商標更具顯著性。三、“黎村”并非縣級以上行政區(qū)劃的名稱，其他省市也存在數個“黎村”，除此之外，該詞還具有“黎族村寨”等其他含義，異議商標的注冊符合《商標法》的相關規(guī)定。四、第三人提交的倡議書顯示的發(fā)出時間為2002年7月2日，與社會團體機構印章備案表以及向容縣民政局查詢的關于同意第三人成立登記的批復內容相悖，故對該倡議書落款第三人印章的真實性表示質疑。

2010年6月7日，針對第三人容縣黎村家禽業(yè)協會提出的異議復審申請，被告商標評審委員會經審查后作出被訴裁定，認定“黎村三黃雞”作為黎村鎮(zhèn)特色產品之一，當地養(yǎng)殖戶對“黎村三黃雞”及“黎村黃雞”等具有品種識別功能的標識性文字享有合法權益，原告在家禽等商品上將文字“黎村黃”作為商標申請注冊專用，違反了誠實信用原則和市場競爭公平原則，妨礙了其他“黎村三黃雞”養(yǎng)殖戶對該稱謂的正當使用，從而損害第三人及其他養(yǎng)殖戶的合法權益。綜上所述，被告依據《商標法》第三十一條、第三十三條及第三十四條的規(guī)定，裁定異議商標不予核準注冊。

原告容縣祝氏農牧有限責任公司（簡稱容縣祝氏公司）不服該裁定，于法定期限內向北京市第一中級人民法院提起訴訟。

原告容縣祝氏公司訴稱:被告未查清事實，導致其在原告與第三人在先權利歸屬問題上的認識錯誤，在此基礎上作出的被訴裁定亦是錯誤的。本案異議商標系于2002年10月29日向國家工商行政管理總局商標局（簡稱商標局）申請注冊，該時間遠遠早于第三人籌備設立時間及倡議書決定申請注冊“黎村雞”商標的時間。被告認為異議商標的注冊違反《商標法》第三十一條規(guī)定，缺乏事實依據，適用法律錯誤。首先，“黎村雞”和“黎村三黃雞”只是容縣黎村出品的肉雞的通用名稱及習慣稱法，不具有識別商品具體生產者或來源的功能。在“黎村三黃雞”未以商標方式大量使用或者獲得證明商標核準注冊之前，該文字本身不能對任何人產生合法權益。結合原告和第三人提供的證據，祝氏三黃種雞場早在異議商標申請之前，就開始使用該商標，并將之宣傳推廣，原告亦為該注冊商標的使用、宣傳投入大量資金，獲得業(yè)內多項優(yōu)質認證及廣大消費者的認可接受，從而使該商標在全國具有一定影響力。由此可見，原告享有異議商標的在先權利，被告認定原告違反《商標法》第三十一條的規(guī)定，并作出不予核準注冊的異議復審裁定，缺乏事實依據，適用法律錯誤。原告請求請求法院依法撤銷該裁定。

被告商標評審委員會辯稱：原告關于祝氏三黃種雞場于2002年3月10日開會決定注冊商標事宜，并于同年3月15日委托容縣飛鳥廣告創(chuàng)作部設計“黎村黃及圖”商標的理由缺乏事實依據。第三人在行政程序中提交的證據可表明在異議商標申請注冊前，第三人就“黎村三黃雞”商標注冊事宜向包括異議商標原申請注冊人在內的協會會員發(fā)出倡議，并召開會議決定以“黎村”作為商標名稱?！袄璐迦S雞”作為黎村鎮(zhèn)特色產品之一，當地養(yǎng)殖戶對“黎村三黃雞”及“黎村黃雞”等具有品種識別功能的標識性文字享有合法權益，原告在家禽等商品上將文字“黎村黃”作為商標申請注冊專用，違反誠實信用原則和市場競爭公平原則，妨礙了其他“黎村三黃雞”養(yǎng)殖戶對改稱謂的正當使用，從而損害第三人及其他養(yǎng)殖戶的合法權益。原告在行政程序中提交的證據表明其對于“黎村三黃雞”商標的使用多在異議商標申請注冊日之后，難以支持原告關于在先使用“黎村黃及圖”商標的復審理由及訴訟理由。綜上，原告的訴訟請求和理由不能成立，請求法院判決維持被訴裁定，并判令原告承擔本案訴訟費用。

第三人容縣黎村家禽業(yè)協會述稱：被訴裁定認定事實清楚，證據充分，裁定正確?！袄璐迦S雞”是容縣黎村鎮(zhèn)眾養(yǎng)殖戶共同培育的特色品牌，當地養(yǎng)殖戶對“黎村三黃雞”、“黎村黃雞”等具有品種識別功能的標識性文字享有合法權益，原告無權獨占使用。祝氏三黃種雞場采用不正當手段搶先注冊了異議商標，嚴重損害了第三人及黎村鎮(zhèn)廣大養(yǎng)殖戶的合法權益，異議商標理應不予核準注冊。綜上，請求法院維持被訴裁定，不予核準異議商標注冊。

法院判決

法院經審理認為，本案的爭議焦點在于爭議商標的注冊是否違反《商標法》第三十一條的規(guī)定。

根據《商標法》第三十一條的規(guī)定，申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利。首先，人民法院審查判斷訴爭商標是否損害他人現有的在先權利時，對于《商標法》已有特別規(guī)定的在先權利，按照《商標法》的特別規(guī)定予以保護；《商標法》雖無特別規(guī)定，可以根據《民法通則》和其他法律的規(guī)定屬于應予保護的合法權益的，應當依法給予保護。

法院經審查確定，本案中關于適用《商標法》第三十一條的爭議焦點主要在于：原告是否侵犯了第三人或其主張的其他權利主體所享有的根據《民法通則》或其他法律規(guī)定應予保護的合法權益。根據《商標法》第三十一條提出異議的異議申請人，應當就存在在先權利的基本事實提供相應證據。

鑒于我國存在多處以“黎村”為名的地名，作為名為“黎村”的地方被飼養(yǎng)的雞的一種通常稱謂，任何位于名為“黎村”的地方的養(yǎng)雞養(yǎng)殖戶都有正當使用“黎村雞”這一稱謂的權利。同樣，任何位于名為“黎村”的地區(qū)，而且也飼養(yǎng)“三黃雞（土雞）”的養(yǎng)殖戶都有正當使用“黎村三黃雞（黎村土雞）”稱謂的權利，任何人注冊的任何商標都不可能改變前述法律事實，也不會妨礙相關養(yǎng)殖戶的前述正當使用。但是，依法有權正當使用“黎村雞”、“黎村土雞”和“黎村三黃雞”稱謂的主體，并不當然對“黎村黃”這一文字組合標志享有合法的在先權利。

本案中，異議商標為圖文組合商標，其中“黎村黃”三字的組合并非中文中的固有詞匯，且為該商標的呼叫名稱，為該商標的顯著識別部分。根據第三人提供的證據顯示，第三人或其他黎村鎮(zhèn)家禽養(yǎng)殖戶從未將“黎村黃”這一文字組合作為對當地養(yǎng)殖的三黃雞的一種商業(yè)標志使用。此外，根據第三人提供的證據顯示，第三人或其他黎村鎮(zhèn)家禽養(yǎng)殖戶亦從未將“黎村黃雞”作為對黎村鎮(zhèn)當地養(yǎng)殖的“三黃雞”的通用稱謂或商業(yè)標志使用。被訴裁定關于當地養(yǎng)殖戶對“黎村黃雞”這一標識性文字享有在先合法權益的認定缺乏事實依據，法院不予支持。鑒于《商標法》第三十一條并非《商標法》中關于保護公共利益的專門條款，第三人關于原告注冊異議商標侵犯公共利益的訴訟意見不屬于《商標法》第三十一條的調整范疇，亦即不屬本案審理范疇，不予支持。

其次，對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關公眾群體的訴爭商標，應當注重維護已經形成和穩(wěn)定的市場秩序。

本案中，“黎村黃”這一文字組合系原告作為其培育的新雞種的名稱及相應商業(yè)標志使用在先，且通過原告長期的使用，已經獲得了國家相關部委的扶持和省、市有關部門及行業(yè)協會的多次肯定，已建立了較高的市場聲譽。原告將“黎村黃”注冊為商標并努力提升該品牌影響力的行為本身并未違反誠實信用原則和市場公平競爭原則。而對于其他對“黎村黃”標志不享有在先權利也從未使用過該商業(yè)標志的市場主體，也不存在由于原告將“黎村黃”標志注冊為商標而妨礙其正當使用“黎村”的問題。

綜上，被訴裁定違反法定程序，且認定事實不清，導致裁定結果有誤，法院不予支持。原告要求撤銷被訴裁定的訴訟請求成立，法院予以支持。

案件來源

商標評審委員會等與容縣祝氏農牧有限責任公司商標異議復審行政糾紛一案[北京市第一中級人民法院（2010）一中知行初字第2711號]、 [北京市高級人民法院（2011）高行終字第614號]。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：姜向陽 張艷冰  北京市安理律師事務所

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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