投資并購中的「知識產(chǎn)權盡職調查」

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：張峰  蘭臺法律在線

原標題：投資并購中知識產(chǎn)權的盡職調查

投資并購原本是一場買賣雙方的合作和博弈，賣方盡力規(guī)避責任，本能地掩飾存在的瑕疵；買方盡力發(fā)掘想知道一切可能的資產(chǎn)狀況及風險。因此，站在投資人角度，在事前的盡職調查變得愈加重要，在普遍關注有形成資產(chǎn)的同時，對無形資產(chǎn)的疏忽有時候可能是致命的，甚至會導致交易的徹底失敗，本文擬結合執(zhí)業(yè)中的感悟，談談投資并購中知識產(chǎn)權盡職調查中涉及的廣度、深度與關聯(lián)度問題。

關于知產(chǎn)盡職調查的廣度

對于一個成熟的目標公司，知識產(chǎn)權的內容可能涉及方方面面，延及的國家或地區(qū)甚至遍及全球，如何進行全面的知識產(chǎn)權盡調，考察詳盡所有的知識產(chǎn)權項目是知識產(chǎn)權盡調的基本要求。

1、盡量調查清楚所有的知產(chǎn)項目

企業(yè)可能涉及到的知識產(chǎn)權項目有專利、商標、著作權、商業(yè)秘密、原產(chǎn)地標志、植物新品種、域名等，盡職調查需要全面核實可能存在的上述資產(chǎn)，確認其所有權、狀態(tài)、權利內容，附隨的許可和質押事項，尤其要關注與主營業(yè)務相關的知識產(chǎn)權項目，盡量做到不遺漏。著名的勞斯萊斯收購案，就是因為商標權的歸屬問題沒有事先調查清楚，才導致大眾花費大價錢卻沒有買到最核心的勞斯萊斯商標權。

2、在全球范圍內對知識產(chǎn)權進行調查

根據(jù)項目的需求，如果目標公司或收購資產(chǎn)涉及到其他國家的資產(chǎn)，基于知識產(chǎn)權的地域性，需要在全球不同法域對目標公司的知識產(chǎn)權進行盡職調查，除非在其他國家沒有知識產(chǎn)權項目，否則需要依據(jù)掌握的基本情況，有針對性的在全球范圍進行知產(chǎn)項目的盡調，主要項目包括商標、專利、著作權，域名和產(chǎn)地權標志，以及涉及個別地區(qū)的外觀設計（如歐盟）。

3、目標公司對第三方的許可或保證

在目標公司過往的經(jīng)營中，有可能對第三方進行了知識產(chǎn)權許可或保證，投資并購交易完成后，這些義務將繼續(xù)存續(xù)，因此提前對這些事項進行詳盡調查，可以幫助投資者審查和評估這些義務對其今后運營的影響，甚至會決定其是否繼續(xù)進行交易。譬如，在鴻海精密收購夏普的案例中，因為沒有充分估計夏普將北美市場的“SHARP”商標使用權許可給海信使用的后果，造成收購后北美市場拓展的困難，便是實例。

其次是在過往經(jīng)營中就知識產(chǎn)權事項可能作出承諾或保證，譬如不侵犯第三方權利，互不追究侵權責任等，作為盡職調查者，應當對這些事項進行分析，看是否對公司長遠經(jīng)營產(chǎn)生影響，或者與收購目的是否抵觸。

4、目標公司對第三方的許可或保證

盡職調查需要關注潛在的知識產(chǎn)權訴訟風險，對于既存的訴訟事項通常目標公司會予以披露，但對于潛在的侵權被訴風險，需要專業(yè)人員進行風險提示和防范，盡管完全披露潛在風險確實存在難度，但對于主營產(chǎn)品或服務，明顯的侵權經(jīng)營行為，應當予以評估和提示，以便投資者評估和采取相應預防措施。

對于目標公司在過往形成的其他歷史性因素，如潛在的知識產(chǎn)權所有權、發(fā)明人署名權爭議，技術合作中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權所有權爭議等，如果事先不能進行調查，也有可能會在交易完成后成為新的麻煩點。

5、正在申請尚未公開的知產(chǎn)事項

部分知識產(chǎn)權尚處于申請中，官方尚未公開，因此無法公開途徑查詢和核實，但申請權仍屬于盡職調查的范疇，需要根據(jù)代理機構或者申請人保留的申請檔案，對相關事項予以核實記錄。

關于知產(chǎn)盡職調查的深度

對于投資并購的知識產(chǎn)權調查，其程度可深可淺，如何把握需要根據(jù)項目特點，潛在風險，聚焦關鍵產(chǎn)品或業(yè)務，進行深入的分析、排查，給予投資者客觀可信的建議和預警。

1、承諾保證與深入調查的關系

在投資并購中，很多調查事項因為無法深入了解，或者調查起來比較麻煩，目標公司就采用承諾或保證的方式來解決投資者的擔憂，這是一種權宜之計，看起來又省事又能解決問題，但卻隱藏著巨大的風險：一旦交易完成，事先的承諾或保證未能兌現(xiàn)，追究違約責任是一件很麻煩的事情，因為責任承擔的主體要么是合作的伙伴，共同的股東，要么是目標公司本身，況且責任承擔的執(zhí)行也未必順利，今后的合作基本上就無法進行了。所以在能夠進行盡職調查了解情況的條件下，還是要盡量了解清楚，供決策參考，不宜圖省事一概采用承諾保證解決問題。

2、專利穩(wěn)定性，保護范圍的調查

如果盡調涉及專利，尤其涉及到主要產(chǎn)品的專利，顯然產(chǎn)品能夠得到專利保護，從而具有專用權是投資者認同的投資價值的重要因素，但是光有專利權是不夠的，因為專利授權只是一種推定授權，其隨時面臨無效申請的挑戰(zhàn)，這種風險的把控，只能深入調查和檢索后才能進行評估。評估可基于專利的類型，通常發(fā)明專利的穩(wěn)定性會高于實用新型，經(jīng)過無效維持的專利穩(wěn)定性要高于未曾經(jīng)過無效的專利；但準確的評估還要進行檢索分析才能得知，其評估費時、費力還費錢，因此對于核心專利、核心產(chǎn)品的關鍵專利，可以選擇性地進行穩(wěn)定性評估，以消除可能存在的風險。

專利保護范圍越大，越難授權；保護范圍越小，越可能授權。但保護范圍過小的專利，在實際維權中可能只是“紙老虎”，無法覆蓋侵權行為，或者很容易被侵權者用其他技術特征取代而越過。因此在盡職調查時，對于核心專利、關鍵專利對其保護范圍的評估也很重要，判斷其是否能夠對競爭對手形成真正的技術門檻，因此不能只看專利數(shù)量，不看質量。

3、商標、商業(yè)秘密的深入調查

對于商標的調查除了基本要素，如所有權、類別、項目的調查之外，還要關注以下因素，一是商標的使用狀況，商標使用的證據(jù)留存；二是同一標識在其他類別上的注冊使用狀況，品牌分裂；商標的穩(wěn)定性。

商業(yè)秘密的內容有時候不可輕易獲得，因此作為盡調律師，需要從形式上關注是否采取了保密措施、與員工是否簽訂保密協(xié)議、員工離職是否進行交接和信息清理，并且向公司承諾和保證。

知產(chǎn)盡調與投資并購關聯(lián)度

知識產(chǎn)權盡職調查要考察知識產(chǎn)權與項目相關性，要在眾多知識產(chǎn)權中篩選出與項目相關的部分進行重點分析；其次要秉承知識產(chǎn)權服務于實體項目的宗旨，重點考察主營項目是否有知識產(chǎn)權形成支持和保障。

1、商標能否全面保護主營業(yè)務

商標注冊類別及項目是否已經(jīng)涵蓋了主營產(chǎn)品以及將來可能涉及的產(chǎn)品；商標注冊的地域是否已經(jīng)覆蓋了產(chǎn)品銷售或將來可能銷售的區(qū)域；除此之外還要考察商標的穩(wěn)定性，在中國商標注冊使用年限是否超過5年，有沒有可能被其他商標無效等因素，使用中商標被他人無效，并被他人追究侵權責任的案例時有發(fā)生，發(fā)生此種事件對企業(yè)來講是非常致命的，也是盡調中要排查的因素。

2、專利能否對主產(chǎn)品進行有效保護

需要重點考察關鍵零部件、關鍵技術上是否有專利權，現(xiàn)有的專利權內容是否與主營產(chǎn)品相關；擁有眾多專利時，是否可以對主營產(chǎn)品構建成具有保護壁壘的專利池；專利的保護年限是否足夠滿足企業(yè)預期的發(fā)展需要，專利的維護是否正常等因素。

總之，投資并購中的知識產(chǎn)權調查，需要站在投資人的角度，從目標企業(yè)的長遠發(fā)展角度出發(fā)，分析排查投資風險中的知識產(chǎn)權風險，評估知識產(chǎn)權對目標企業(yè)的支撐和保障作用是否足夠充分，為投資人保駕護航和做決策提供切實客觀的依據(jù)。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：張峰  蘭臺法律在線

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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