淺談馬庫什權利要求新穎性判定

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：黃燕 超凡知識產權服務股份有限公司

原標題：淺談馬庫什權利要求新穎性判定

馬庫什權利要求是一種比較特殊的權利要求，其采用列舉出可選擇要素或可選擇項的方式來撰寫權利要求，目的在于解決化學領域中的多個取代基彼此之間不具有共同上位概念的問題。實踐中，馬庫什權利要求通常出現(xiàn)在通式化合物和制藥領域的專利申請文件中。

關鍵詞：馬庫什權利要求、新穎性、修改方式

我國《專利審查指南》將馬庫什權利要求定義為：限定多個并列的可選擇要素的權利要求?；凇秾＠麑彶橹改稀返囊?guī)定可以看出，這些化合物屬于多個并列的化合物。

我們可以簡單地將馬庫什權利要求中的通式理解為虛擬的上位概念，而大量的具體化合物理解為具體的下位概念。在基于“下位概念的公開使采用上位概率限定的發(fā)明或實用新型喪失新穎性；反之，上位概念的公開并不影響采用下位概念限定的發(fā)明或者實用新型的新穎性”這一判定原則下，判定馬庫什權利要求涉及的化合物。

接下來，我們結合一個具體案例進行分析：

>>>>案情簡介

2012年3月20日，專利復審委員會作出的第40895號復審請求審查決定涉及發(fā)明名稱為“鹵代肟衍生物和其作為潛在的酸的用途”的200480004559.6號PCT發(fā)明專利申請。

實質審查階段，原審查部分以本專利申請不具備新穎性作出了駁回決定。其基于的主要理由是：

駁回決定所針對的權利要求1為馬庫什類型的權利要求，其要求保護一種通式I或II的化合物（具體結構式略），通式I或II的化合物各涉及4個取代基，每個取代基限定了大量的并列選擇項，駁回決定中認為，對比文件1公開了一種通式V和VI所示化合物（具體結構式略），上述化合物的主體結構以及取代基的位置均與通式I或II的化合物相同，并且通式V和VI中各個取代基的選擇項與通式I或II中相應的取代基的選擇項部分相同，由此認為權利要求1所請求保護的技術方案相對于對比文件1不具備專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性。

原審查部門在前置審查中認為駁回決定中評述的權利要求1不具有新穎性并不是評述其中具體化合物的新穎性，而是評述權利要求1中一個馬庫什通式化合物的新穎性，故堅持駁回決定。

而專利復審委員會認為：對于化學通式定義的化合物權利要求而言，如果對比文件中公開的化學通式包含了一個較寬的化合物范圍，本領域技術人員僅根據(jù)該通式以及通式中取代基的選擇的內容并不能直接得出落入所述權利要求保護范圍的具體化合物，即使對比文件通式中取代基進行的選擇與權利要求保護范圍內的具體化合物相同，也不能因此認為該權利要求的通式化合物已被該對比文件公開，即對比文件給出的信息尚不足以影響所述權利要求的新穎性。

雖然對比文件1公開的通式V和VI所示化合物的主體結構以及取代基的位置均與本申請權利要求1中的通式I或II的化合物相同，并且通式V和VI中各個取代基的選擇項與通式I或II中相應的取代基的選擇項部分相同，然而由于該V和VI均由多個具有多種含義的可變取代基定義而成，其包括了一個很大的保護范圍，而對比文件1所引用用來評述的部分既沒有針對上述落入本申請權利要求保護范圍內的化合物給出具體的化學名稱、分子式（或結構式），也沒有針對其提供具體的理化參數(shù)或制備方法，本領域技術人員根據(jù)對比文件1公開的內容并不能直接得出落入本申請權利要求1保護范圍內的具體化合物，即不能據(jù)此認為對比文件1公開了所述具體化合物，從而否定權利要求1的新穎性。其次，實質審查過程中也沒有對對比文件1全文尤其是實施例部分的內容進行分析，以找出能夠落入本申請權利要求1通式保護范圍內的具體化合物（包括化學名稱、分子式或結構式、理化參數(shù)或制備方法）、或者與本申請權利要求1中通式結構最接近的具體化合物，而只是給出了對比文件1中涉及通式限定的權利要求書，該部分內容不滿足審查指南中關于通式化合物新穎性中關于“提到”的要求，因此即使對比文件1中的通式與本申請權利要求1中的通式的取代基選項存在部分重合，仍不能據(jù)此評述本申請權利要求1的新穎性。

>>>>案例評析

本案例涉及馬庫什類型產品權利要求的新穎性判斷。對于馬庫什類權利要求也即包含通式的權利要求，審查指南第二部分第十章第5.1節(jié)關于化合物的新穎性規(guī)定：“通式不能破壞該通式中一個具體化合物的新穎性?！贝送?，對于對比文件中給出的具體化合物的形式，審查指南在該部分中指出：“專利申請要求保護一種化合物的，如果在一份對比文件里已經提到該化合物，即推定該化合物不具備新穎性”，“這里所謂的‘提到’的含義是：明確定義或者說明了該化合物的化學名稱、分子式（或結構式）、理化參數(shù)或制備方法”。因此，對于權利要求所要求保護的通式類化合物而言，只要對比文件中明確定義或者說明了某具體化合物的化學名稱、分子式（或結構式）、理化參數(shù)或制備方法，并且該具體化合物落入權利要求所要求保護的通式范圍內，那么該對比文件就提到了能夠破壞該權利要求新穎性的具體化合物。

本復審案在馬庫什權利要求的撰寫上為我們在日后撰寫帶來如下啟示：

（1）通式僅涉及化合物結構式而不涉及其化學名稱、理化參數(shù)或制備方法時，無法確定該通式涵蓋的具體化合物，進而無法視為“提到”具體化合物，因此無法用這樣的通式來評述具體化合物的新穎性。

（2）盡量在說明書的其它部分例如實施例中，給出了一個具體的化合物A（包括具體名稱或者分子式、結構式的形式）?；蛘呔唧w的化合物的理化參數(shù)或用于鑒定該化合物用的其他參數(shù)；或者公開了化合物A的制備方法，此時可推定公開了具體化合物A。

（3）從撰寫的角度講，在撰寫通式類權利要求時不宜隨意擴大其保護范圍，應適當概括出一個合理的保護范圍，有利于其在實質審查申請中的授權前景以及授權之后的確權穩(wěn)定性。

在判斷馬庫什化合物是否具有新穎性時，首先考慮馬庫什權利要求所涵蓋的所有具體化合物是否具有新穎性。如果某一化合物已經被對比文件所公開，則推定該化合物不具備新穎性；但申請人能證明在申請日之前該化合物無法制備的除外。

其次，考慮馬庫什化合物整體是否具有新穎性。如果馬庫什權利要求所涵蓋的所有具體化合物都具有新穎性，則該馬庫什化合物整體也具有新穎性；如果馬庫什權利要求所涵蓋的具體化合物中一部分不具備新穎性，則該馬庫什化合物整體也不具備新穎性；馬庫什權利要求所涵蓋的具體化合物彼此之間的新穎性不互相影響，一部分化合物不具有新穎性并不影響其他化合物的新穎性，因此允許申請人修改馬庫什權利要求，刪除其中不具新穎性的部分，從而使新的馬庫什化合物具有新穎性。

在刪除馬庫什權利要求并列可選項中的一項或幾項時，應當遵循的原則是：修改后的馬庫什權利要求應當是馬庫什權利要求；即：不能將原始申請文件中的馬庫什化合物修改未只剩一個變量，且該變量的可選項均是具體取代基；

如果修改后的馬庫什權利要求僅包含了數(shù)個具體化合物，則這些化合物應當全部在原始申請文件中有明確記載，否則不允許進行這樣的修改。

參考資料：

1. 國家知識產權局專利復審委員會.第40895號復審決定書

2. 《審查指南》第二部分第十章8.1.1

3. 王春偉. 馬庫什權利要求的新穎性判定

4. 韋東. 淺談無效程序中馬庫什權利要求的修改

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：黃燕 超凡知識產權服務股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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