標(biāo)準(zhǔn)必要專利簡析

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作者：潘煒 上海申浩律師事務(wù)所

原標(biāo)題：標(biāo)準(zhǔn)必要專利簡析

近年來，關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的糾紛案件不斷，近期的如英國的Unwired Planet訴華為，較早的如美國的微軟訴摩托羅拉，中國的華為訴IDC等等，由于這些案件不但涉及雙方當(dāng)事人的重大經(jīng)濟利益，而且對于行業(yè)的發(fā)展有重要影響，因此均引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。

標(biāo)準(zhǔn)必要專利指從技術(shù)方面來說對于實施標(biāo)準(zhǔn)必不可少的專利[1]，或指為實施某一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而必須使用的專利[2]。根據(jù)ISO和IEC的定義，標(biāo)準(zhǔn)是指為在一定的范圍內(nèi)獲得最佳秩序，經(jīng)協(xié)商一致指定并由公認(rèn)機構(gòu)批準(zhǔn)，共同使用的和重復(fù)使用的一種規(guī)范性文件。上述的定義比較抽象，簡而言之標(biāo)準(zhǔn)就是經(jīng)一定的程序，大家共同約定，典型的如產(chǎn)品采用何種技術(shù)以及產(chǎn)品設(shè)備間的接口定義。

標(biāo)準(zhǔn)能帶來的主要好處是提升各廠家產(chǎn)品之間的互操作性，通過標(biāo)準(zhǔn)的實施，可以帶來相關(guān)市場的整合，并且通過規(guī)模應(yīng)用可以大幅度降低成本，吸引更多的消費者，從而進一步擴大市場。移動通信就是一個典型的例子，在上世紀(jì)80年代歐洲制定統(tǒng)一的2G標(biāo)準(zhǔn)之后，移動通信產(chǎn)業(yè)取得了飛速增長，3G、4G標(biāo)準(zhǔn)實施后，更是形成了規(guī)模龐大的全球市場。

對于廣泛應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)，如前面所述的2G及之后的3G、4G，其標(biāo)準(zhǔn)中所包含的必要專利具有重要的商業(yè)價值。參與公司一方面能夠借此主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)方向，建立競爭優(yōu)勢，另一方面也能借助標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和技術(shù)鎖定效應(yīng)，通過專利許可獲取巨大的經(jīng)濟利益，因此不但行業(yè)巨頭會積極參與標(biāo)準(zhǔn)的制定，許多公司甚至部分不銷售具體產(chǎn)品的企業(yè)也因其具有可觀的潛在經(jīng)濟利益而投入其中。

標(biāo)準(zhǔn)必要專利作為一類特殊的專利，隨著標(biāo)準(zhǔn)的實施推廣，實際上具有了一定的強制性，與專利的獨占權(quán)利相結(jié)合，將具有對相關(guān)市場的控制力，也就擁有了破壞正常的市場競爭秩序的能力。因此標(biāo)準(zhǔn)組織需要在兩者間權(quán)衡：既要鼓勵創(chuàng)新技術(shù)進入標(biāo)準(zhǔn)，使貢獻者得到適當(dāng)回報的同時；也要保護標(biāo)準(zhǔn)實施者的權(quán)益，維護市場的競爭秩序。基本上標(biāo)準(zhǔn)組織都會對標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人的權(quán)利做出一些限制，典型的如要求專利權(quán)人對于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的信息披露義務(wù)，及對專利實施人的FRAND（公平，合理，無歧視）許可承諾。

由于各公司出于對自身利益的考慮，以及標(biāo)準(zhǔn)組織的自身資源有限等原因，目前標(biāo)準(zhǔn)必要專利存在不少問題，仍以移動通信領(lǐng)域為例：

1、 標(biāo)準(zhǔn)組織中標(biāo)準(zhǔn)必要專利申明的數(shù)據(jù)庫的質(zhì)量和可訪問性均有待提高[3]。以筆者訪問ETSI申明數(shù)據(jù)庫所獲得的信息來看，各個企業(yè)申明了數(shù)量龐大的專利信息，其中應(yīng)該存在過度申明的情況，而且申明的專利信息所包含的信息量較少，難以為潛在的實施者提供足夠的信息。

2、 FRAND的定義不明確，缺乏權(quán)威的統(tǒng)一理解，各公司在確定具體的許可費率時爭議不斷。

3、 Hold-up，即專利劫持，指專利權(quán)人利用專利保護機制，向?qū)嵤┤怂魅〔缓侠淼母邇r，包括以申請禁令相威脅以迫使實施人就范。

4、 Hold-out，即專利反劫持（專利阻延），指實施人通過拖延或者躲避等方式，拒不支付合理的許可費，導(dǎo)致專利權(quán)人的合法利益無法得到保障。

5、 Royalty Stacking，即專利許可費堆疊，標(biāo)準(zhǔn)必要專利往往數(shù)目可觀，掌握在多個機構(gòu)手中，這些機構(gòu)分別收取許可費，累加起來可能達到一個非常高的不合理的總額，從而攫取了行業(yè)的大部分利潤，甚至導(dǎo)致行業(yè)實施者無利可圖。

6、 費率確定難。真正有效的標(biāo)準(zhǔn)必要專利總數(shù)目不明，專利的價值也難以評估，各個實施者的情況各不相同，而且隨時間推移不斷變化中，確定具體的符合FRAND原則的費率難度相當(dāng)大。

各公司之間確定標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費，一般是先接觸談判，若達不成協(xié)議，要么尋求仲裁裁決，要么訴諸法院司法審判，選擇前者，需要雙方達成仲裁的合意，過程較為平和，結(jié)果一般不為公眾所知，選擇后者的話往往會進入矛盾激化的階段，訴訟戰(zhàn)場也經(jīng)常不限于一處，遍地開花。

通常情況下，專利權(quán)的許可屬私權(quán)領(lǐng)域，公權(quán)力應(yīng)盡量避免介入，但標(biāo)準(zhǔn)必要專利承載了一定的公共屬性，涉及公共利益，特別是雙方無法達成一致時，還是應(yīng)提供司法的救濟途徑。在2013年華為訴IDC專利許可費案中，IDC也曾提出許可費應(yīng)雙方自行協(xié)商，法院不應(yīng)介入，被法院拒絕[4]。中國最高法也增加了新案由——標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可使用費糾紛，之后發(fā)布的專利法司法解釋二明確規(guī)定了專利權(quán)人和實施人經(jīng)充分協(xié)商后無法達成一致，可依法提起訴訟[6]。

早期中國法院對于標(biāo)準(zhǔn)專利糾紛的處理立場還是明顯偏向于保護實施人利益的，2008年最高法在回復(fù)遼寧高院關(guān)于某專利侵權(quán)糾紛案件的函件[5]中，提到專利權(quán)人參與國家標(biāo)準(zhǔn)制定，視為其許可他人在實施標(biāo)準(zhǔn)的同時實施該專利，他人的有關(guān)實施行為不屬于侵犯專利權(quán)的行為。專利權(quán)人可以要求實施人支付一定的使用費，但支付的數(shù)額應(yīng)明顯低于正常的許可使用費。這一立場在2012年有了很大的轉(zhuǎn)變，默示許可制度在最高人民法院（2012）民提字第125號判決中被廢止，許可費標(biāo)準(zhǔn)則在2013年的華為訴IDC專利實施許可合同糾紛案中，轉(zhuǎn)變?yōu)閷＠麢?quán)人可要求實施人支付符合FRAND原則的許可費。之后出臺的專利法司法解釋二第24條更是正式明確了標(biāo)準(zhǔn)必要專利實施人可構(gòu)成專利侵權(quán)，應(yīng)按FRAND原則向?qū)＠麢?quán)人支付專利許可費，從而與國際主流司法觀點趨同。

基于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的特殊性，標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛的處理與普通專利糾紛有明顯不同：

1、 專利權(quán)人的侵權(quán)舉證難度大為降低。與普通專利侵權(quán)糾紛中專利權(quán)人要舉證實施人的產(chǎn)品落入專利保護范圍內(nèi)不同，標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人只需證明以下兩點，從而舉證責(zé)任大大減輕[2]：

1) 涉案專利為標(biāo)準(zhǔn)必要專利；

2) 被訴侵權(quán)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)必要專利所對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。

如果被訴侵權(quán)人否認(rèn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利保護范圍的，須就未實施標(biāo)準(zhǔn)必要專利進行舉證[2]。

2、 法院的禁令頒發(fā)更加謹(jǐn)慎，鑒于標(biāo)準(zhǔn)必要專利特有的公共屬性，一般只在實施人有明顯過錯情況下才會頒發(fā)禁令。

3、 專利權(quán)雖屬于私權(quán)，但標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可收費受到一定限制，應(yīng)符合FRAND原則。

4、 標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費糾紛可提請法院進行裁判，但需雙方此前已充分協(xié)商而無法達成一致 [6]。

5、 標(biāo)準(zhǔn)必要專利的市場支配地位已基本被確認(rèn)，專利權(quán)人如行使權(quán)利不當(dāng)，有被依據(jù)反壟斷法認(rèn)定濫用市場支配地位的風(fēng)險。如中國反壟斷法規(guī)定，構(gòu)成濫用市場支配地位的可處上一年度銷售額1%至10%的罰款[7]。2015年高通即被發(fā)改委按中國境內(nèi)銷售額的8%處以60.88億元的罰款[8]。即使未被行政機關(guān)處罰，專利權(quán)人亦有可能被法院判令賠償實施人的損失，如2013年IDC被廣東高院終審認(rèn)定濫用市場支配地位成立，賠償華為2000萬元[9]。

標(biāo)準(zhǔn)必要專利所涉及的多個主題較為復(fù)雜，如禁令的頒布、FRAND原則等，后續(xù)將另行撰文介紹。

參考資料：

[1]  [2018] EWCA Civ 2344，英國上訴法院關(guān)于UP訴華為專利費糾紛上訴案判決書，2018年10月；

[2]  廣東高院關(guān)于審理標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛案件的工作指引（試行），2018年5月；

[3]  COM(2017) 712，歐盟委員會《標(biāo)準(zhǔn)必要專利的歐盟方案》，2017年11月；

[4]  (2013)粵高法民三終字第305號，華為訴IDC專利實施許可合同糾紛終審判決書，2013年10月；

[5]  《最高人民法院針對個案中法律問題的答復(fù)（2008）民三他字第4號》，2008年7月；

[6]  《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）第24條第3款，2016年4月；

[7]  《反壟斷法》第46條第1款，2008年8月；

[8]  國家發(fā)展和改革委員會行政處罰決定書〔2015〕1號，2015年2月；

[9]  （2013）粵高法民三終字第306號，華為訴IDC濫用市場支配地位終審判決書，2013年10月。

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作者：潘煒 上海申浩律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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