實用新型審查意見A26.3的答復(fù)策略探討

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作者：耿乃出 北京路浩知識產(chǎn)權(quán)集團

原標(biāo)題：實用新型審查意見A26.3的答復(fù)策略探討

隨著實用新型申請審查力度趨于嚴(yán)格，不符合A26.3的審查意見通知的數(shù)量相較于往年明顯增加，如何回應(yīng)關(guān)于A26.3的審查意見，以使的更好地說服審查員，保障申請人應(yīng)有的權(quán)利？本文基于筆者專利撰寫實務(wù)過程中的案例，來探討實用新型審查意見中A26.3的答復(fù)思路和策略。

關(guān)鍵詞：清楚、完整、問題、舉證、說明書

前言

隨著實用新型申請審查力度趨于嚴(yán)格，不符合A26.3的審查意見通知的數(shù)量相較于往年明顯增加，如何回應(yīng)關(guān)于A26.3的審查意見，以使的更好地說服審查員，保障申請人應(yīng)有的權(quán)利？本文將圍繞這一出發(fā)點，基于實際案例進行探討。

專利法26.3規(guī)定：說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。

對于大多數(shù)的實用新型來說，A26.3的審查意見就像被判了不立即執(zhí)行的死刑，具有“難答復(fù)，很糾結(jié)”的特點，面對收到的A26.3款的審查意見，常常會讓代理師有種“聞風(fēng)喪膽”的恐懼感。

案例簡述

針對A26.3的審查意見答復(fù)，先從案例入手，下面通過意見陳述成功說服審查員的一個簡單經(jīng)典的案例展開。

關(guān)于專利申請名稱為“手術(shù)交換車”發(fā)出的第一次審查意見通知的部分內(nèi)容如下：

審查員認(rèn)為：該專利申請涉及一種手術(shù)交換車，其所要解決的技術(shù)問題是轉(zhuǎn)移病人環(huán)節(jié)需要多人合力來完成，通常采用繃帶或床單將病人提起到病床上，因為受手術(shù)交換車和病床位置的限制，人的施力角度非常不便，所費的體力非常大，并且也給術(shù)后病患剛縫合的傷口帶來不安全隱患，但是該技術(shù)方案中如何保證交換車能夠適應(yīng)不同高度的床體，從而實現(xiàn)病人的轉(zhuǎn)移，以及如何支撐病人在履帶上，如何避免轉(zhuǎn)移過程中病人受到傷害，說明書中均未有詳細(xì)記載。綜上所述，對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說采用該手段并不能解決實用新型所要解決的問題，附圖中也缺少實施該設(shè)想的具體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使得說明書所記載的內(nèi)容不能構(gòu)成一個清楚完整的技術(shù)方案，因而不符合專利法26.3的規(guī)定。

答復(fù)思路

看到上述審查意見是不是慌得一批？具體該如何答復(fù)？筆者的答復(fù)思路如下：

要點1：明確審查員指出的問題具體是什么，也就是審查員認(rèn)為哪些地方是不清楚、無法理解的

1、如何保證交換車能夠適應(yīng)不同高度的床體，從而實現(xiàn)病人的轉(zhuǎn)移；

2、如何支撐病人在履帶上；

3、如何避免轉(zhuǎn)移過程中病人受到傷害。

有些代理師，將審查意見通知書中審查員的問題羅列之后就開始有針對性的一一作答，還是太年輕啊，莫急莫慌，分析出了審查員的疑惑，還要考慮審查員的疑惑是否跟本申請有關(guān)，舉個例子，想保護一種地上行走的工具，對方卻提出為什么不能飛的問題，不要被跑偏的對方帶跑偏，否則，極容易陷入對方挖的陷阱。

分析出了哪些疑問是需要和審查員正面剛的，哪些疑問是需要帶領(lǐng)審查員回歸正題的，再一一答復(fù)。

例如，關(guān)于“如何保證交換車能夠適應(yīng)不同高度的床體，從而實現(xiàn)病人的轉(zhuǎn)移”的問題，就有跑偏的嫌疑。

筆者陳述理由：本申請公開了一種手術(shù)交換車，所要解決的技術(shù)問題是由于病房場地有限，現(xiàn)有手術(shù)交換車和病床之間轉(zhuǎn)移病人時，費時費力、導(dǎo)致不方便的問題，而并非審查意見中指出的如何保證交換車適應(yīng)不同高度的病床的問題。將審查員的思路拉回正軌，帶著本申請所要解決的技術(shù)問題去看本申請的技術(shù)方案。

要點2：關(guān)于與發(fā)明點無關(guān)的問題，主動提供證據(jù)證明是公知常識

本案例中，為了向?qū)彶閱T對本專利申請審查所付出的辛勤工作表示感謝，筆者決定通過舉證的方式，給審查員提出的關(guān)于“如何保證交換車能夠適應(yīng)不同高度的床體，從而實現(xiàn)病人的轉(zhuǎn)移”跑偏問題一個滿意的答復(fù)。如下：

現(xiàn)有技術(shù)中，手術(shù)交換車的高度為可調(diào)節(jié)的，可以通過調(diào)節(jié)手術(shù)交換車的高度來適應(yīng)本申請的手術(shù)交換車的高度，以實現(xiàn)手術(shù)交換車與病床的高度相匹配。

證據(jù)一：參見申請?zhí)枮镃N201721702518.5的實用新型專利，公開了一種醫(yī)療用多功能手術(shù)床，并具體公開了包括床身主體，床身主體下側(cè)四周均設(shè)有床腿，床腿內(nèi)設(shè)有床腿高度調(diào)節(jié)裝置，床腿高度調(diào)節(jié)裝置包括螺桿、驅(qū)動電機、主動錐齒輪和從動齒輪，床腿內(nèi)部設(shè)有開口朝下的第一凹槽，第一凹槽的封閉端設(shè)有第二凹槽，螺桿的上端位于第二凹槽內(nèi)。實現(xiàn)對手術(shù)床的床腿高度的調(diào)節(jié)，適用于不同身高的醫(yī)生。

證據(jù)二：參見濟寧弘盛醫(yī)療器械有限公司生產(chǎn)的手術(shù)交換車，具體網(wǎng)址https://www.3618med.com/product/zhaoshang-1478043.html

整體升降采用搖桿式設(shè)計，升降行程520-820mm，搖把采用雙向過盈保護，自動潤滑功能，并采用優(yōu)質(zhì)彈簧作輔助力源，升降更輕松。

通過兩個證據(jù)，向?qū)彶閱T闡述現(xiàn)有技術(shù)中手術(shù)交換車高度的調(diào)節(jié)為常規(guī)技術(shù)手段，也就是說，針對審查意見中指出的病床與手術(shù)交換車高度不適配的問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員完全可以通過現(xiàn)有的常規(guī)技術(shù)手段即可解決，也就是說，本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀本申請之前應(yīng)當(dāng)已經(jīng)知道如何調(diào)節(jié)手術(shù)交換車的高度。

很多代理師，陳述到這一步時，就認(rèn)為已經(jīng)完美解決審查員提出的第一個問題了，非也非也，此時要深挖一下問題，多思考一下，將可能潛在的、隱藏的問題一并處理，審查員提出了交換車高度調(diào)節(jié)的問題，會不會在二通中說病床的高度調(diào)節(jié)是不清楚的呢？OK，一切以盡快拿到授權(quán)證書為目的，讓審查員心服口服。筆者又進行了證據(jù)收集，如下。

病床的高度亦為可調(diào)節(jié)的，可以通過調(diào)節(jié)病床的高度來適應(yīng)本申請的手術(shù)交換車的高度，以實現(xiàn)病床與手術(shù)交換車的高度相匹配。

證據(jù)一：參見申請?zhí)枮镃N201810738114.4的發(fā)明專利，公開了一種多功能病床，并具體公開了包括床體和高度調(diào)節(jié)裝置，所述床體的商販設(shè)有床板，且所述床體的端部下方設(shè)有高度調(diào)節(jié)桿和滑槽，所述高度調(diào)節(jié)桿的一端滑動連接所述滑槽，另一端鉸接所述床體，所述高度調(diào)節(jié)裝置位于所述床板的下方，包括若干個連桿機構(gòu)，所述連桿機構(gòu)的上端鉸接所述床板，下端通過限位槽滑動連接所述床體，且所述限位槽的內(nèi)設(shè)有自鎖機構(gòu)；所述床板的兩側(cè)設(shè)有防護欄，所述防護欄的兩端通過四連桿連接所述床體，且所述防護欄上設(shè)有手臂約束裝置。方便調(diào)節(jié)病床的高度，以滿足多種情況下的需要。

證據(jù)二：參見申請?zhí)枮镃N201320386390.1的實用新型專利，公開了一種多功能急救用病床，并具體公開了包括床面組件、床腳組件；所述床面組件包括床面架；所述床腳組件包括床腳架以及固定在床腳架四角下方的腳輪，所述床面架的兩邊的前后位置分別對稱連接有一對前支撐臂和一對后支撐臂，所述床腳架兩邊的前后位置分別鉸接一對前重力臂和一對后重力臂，所述支撐臂的下端與重力臂的上端相互鉸接，還包括有改變支撐臂與重力臂夾角以升降床面架高度的高度調(diào)節(jié)機構(gòu)。實現(xiàn)病床的高度調(diào)節(jié)，減輕醫(yī)護人員勞動強度的優(yōu)點。

證據(jù)三：參見申請?zhí)枮镃N201510471701.8的發(fā)明專利，公開了一種病床，并具體公開了包括床架和設(shè)置于床上的床板，所述床架包括若干支撐腳和設(shè)置于支撐腳上的高度調(diào)節(jié)組件，支撐腳的側(cè)面上設(shè)置滑槽和若干通孔，各支撐腳上的通孔高度相對應(yīng)，高度調(diào)節(jié)組件包括T形調(diào)節(jié)桿和調(diào)節(jié)把手，調(diào)節(jié)桿的一端與調(diào)節(jié)把手相連、另一端與通孔相配合。方便對病床的高度進行調(diào)節(jié)，提高安全性。

由此可見，現(xiàn)有技術(shù)中病床高度的調(diào)節(jié)為常規(guī)技術(shù)手段，也就是說，針對審查意見中指出的病床與手術(shù)交換車高度不適配的問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員完全可以通過現(xiàn)有的常規(guī)技術(shù)手段即可解決，因此，本申請中無需再針對病床的高度調(diào)節(jié)做描述。

要點3：問題源于說明書，還要止于說明書

在答復(fù)審查意見指出的問題時，一定、一定、一定（重要的事情說三遍）要以說明書為依據(jù)，切莫脫離說明書，讓審查員以為的不清楚變得更不清楚。

關(guān)于審查意見中的問題2和3，答復(fù)如下：

參見本申請說明書第3頁第11行至第18行、第4頁第9行至第20行和說明書附圖的記載，床體1的一側(cè)水平設(shè)有第一輥軸2，床體1的另一側(cè)水平設(shè)有第二輥軸3，第一輥軸2與第二輥軸3相互平行，第一輥軸2與第二輥軸3的長度可根據(jù)實際需要設(shè)定。第一輥軸2與第一輥軸電機驅(qū)動連接，第二輥軸3與第二輥軸電機驅(qū)動連接，第一輥軸2通過傳送帶4與第二輥軸3同步轉(zhuǎn)動連接，傳送帶4首尾連接呈履帶式結(jié)構(gòu)。具體的，第一輥軸電機與第二輥軸電機的轉(zhuǎn)動方向和轉(zhuǎn)動速度均相同。

其中，第一輥軸2和第二輥軸3的安裝位置選擇可根據(jù)病人移動部位的需要設(shè)定。當(dāng)病人需要側(cè)向移動時，第一輥軸2和第二輥軸3分別安裝在床體1的左右兩側(cè)；當(dāng)病人需要縱向移動時，即頭或腳方向移動時，第一輥軸2和第二輥軸3分別安裝在床體的床頭和床尾。

參見本申請說明書第3頁第22行至26行和說明書附圖的記載，傳送帶4兩層之間設(shè)有支撐滑輪5，用以對病人起到支撐和輔助傳送帶4水平移動的作用，提高了病人的舒適度。支撐滑輪5的個數(shù)根據(jù)手術(shù)交換車的寬度具體設(shè)置，在一個例子中設(shè)置兩個，沿傳送帶4的轉(zhuǎn)動方向均勻設(shè)置。傳送帶4的材質(zhì)為橡膠，保證一定的支撐強度和柔軟度，便于清洗消毒。在手術(shù)交換車上布置第一輥軸2、第二輥軸3和兩個支撐滑輪5足以支撐病人的身體，加之橡膠傳送帶4的柔性及高摩擦性，完全可以保證病人的支撐與術(shù)后病人及術(shù)后附屬物（如心臟手術(shù)后避震墊，骨科手術(shù)夾具等）平移安全。

病人由手術(shù)交換車平移至病床過程具體如下：

開啟病床床體上電磁吸片，將手術(shù)交換車與病床并接，手術(shù)交換車上的金屬片與病床上的電磁吸片相吸，保證手術(shù)交換車與病床的相對固定；同步開啟手術(shù)交換車上第一輥軸電機、第二輥軸電機和病床上兩個輥軸電機，病人由手術(shù)交換車上移動至病床上，實現(xiàn)病人的平移。

由此可見，本申請說明書中詳細(xì)記載了解決本申請所要解決的由于病房場地有限，現(xiàn)有手術(shù)交換車和病床之間轉(zhuǎn)移病人時，費時費力，導(dǎo)致不方便的問題的技術(shù)方案，附圖中也記載了本申請產(chǎn)品的具體結(jié)構(gòu)，構(gòu)成了一個清楚完整的技術(shù)方案，符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

要點4：關(guān)于A26.3中“清楚”評價的適用主體

申請人還需說明的是，根據(jù)專利法第二十六條第三款的規(guī)定，說明書對發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥鞒龅恼f明應(yīng)當(dāng)達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度。評判本申請的說明書是否符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定，其評判所適用的基本主體應(yīng)當(dāng)是“所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員”，其評判所適用基本的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是“能夠?qū)崿F(xiàn)”。

評判本申請說明書是否符合專利法第二十六條第三款所適用的基本主體是一個知識水平較高的人，并非是個一無所知的初生嬰兒。考慮到本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力，本申請說明書及附圖并非一定要公開手術(shù)交換車高度調(diào)節(jié)和病床高度調(diào)節(jié)的具體結(jié)構(gòu)，本領(lǐng)域技術(shù)人員是能夠照結(jié)合公知常識毫無疑義地實施出本申請?zhí)峁┑牟〈才c手術(shù)交換車高度適配。

比如：描述“A特征與B特征進行螺紋連接”對一個1歲的幼童而言顯然不算清楚的。

如果此時該描述進一步完善，對特征更清楚、完整地解釋“螺紋連接是一種廣泛使用的可拆卸的固定連接，具有結(jié)構(gòu)簡單、連接可靠、裝拆方便等優(yōu)點。螺紋連接類型有螺栓連接、螺釘連接、雙頭螺栓連接等類型，其中，用于連接兩個較薄零件。在被連接件上開有通孔。普通螺栓的桿與孔之間有間隙，通孔的加工要求低……”對幼童而言還是不能算清楚的：

那么，同樣的描述“A特征與B特征進行螺紋連接”對技術(shù)人員而言必然是清楚的。

即，需要注意的是，對清楚完整的標(biāo)準(zhǔn)判斷依據(jù)為：是否能夠?qū)崿F(xiàn)，即需要明白“清楚”、“完整”、“能夠?qū)崿F(xiàn)”三者之間不是并列的關(guān)系，“能夠?qū)崿F(xiàn)”是對清楚、完整的外在程度化的要求。說明書是否對請求保護的技術(shù)方案作出了清楚、完整的說明，是以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該方案為判斷標(biāo)準(zhǔn)，從專利法第二十六條第三款的立法本義來講，“清楚”、“完整”、“能夠?qū)崿F(xiàn)”三點為一個整體的要求，其中“能夠?qū)崿F(xiàn)”是最根本的要求，此三點并非并列關(guān)系。

要點5：結(jié)合說明書隱含的內(nèi)容舉例說明，進一步強化

為了方便審查員更清晰的了解本申請的工作過程，將過程拆分圖提供給您，用于參考審查，具體步驟如下：

將手術(shù)交換車推入病房內(nèi)

將手術(shù)交換車與病床相對鎖緊

同步開啟手術(shù)交換車上第一輥軸電機、第二輥軸電機和病床上兩個輥軸電機

病人的平移

代理師切記，一切答復(fù)需要以說明書為依據(jù)，包括說明書記載的內(nèi)容和隱含公開的內(nèi)容。

要點6：觀點總結(jié)

本申請主要發(fā)明點并非對手術(shù)床高度如何進行調(diào)節(jié)的改進，而是如何將病人從手術(shù)交換車轉(zhuǎn)移至病床，手術(shù)交換車和病床的高度調(diào)節(jié)為本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識，本技術(shù)方案在實施中可以直接采購現(xiàn)有的高度可調(diào)節(jié)的手術(shù)交換車或病床，并不存在公開不充分的問題。

結(jié)束語

希望通過筆者今天一個簡單的小分享，大家今后答復(fù)實用新型審查意見A26.3時，無需憂郁，能笑著面對！

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：耿乃出 北京路浩知識產(chǎn)權(quán)集團

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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