專利篇（四） │ 開放式權(quán)利要求與封閉式權(quán)利要求的判斷規(guī)則

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作者：段重合北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院法官助理

原標(biāo)題：開放式權(quán)利要求與封閉式權(quán)利要求的判斷規(guī)則——維康公司訴專利復(fù)審委員會(huì)、第三人正好公司發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案

雖然以“由……制成”方式撰寫的組合物權(quán)利要求未被規(guī)定在《專利審查指南》中明確列舉的封閉式或開放式權(quán)利要求的情形之中，但通過字面解釋、整體解釋、發(fā)明目的解釋等方法可以確定該撰寫方式為開放式權(quán)利要求。

【案號(hào)及審判人員】

一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2014）京知行初字第1號(hào)　審判長(zhǎng)宿遲、審判員姜穎、審判員儀軍

二審：北京市高級(jí)人民法院（2015）高行（知）終字第3375號(hào)　審判長(zhǎng)焦彥、審判員馬軍、代理審判員孫柱永

【相關(guān)條款】

2001年《中華人民共和國(guó)專利法》（簡(jiǎn)稱《專利法》）第二十六條第四款

裁判情況

2005年7月1日懷化正好制藥有限公司（簡(jiǎn)稱“正好公司”）向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了名稱為“一種藥物金剛藤微丸及其制備方法”的發(fā)明專利，該專利2009年6月17日獲得授權(quán)，專利號(hào)為200510080293.X。針對(duì)涉案專利，浙江維康藥業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“維康公司”）于2013年12月30日向專利復(fù)審委員會(huì)提出無效宣告請(qǐng)求。專利復(fù)審委員會(huì)經(jīng)審查后作出被訴決定，維持涉案專利權(quán)有效。

維康公司不服被訴決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院起訴，認(rèn)為涉案專利權(quán)利要求1為封閉式權(quán)利要求，對(duì)活性成分和輔料都封閉，其原料中不含水。而根據(jù)說明書的記載，水是作為黏合劑使用的，且制備方法中皆有“加水適量攪拌制軟材”的步驟。根據(jù)本領(lǐng)域的公知常識(shí)，微丸制備中必然需要黏合劑。雖然專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)定在制備微丸的最后過程中，水被干燥除去，從終產(chǎn)品來看，微丸只含有金剛藤干浸膏、微晶纖維素和交聯(lián)聚維酮，但根據(jù)說明書實(shí)施例3、實(shí)施例7~11的記載，金剛藤干浸膏、微晶纖維素和交聯(lián)聚維酮的重量份合計(jì)不足200克，而制成的微丸重量卻為200克，其中必含有其他不屬于雜質(zhì)的成分，涉案專利不符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定，請(qǐng)求法院撤銷被訴決定。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。如果權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的，沒有超出說明書公開的范圍，則該權(quán)利要求能夠得到說明書的支持。封閉式權(quán)利要求是指專利保護(hù)范圍限于權(quán)利要求所記載技術(shù)特征的一種權(quán)利要求類型。開放式權(quán)利要求則是指專利保護(hù)范圍除權(quán)利要求所限定的技術(shù)特征外，還可以包括權(quán)利要求未限定技術(shù)特征的一種權(quán)利要求類型。通過字面解釋、整體解釋、發(fā)明目的解釋、本領(lǐng)域技術(shù)人員解釋等角度進(jìn)行分析，專利權(quán)利要求1應(yīng)理解為開放式權(quán)利要求。

涉案專利權(quán)利要求1限定了所述藥物微丸是由金剛藤干浸膏45～150重量份、微晶纖維素50～90重量份以及交聯(lián)聚維酮5～15重量份制成。涉案專利說明書第1頁(yè)載明：“本發(fā)明藥物微丸的原料組成及配比如下（按重量份）：金剛藤干浸膏45～150重量份、加微晶纖維素50～90重量份、交聯(lián)聚維酮5～15重量份”，即說明書中對(duì)權(quán)利要求1技術(shù)方案有相同的記載。同時(shí)，說明書第2頁(yè)記載了金剛藤微丸的制備方法，即“將金剛藤干浸膏粉碎成細(xì)粉，加微晶纖維素、交聯(lián)聚維酮，混合均勻；加水適量攪拌制軟材，軟材用10～20目篩過篩制粒，濕顆粒滾圓，制成微丸；或濕顆微丸50℃～80℃干燥，制成微丸制劑，即得”?；谝陨闲畔?，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠知曉，在將金剛藤干浸膏、微晶纖維素和交聯(lián)聚維酮混合均勻后，水用于將該混合物制成軟材，并會(huì)在得到最終的藥物微丸前經(jīng)過干燥步驟，即水在制備藥物微丸的中間過程發(fā)揮作用。因此，權(quán)利要求1不會(huì)因?yàn)槠渲形聪薅ㄋ鴮?dǎo)致得不到說明書的支持。維康公司的起訴理由不能成立，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院判決駁回維康公司的訴訟請(qǐng)求。

北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為原審判決及被訴決定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，應(yīng)予維持。判決駁回上訴，維持原判。

法官活法

本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于涉案專利是否違反2001年《專利法》第二十六條第四款，其實(shí)質(zhì)在于應(yīng)將涉案專利權(quán)利要求1中以“由……制成”方式撰寫的組合物權(quán)利要求理解為開放式權(quán)利要求還是封閉式權(quán)利要求。我國(guó)歷個(gè)版本《專利法》及《專利法實(shí)施細(xì)則》均未就開放式權(quán)利要求與封閉式權(quán)利要求進(jìn)行專門規(guī)定，歷個(gè)專利審查指南也僅用列舉的方式指出了部分撰寫方式的判斷方法，因此一些案件中對(duì)該問題的認(rèn)定需要結(jié)合權(quán)利要求的撰寫方式進(jìn)行具體分析。

開放式權(quán)利要求是指專利保護(hù)范圍除權(quán)利要求所限定的技術(shù)特征外，還可以包括權(quán)利要求未限定技術(shù)特征的一種權(quán)利要求類型，其保護(hù)范圍則更寬，但也更容易受到挑戰(zhàn)，獲得授權(quán)的難度更大；封閉式權(quán)利要求則是指專利保護(hù)范圍限于權(quán)利要求所記載技術(shù)特征的一種權(quán)利要求類型，其保護(hù)范圍較窄，但也較易獲得專利授權(quán)。

開放式與封閉式權(quán)利要求的不同特點(diǎn)，要求權(quán)利人在申請(qǐng)專利時(shí)就應(yīng)決定采用何種撰寫方式，明晰不同撰寫方式帶來的相應(yīng)法律后果。權(quán)利人應(yīng)結(jié)合自身發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)際情況，選擇適合的權(quán)利要求類型，并承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。

對(duì)于開放式與封閉式權(quán)利要求類型的判斷方法，《專利審查指南2010》采用了非窮盡的列舉式規(guī)定，即“通常，開放式的權(quán)利要求宜采用‘包含’‘包括’‘主要由……組成’的表達(dá)方式，其解釋為還可以含有該權(quán)利要求中沒有述及的結(jié)構(gòu)組成部分或方法步驟。封閉式的權(quán)利要求宜采用‘由……組成’的表達(dá)方式，其一般解釋為不含有該權(quán)利要求所述以外的結(jié)構(gòu)組成部分或方法步驟”，“開放式，例如‘含有’‘包括’‘包含’‘基本含有’‘本質(zhì)上含有’‘主要由……組成’‘主要組成為’‘基本上由……組成’‘基本組成為’等，這些都表示該組合物中還可以含有權(quán)利要求中所未指出的某些組分，即使其在含量上占較大的比例。封閉式，例如‘由……組成’‘組成為’‘余量為’等，這些都表示要求保護(hù)的組合物由所指出的組分組成，沒有別的組分，但可以帶有雜質(zhì)，該雜質(zhì)只允許以通常的含量存在”。

上述規(guī)定給出了常見的開放式與封閉式權(quán)利要求的撰寫方式，但權(quán)利要求的用語(yǔ)千差萬(wàn)別，此類規(guī)定方式無法窮盡實(shí)務(wù)中可能出現(xiàn)的全部情形。因此，在出現(xiàn)上述規(guī)定中未提及的撰寫方式時(shí)，如何判斷其權(quán)利要求的類型，則需要一定的判斷方法。本案中，通過字面解釋、整體解釋、發(fā)明目的解釋等方法最終確定以“由……制成”方式撰寫的組合物權(quán)利要求應(yīng)理解為開放式權(quán)利要求。

字面解釋是權(quán)利要求解釋的最基本的方式。最高人民法院在（2009）民提字第20號(hào)侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，亦從另一角度表達(dá)了字面解釋的觀點(diǎn)，其認(rèn)為：“專利權(quán)利要求1為組合物權(quán)利要求，采用了‘由下述重量配比的原料制成的藥劑’的表達(dá)方式。權(quán)利要求1的這種表達(dá)方式，并不屬于國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局制定的《審查指南2006》第二部分第十章第4.2.1節(jié)所列舉的‘由……組成’‘組成為’等封閉式表達(dá)方式的形式?！蓖瑯?，在本案中，涉案專利權(quán)利要求1采用了“一種藥物微丸，其特征在于該藥物微丸是由下述重量份的原料制成的”撰寫方式，與上述最高人民法院判決中所涉及的權(quán)利要求的撰寫方式基本相同，在無相反證據(jù)推翻的情況下，本案應(yīng)當(dāng)與最高人民法院審理標(biāo)準(zhǔn)保持一致。因此，若僅從字面解釋的角度出發(fā)，涉案專利權(quán)利要求1并不屬于《審查指南2006》中列舉的封閉式權(quán)利要求的情形。

同時(shí)，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院還強(qiáng)調(diào)：“受限于語(yǔ)言文字自身難以克服的模糊性，如果僅簡(jiǎn)單地運(yùn)用字面解釋方法，所得出的結(jié)論很可能與復(fù)雜的實(shí)際情況產(chǎn)生沖突。換言之，上述審查指南中具體列舉的表達(dá)方式，僅應(yīng)視為一種對(duì)封閉式或開放式權(quán)利要求的推定，而非絕對(duì)地意味著使用了相關(guān)語(yǔ)詞的權(quán)利要求一定為封閉式或開放式。在權(quán)利要求所使用語(yǔ)詞雖然與審查指南規(guī)定相符，但若通讀權(quán)利要求后能夠從整體上得到更為恰當(dāng)解釋時(shí)，則不應(yīng)拘泥于審查指南的相關(guān)規(guī)定，而應(yīng)對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行整體解釋。舉例而言，對(duì)于組合物專利的情形，如果其權(quán)利要求前半部撰寫為‘組合物含有……’，而后半部又撰寫為‘余量為……’，則盡管‘含有……’的撰寫方式通常意味著權(quán)利要求為開放式，但‘余量為……’的表述實(shí)質(zhì)上卻意味著該組合物對(duì)其組分封閉，故此時(shí)該權(quán)利要求也應(yīng)相應(yīng)地解釋為封閉式權(quán)利要求。由于本案不屬于上述情形，故還需運(yùn)用其他解釋方法進(jìn)行解釋?！?/p>

權(quán)利要求的解釋顯然不應(yīng)違背發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明目的，因此，進(jìn)行發(fā)明目的解釋也可以進(jìn)一步判斷涉案專利權(quán)利要求的類型。通常情況下，從屬權(quán)利要求是對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求的進(jìn)一步限定，因此，可以用從屬權(quán)利要求限定的內(nèi)容作為判斷獨(dú)立權(quán)利要求類型的佐證。具體而言，如果從屬權(quán)利要求中進(jìn)一步限定了獨(dú)立權(quán)利要求中并未記載的技術(shù)特征時(shí)，則可以排除獨(dú)立權(quán)利要求為封閉式權(quán)利要求，而認(rèn)定其為開放式權(quán)利要求。在前述（2009）民提字第20號(hào)侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，最高人民法院也進(jìn)一步認(rèn)定：“從權(quán)利要求1與權(quán)利要求2的限定關(guān)系看，權(quán)利要求1也不是封閉式表達(dá)方式。從屬于權(quán)利要求1的權(quán)利要求2限定了藥劑為散劑或口服液。一般而言，從屬權(quán)利要求是對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求的進(jìn)一步限定而非擴(kuò)張，在從屬權(quán)利要求2進(jìn)一步限定了權(quán)利要求1中的藥劑可以是散劑或口服液的情況下，顯然權(quán)利要求2還包括除了活性鈣、葡萄糖酸鋅、谷氨酰胺或谷氨酸之外的其他組分，說明權(quán)利要求1可以包括除了活性鈣、葡萄糖酸鋅、谷氨酰胺或谷氨酸之外的其他組分。因此，權(quán)利要求1應(yīng)當(dāng)理解為開放式表達(dá)方式的權(quán)利要求?！蓖瑯拥?，在本案中，引用獨(dú)立權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求5和6進(jìn)一步限定了權(quán)利要求1所述藥物微丸的制備過程中還需加入水和乙醇，因此，權(quán)利要求1亦應(yīng)被理解為開放式權(quán)利要求。

此外，權(quán)利要求的解釋主體離不開本領(lǐng)域技術(shù)人員。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠知曉一旦將權(quán)利要求的技術(shù)方案理解為封閉式權(quán)利要求，將無法實(shí)現(xiàn)涉案專利的發(fā)明目的，那么涉案專利的權(quán)利要求應(yīng)被理解為開放式權(quán)利要求。本案中，權(quán)利要求1限定了金剛藤干浸膏、微晶纖維素和交聯(lián)聚維酮三種原料，但本領(lǐng)域技術(shù)人員顯然可以意識(shí)到，在缺乏水或乙醇等其他溶劑作為黏合劑的情況下，上述三種固態(tài)原料不可能均勻混合，也不可能得到成丸所需的軟材。因此，從這一角度出發(fā)，涉案專利權(quán)利要求1應(yīng)被理解為開放式權(quán)利要求。

專家評(píng)析

權(quán)利要求撰寫形式的不同直接影響著專利的保護(hù)范圍，而對(duì)于組合物的權(quán)利要求而言，通常采用封閉式與開放式的撰寫形式，這兩種撰寫形式在醫(yī)藥領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用。專利審查指南中主要通過撰寫權(quán)利要求時(shí)所使用的語(yǔ)詞，對(duì)權(quán)利要求屬于封閉式或開放式進(jìn)行界定。但不得不說，由于專利審查指南中主要通過例舉的方式，而在專利申請(qǐng)文件撰寫時(shí)受限于語(yǔ)言文字自身難以克服的模糊性，對(duì)于權(quán)利要求到底是封閉式抑或是開放式會(huì)存在爭(zhēng)議，即對(duì)保護(hù)范圍的確定存在爭(zhēng)議，由此將直接會(huì)影響到對(duì)于權(quán)利要求是否支持、是否具備新穎性/創(chuàng)造性的判斷結(jié)論。該案通過對(duì)權(quán)利要求本身的理解、結(jié)合說明書的內(nèi)容，以及對(duì)于在先判決的分析等多個(gè)方面對(duì)于開放式權(quán)利要求和封閉式權(quán)利要求的確定給出了可供操作的判斷原則。其與《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第七條的思路亦不謀而合。

（評(píng)析專家：姚云，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心　化學(xué)部副主任）

文摘自《北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院典型案例評(píng)析（2014—2019）》

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作者：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院組織編寫王金山主編

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaiy.cn）

作者：段重合北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院法官助理

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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