法律思維在專利申請審查答復(fù)中具有重要作用

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“本文結(jié)合一件發(fā)明專利申請案例，闡述法律思維在其中具有的重要作用?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：金永剛 丁建春 賈鳳濤 廣東君龍律師事務(wù)所

在專利申請審查過程中，通常是圍繞申請專利保護(hù)的技術(shù)方案是否符合專利授權(quán)的實質(zhì)性條件進(jìn)行評價。在實務(wù)中，這種技術(shù)思維方式不應(yīng)當(dāng)被視為專利申請審查中的唯一思維方式，還應(yīng)當(dāng)具有法律思維。筆者結(jié)合近期承辦的一件發(fā)明專利申請案例，闡述法律思維在其中具有的重要作用。

一、批判性思維

批判性思維是法律思維中最常見的一種思維方式，是指審慎地運(yùn)用推理去斷定一個斷言是否為真[1]，體現(xiàn)的是質(zhì)疑精神。在專利審查中，對于審查意見不能盲目信服，不能輕易“繳械投降”接受審查觀點，而是要善于發(fā)現(xiàn)、敢于質(zhì)疑。

本專利申請是一件人工智能領(lǐng)域中的圖像檢測申請。對于該申請，在第一次審查意見中，審查員針對申請文件，通過檢索找到對比文件1，認(rèn)為是在申請日之前由同一發(fā)明人發(fā)表的相同學(xué)術(shù)論文，據(jù)此分析判定該專利申請缺乏新穎性而不能授權(quán)。

筆者初步瀏覽對比文件1的內(nèi)容后，雖然是IEEE英語論文，但在文字內(nèi)容、圖例等多方面與該專利申請文件相同。筆者第一時間與發(fā)明人進(jìn)行了溝通，確信在提交該專利申請之前，發(fā)明人提交過該IEEE英語論文。筆者對授權(quán)前景表示擔(dān)憂，但是并沒有就此放棄，而是對該IEEE英語論文的公開發(fā)表時間進(jìn)行核實確認(rèn)。

筆者發(fā)現(xiàn)，在審查員提供的對比文件1的第2頁中記載有：

圖1  對比文件1的部分截圖

審查員據(jù)此認(rèn)為該論文的公開日期是2019年9月25日，在本申請的申請日之前。但是，該頁同時還記載有：Volume:31,Issue:8,Aug.2020，表明出版日期是2020年8月，這在本申請的申請日之后，對本申請的新穎性沒有影響。那么就存在兩個不同的日期，究竟以哪一個為準(zhǔn)，并不能毫無疑義的唯一的加以確定。

筆者進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，對比文件1中在“2705-2715”的每一頁的頁眉也明確記載有：“IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS,VOL.31,NO.8,AUGUST 2020”。進(jìn)一步表明對比文件1是在 2020年8月公開出版的。因此，作為對比文件1的該IEEE英語論文不應(yīng)當(dāng)作為現(xiàn)有技術(shù)而否定本專利申請的新穎性。

據(jù)此，筆者在第一審查意見的答復(fù)中進(jìn)行了上述抗辯陳述。

二、證據(jù)思維

證據(jù)思維在法律思維中體現(xiàn)的是一種實證精神，證據(jù)的三性：真實性、合法性和關(guān)聯(lián)性應(yīng)當(dāng)?shù)玫接行Т_認(rèn)。在專利審查中，對比文件作為審查的證據(jù)，對其三性需要充分考察。

對于本專利申請，審查員在第二次審查意見中，認(rèn)可了筆者的前述觀點，但又引入了對比文件2，繼續(xù)否定本申請的新穎性。對比文件2作為來自一家國外科研社交網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)證據(jù)，審查員認(rèn)為對比文件2的公開日期是2019年9月30日，依據(jù)是對應(yīng)網(wǎng)址的網(wǎng)頁內(nèi)容，如圖2所示：

圖2 對比文件2的網(wǎng)絡(luò)頁面部分截圖

可以看到，讀者如果想要獲得該論文的全文內(nèi)容（full-text），而不是摘要（Abstract），則需要直接向作者提出請求方可獲得。對此，筆者試圖從該官方網(wǎng)站獲取該論文時，出現(xiàn)如圖3所示彈窗：

圖3 對比文件2下載時出現(xiàn)的彈窗截圖

可見，要獲得對比文件2的全文內(nèi)容（Full text）有特定的限制，需要專業(yè)團(tuán)體或成員（institution or member）或密碼方可允許。那么，審查員是否能從該網(wǎng)站獲得了對比文件2？并且，即便是當(dāng)前能夠從該網(wǎng)站獲得對比文件2，也不能關(guān)聯(lián)表明在本申請的申請日之前可以獲得該對比文件2。對此，筆者在第二次意見陳述中，希望審查員能夠披露對比文件2的實際來源，以及能夠證明對比文件2是在申請日之前獲得，否則以對比文件2來否定本申請的新穎性就缺乏真實性。

審查員繼續(xù)審查，在第三次審查意見中則表明，基于該國外科研社交網(wǎng)站上對比文件2的DOI信息，在另外一家國內(nèi)商業(yè)網(wǎng)站上下載得到對比文件2。由此表明，對比文件2并不是直接從該國外科研社交網(wǎng)站上獲得。另外，筆者對于該國內(nèi)商業(yè)網(wǎng)站提供對比文件2的合法性也提出了質(zhì)疑。

因此，在本申請的申請日之前，公眾是否能夠從該國外科研社交網(wǎng)站直接獲取對比文件2的全文，始終沒有得到可靠有效的證實。

三、法條思維

法條思維在法律思維中體現(xiàn)的是基于法條含義進(jìn)行辨析應(yīng)用的精神，這在國家知識產(chǎn)權(quán)局每年公布的復(fù)審和無效典型案例中率有出現(xiàn)[2]。在本申請的審查中，對比文件2是否屬于保密情形需要結(jié)合事實進(jìn)行辨析。

關(guān)于對比文件2，結(jié)合前述圖3說明，表明其所針對的人群對象具有特定性。如下圖4所示，對比文件2中還明確記載有：

圖4 對比文件2備注說明的部分截圖

因此，即便是上述特定人員在本申請的申請日之前可以獲得對比文件2，也只是被允許個人使用（Personal use is permitted），若要再次公布或再次傳播（republication/redistribution），則需要得到IEEE的允許。

實際上，對比文件2是在對比文件1正式出版之前，發(fā)明人上傳到該國外科研社交網(wǎng)站的同一篇論文。但是，以上事實表明，對比文件2只是用于個人使用，未經(jīng)允許不能公開傳播。

結(jié)合《專利審查指南》中的規(guī)定“所謂保密狀態(tài)，不僅包括受保密規(guī)定或協(xié)議約束的情形，還包括社會觀念或者商業(yè)習(xí)慣上被認(rèn)為應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保密義務(wù)的情形，即默契保密的情形。”根據(jù)前述說明，對比文件2符合默契保密的情形。

但是，如圖5所示，審查員在三次審查意見中指出對比文件2在2019年9-10月，該文獻(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)預(yù)覽版已可以被通過PDF下載以及網(wǎng)頁瀏覽44次。

圖5 對比文件2在2019年9-10月下載情況統(tǒng)計示圖

對此，筆者認(rèn)為根據(jù)該國外科研社交網(wǎng)站的規(guī)定，上述數(shù)據(jù)只能是表明僅有上述團(tuán)體或成員（institution or member）才有資格下載，并有過圖示的下載經(jīng)歷，但并不表明普通公眾可以自由獲得對比文件2。并且，也沒有證據(jù)表明“負(fù)有保密義務(wù)的人違反規(guī)定、協(xié)議或者默契泄露秘密，導(dǎo)致技術(shù)內(nèi)容公開，使公眾能夠得知這些技術(shù)”。

因此，多處證據(jù)表明對比文件2并不屬于公眾可以在本申請的申請日之前，能夠獲知的情形。屬于根據(jù)社會觀念或者商業(yè)習(xí)慣上被認(rèn)為應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保密義務(wù)的情形，即默契保密的情形。

四、判例思維

判例思維在法律思維中體現(xiàn)的是以判例為參考統(tǒng)一審判標(biāo)準(zhǔn)的精神。在專利審查中，可以結(jié)合國家知識局公布的審查案例、最高人民法院公布的指導(dǎo)案例等進(jìn)行答復(fù)說理。

為了進(jìn)一步表明對比文件2不屬于本申請的在先現(xiàn)有技術(shù)，筆者在國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)（國家知識產(chǎn)權(quán)局 復(fù)審無效決定評析 淺析網(wǎng)絡(luò)證據(jù)公開性的認(rèn)定 (cnipa.gov.cn)），以及在《中國知識產(chǎn)權(quán)報》發(fā)表的文章《淺析網(wǎng)絡(luò)證據(jù)公開性的認(rèn)定》[3]，如下圖6所示，找到了與本申請相關(guān)的引證案例。

圖6 引證案例在《中國知識產(chǎn)權(quán)報》的版面截圖

其中記載有關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)能否構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行判斷時要考慮的條件包括：“一、公開相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)的網(wǎng)站是否是可信”、“四、該網(wǎng)頁內(nèi)容可供不特定的人予以訪問，且訪問的人不負(fù)有保密義務(wù)”。

結(jié)合該引證案例，筆者論述了可以下載對比文件2的某國內(nèi)商業(yè)網(wǎng)站的可信度較低，而對應(yīng)的該國外科研社交網(wǎng)站具有很高的可信度，但是其直接提供的是對比文件2的摘要信息，而不是全文內(nèi)容。要從該網(wǎng)站獲得全文內(nèi)容，則明顯受到訪問限制，屬于供特定人的訪問，并且對訪問人有保密義務(wù)的要求。

進(jìn)一步的，該引證案例還表明：“對于證據(jù)1-3，該網(wǎng)頁內(nèi)容顯示的上載時間是2014年5月28日，在無相關(guān)證據(jù)證明的情況下，無法確定該上載時間即為該證據(jù)的公開時間，因此證據(jù)1- 3也不能作為本專利的現(xiàn)有技術(shù)”。無獨有偶，非常巧合的是，該引證案例中的網(wǎng)頁所在的網(wǎng)站，是與對比文件2相同的該國外科研社交網(wǎng)站。

由此，筆者認(rèn)為本申請審查中選用的對比文件2，在無相關(guān)證據(jù)證明的情況下，其網(wǎng)頁上顯示的時間僅是其摘要發(fā)布的時間，并不能表明是全文內(nèi)容的公開時間。

最終，該專利申請歷經(jīng)三次審查意見而獲得授權(quán)。我們反思總結(jié)該過程，始終認(rèn)為審查員高度負(fù)責(zé)，對該申請進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的審查。我們從申請人的立場出發(fā)，綜合運(yùn)用多種法律思維方式，對審查觀點大膽質(zhì)疑、小心求證，最大努力和最大限度的維護(hù)了申請人的合法權(quán)益。

參考文獻(xiàn)：
1.趙宏，法律人思維與寫作，第24頁，中國法制出版社，2022.06
2.國家知識產(chǎn)權(quán)局，2021年度專利復(fù)審無效十大案件之“左心耳封堵器”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案，2022.04.27
3.王艷，淺析網(wǎng)絡(luò)證據(jù)公開性的認(rèn)定，中國知識產(chǎn)權(quán)報，2021.9.1

（原標(biāo)題：法律思維在專利申請審查答復(fù)中具有重要作用）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：金永剛 丁建春 賈鳳濤 廣東君龍律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：法律思維在專利申請審查答復(fù)中具有重要作用（點擊標(biāo)題查看原文）

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