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“理論專業(yè)的梳理探討，有助于在實踐中更好的把握業(yè)務標準和尺度?！?/strong>
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：李鴻儒 好麗友中國區(qū)知產(chǎn)負責人
一、前言
記得剛?cè)胄刑幚戆b審核業(yè)務時，我遇到的第一個問題是對注冊商標是否規(guī)范使用的判斷。對于公司已核準注冊的商標，出于商業(yè)因素的考量，設計部門可能會對商標標志進行一些細微的調(diào)整。當時沒有前輩教導的情況下，我采取了嚴格的審核標準：當實際設計的商標標志和注冊商標不一致時，建議設計部門要么調(diào)整設計與商標標樣保持一致，要么去掉商標注冊標記。執(zhí)行上，簡單安全有效。從業(yè)多年，回過頭重新審視商標標志規(guī)范使用的問題，有了更加深入細致的思考和認識，與行業(yè)同仁共享我的梳理分析歷程。
二、《商標法》角度的分析
《商標法》第六章商標使用的管理中的第四十八條規(guī)定：本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。
第四十九條第一款規(guī)定：商標注冊人在使用注冊商標的過程中，自行改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的，由地方工商行政管理部門責令限期改正；期滿不改正的，由商標局撤銷其注冊商標。
第五十二條規(guī)定：將未注冊商標冒充注冊商標使用的，或者使用未注冊商標違反本法第十條規(guī)定的，由地方工商行政管理部門予以制止，限期改正，并可以予以通報，違法經(jīng)營額五萬元以上的，可以處違法經(jīng)營額百分之二十以下的罰款，沒有違法經(jīng)營額或者違法經(jīng)營額不足五萬元的，可以處一萬元以下的罰款。
由法條可知，商標的使用包括注冊商標的使用和未注冊商標的使用，商標的不規(guī)范使用亦包括注冊商標的不規(guī)范使用和未注冊商標的不規(guī)范使用，其中未注冊商標不規(guī)范使用需要達到冒充注冊商標的程度。注冊商標不規(guī)范使用和未注冊商標不規(guī)范使用對應不同的罰則。僅從字面上看，對于注冊商標的不規(guī)范使用有一次限期改正的機會，期滿不改正的由商標局撤銷其注冊商標。對于未注冊商標冒充注冊商標的不規(guī)范使用，除了限期改正外，地方工商行政管理部門還可以予以通報和罰款。相對注冊商標的不規(guī)范使用，對未注冊商標冒充注冊商標的欺騙行為的懲處更重。
既然涉及注冊商標和未注冊商標的不規(guī)范使用，就需要我們先區(qū)分兩個的概念：注冊商標與未注冊商標，特別是注冊商標和未注冊商標的邊界。注冊商標，是經(jīng)商標局依法核準注冊的商標。未注冊商標是未獲得核準注冊的商標，包括未向商標局提交商標申請、提交商標申請未獲準注冊、獲準注冊的商標被無效被撤銷未續(xù)展、注冊商標超限度使用等情形。前述三種情形比較好理解，合法有效的注冊商標的反面是未注冊商標，無論是未申請、未注冊，還是注冊后失去“資格”。比較特別的是第四種情形，注冊商標本身沒有問題，但由于在使用時超出了“注冊商標”的限度，已經(jīng)無法視為是對注冊商標的使用，而只能認為是對未注冊商標的使用。
那么，“注冊商標”的限度是什么呢？《商標法》第二章商標注冊的申請中的第二十三條規(guī)定：注冊商標需要在核定使用范圍之外的商品上取得商標專用權的，應當另行提出注冊申請。也就是說，當超出注冊商標核定使用的商品或服務范圍時，對于實際使用的商品或服務來說，并不存在一個注冊商標，實際使用的是一個全新的商標、一個未注冊商標。《商標法》第二十四條規(guī)定：注冊商標需要改變其標志的，應當重新提出注冊申請。也就是說，改變標志會導致注冊商標變成未注冊商標，必要時需重新提交商標注冊申請。再結合《商標法》第七章注冊商標專用權的保護，第五十六條規(guī)定：注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。從體系上可以理解為：當注冊商標實際使用時，超出核定使用的商品范圍，或者改變了商標標志的，踏出注冊商標專用權邊界，我們可以認為屬于對未注冊商標的使用。
三、《商標一般違法判斷標準》角度的分析
《商標一般違法判斷標準》第十八條規(guī)定：《商標法》第四十九條第一款所稱自行改變注冊商標，是指商標注冊人擅自對注冊商標的文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志、顏色組合、聲音等構成要素作局部改動或者變換相對位置，影響對該注冊商標的認知或者識別，仍標明“注冊商標”或者注冊標記的。
第二十二條規(guī)定：《商標法》第五十二條所稱的冒充注冊商標，是指在使用未注冊商標的商品、商品包裝、容器、服務場所以及交易文書上或者在廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，標明“注冊商標”，或者在未注冊商標上標注注冊標記，或者在未注冊商標上標注與注冊標記近似的符號，誤導相關公眾的。
第二十三條規(guī)定：商標注冊人或者使用人有下列行為之一的，均屬《商標法》第五十二條規(guī)定的冒充注冊商標：……（五）改變注冊商標的顯著特征后仍標明“注冊商標”或者標注注冊標記的……
從國家知識產(chǎn)權局發(fā)布的更細致的規(guī)范性文件可見，無論是注冊商標不規(guī)范使用，還是未注冊商標冒充注冊商標的不規(guī)范使用，必不可少的構成要件是商標使用人向公眾表達了“注冊商標”的“身份”，具體方式可以是標明了“注冊商標”或注冊標記，也可以是其他注冊商標使用的聲稱等，這是違反《商標法》第四十九條第一款或第五十二條的前提條件。
商標局將核準注冊的決定在《商標公告》上予以公告，產(chǎn)生相應的法律效力?；诠娦刨?，在表明“注冊商標身份”的情況下，注冊商標標志不能超限度不規(guī)范使用。未注冊商標在不涉及商標禁用的絕對條款，不侵犯他人在先權益等情況下，一般可以自行安排使用?！渡虡朔ā返谖迨l主要規(guī)制的是未注冊商標冒充注冊商標的欺騙行為。
根據(jù)《商標一般違法判斷標準》可知，《商標法》第四十九條自行改變注冊商標，對商標標志的改變程度較輕微。“構成要素作局部改動或者變換相對位置”，比如改變文字字體、局部微調(diào)等不影響注冊商標獨特表現(xiàn)方式的細微改動，但改動需要達到影響對注冊商標認知或識別的程度，如果是設計瑕疵或者需要和標樣仔細比對才能觀察到的不一致，不應當屬于自行改變注冊商標的范疇?！?a href='http://tjjsmcc.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標法》第五十二條冒充注冊商標對應的標志改動程度較大，需達到“改變注冊商標的顯著特征”的程度，比如改變主體部分、拆分、組合、改變獨特表現(xiàn)方式等。
也就是說，表明注冊商標“身份”的情況下，當實際使用時對注冊商標標志的改變程度極其細微，不違反《商標法》第四十九條或第五十二條的任何一個條款，不構成商標的不規(guī)范使用；當實際使用時對注冊商標標志較細微，影響對該注冊商標的認知或者識別，構成《商標法》第四十九條第一款規(guī)定的自行改變注冊商標的注冊商標的不規(guī)范使用。當實際使用時改變了注冊商標的顯著特征，已經(jīng)不能認為是對注冊商標的使用，而構成《商標法》第五十二條規(guī)定的未注冊商標冒充注冊商標的不規(guī)范使用。
四、其他司法解釋角度的分析
《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》的第一條規(guī)定：……原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當根據(jù)民事訴訟法第一百二十四條第（三）項的規(guī)定，告知原告向有關行政主管機關申請解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標，與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。
也就是說，當注冊商標改變顯著特征、拆分、組合使用時，已經(jīng)不認為是對注冊商標的使用，不構成注冊商標之間的權利沖突，人民法院可以直接受理審查民事糾紛。比如(2019)粵0309民初14026號廣東小天才科技有限公司訴深圳市唐軒電子有限公司侵害商標權糾紛案，一審法院將被訴侵權商標分為兩類：第一類，按照被告“
”注冊商標標識使用，第二類，沒有按照被告“
”注冊商標標識使用。由于被告唐軒電子公司在兒童星小天才旗艦店的首頁標注有“
”標識，該標識分成兩行，上行為“兒童星”三個字，下行為“小天才”三個字，下行的“小天才”明顯大于上行的“兒童星”。被告唐軒電子公司在其經(jīng)營的唐軒數(shù)碼專營店中被訴侵權產(chǎn)品圖片的左上角標注“
”標識，其中“小天才”三個字突出放大使用。經(jīng)審查，被告唐軒電子公司在兒童星小天才旗艦店首頁和唐軒數(shù)碼專營店被訴侵權產(chǎn)品圖片上實際使用的兩個標識屬于沒有按照“
”注冊商標標識規(guī)范性使用，被告唐軒電子公司使用上述兩個標識的行為不能視為其使用“
”注冊商標的行為，原告主張被告唐軒電子公司實際使用的上述兩個標識與其第14599115號及第19429417A號“
”注冊商標構成近似、侵犯其注冊商標專用權，屬于人民法院的受案范圍，本院依法予以受理。
《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》的第二十六條規(guī)定：商標權人自行使用、他人經(jīng)許可使用以及其他不違背商標權人意志的使用，均可認定為商標法第四十九條第二款所稱的使用。實際使用的/商標標志與核準注冊的商標標志有細微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標的使用……。
也就是說，對于商標連續(xù)三年未使用的撤銷案件，司法解釋明確規(guī)定注冊商標未改變顯著特征的使用，可以視為是對注冊商標的使用，用以維持商標注冊。比如（2017）京73行初633號“億健YIJIAN”商標權撤銷復審行政糾紛案，由于訴爭商標與實際使用商標均由中文“億健”和英文“YIJIAN”組成，其區(qū)別僅在于兩部分排列不同，字體不同，但上述區(qū)別尚未達到顯著特征不同的程度，另考慮到頂康公司在第28類商品上并未注冊有其他商標，故應認定訴爭商標在核準使用的“鍛煉身體器械”上進行了商標法意義上的使用。
前述兩個司法解釋對待注冊商標使用的問題，采取了相同的標準，即以是否改變顯著特征作為是否視為注冊商標使用的判斷基準。但兩者的出發(fā)點和視角并不相同，一個從防止混淆的角度，判斷是否構成注冊商標的使用；一個從清理閑置商標的角度，判斷是否構成注冊商標的使用。值得注意的是，商標權撤銷案件需要比對訴爭商標和實際使用商標，在是否改變顯著特征的判斷上沒有明確的方向指引。而商標侵權案件比對被告的被訴侵權商標和被告的注冊商標時，由于原告涉案商標的存在，在被告注冊商標顯著特征改變的判斷上，有一定的方向指引參考。
五、商標的規(guī)范使用與不規(guī)范使用
如前所述，根據(jù)《商標法》第二十三條、第二十四條、第五十六條的規(guī)定，實際使用商標標志與注冊商標不一致時，可以認為其是對未注冊商標的使用，注冊商標與未注冊商標在標志上的界限為核準注冊的商標。根據(jù)《商標法》第四十九條、第五十二條的規(guī)定，注冊商標未改變顯著特征情況下的使用，可以視為是對注冊商標的使用，注冊商標與未注冊商標在標志上的界限似乎為是否改變顯著特征。
這里，我們需要厘清注冊商標與未注冊商標、規(guī)范使用與不規(guī)范使用之間的關系。首先，“認為”和“視為”概念上存在差別。注冊商標改變程度未達改變顯著特征前，從未注冊商標的角度，可以“認為”是對未注冊商標的使用，這沒問題。從對已經(jīng)注冊的商標在使用上給予一定寬容空間的角度，未改變顯著特征時，可以“視為”是對注冊商標的使用，但并不是說這樣的“視為”就意味著“規(guī)范”。
其次，《商標法》第五十六條規(guī)定了商標專用權的保護客體，第五十七條規(guī)定了商標專用權的保護范圍。當對標志的改變超出了保護客體的范圍，可以認為是對未注冊商標的使用，是對注冊商標的不規(guī)范使用。但只有當改變程度達到影響對注冊商標的認知或者識別，而又未改變顯著特征時，才屬于需要受到《商標法》第四十九條規(guī)制的不規(guī)范使用，在行政處罰上被要求限期改正。由于注冊商標未達改變顯著特征的程度，從對注冊商標使用容忍的角度，在連續(xù)三年不使用撤銷案件中，其可以視為對注冊商標的使用；在商標侵權民事訴訟中，可以視為對被告注冊商標的使用。
當注冊商標已經(jīng)改變了顯著特征，已經(jīng)是一個新的未注冊商標，踏出了“可視為”注冊商標的容忍界限。在行政處罰上，對冒充注冊商標欺騙行為給予更嚴厲的處罰；在連續(xù)三年不使用撤銷案件中，不可作為注冊商標的使用證據(jù)；在商標侵權民事案件中，不能作為被告對其注冊商標使用的抗辯。
對于《商標法》第二十三條、第二十四條涉及的情形，結合《商標法》第四條的規(guī)定：自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊，這里包含了一個重要的前提：經(jīng)營“需要”，只有當商標使用人認為改變的標志需要作為注冊商標時，應當重新提出注冊申請。
六、后記
理論專業(yè)的梳理探討，有助于在實踐中更好的把握業(yè)務標準和尺度。隨著商業(yè)社會的發(fā)展，渠道細分、專供、聯(lián)合推廣等成為了越來越普遍的業(yè)務模式，這對知識產(chǎn)權業(yè)務提出了更高的要求，作為企業(yè)知產(chǎn)從業(yè)的一員，筆者愿盡綿薄之力，與行業(yè)同仁一起研究探索。
李鴻儒作者專欄
4、《IP洞察》：李鴻儒｜淺論商品商標與服務商標的區(qū)分與界定
（原標題：商標標志不規(guī)范使用相關問題探討）
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：李鴻儒 好麗友中國區(qū)知產(chǎn)負責人
編輯：IPRdaily辛夷 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：商標標志不規(guī)范使用相關問題探討（點擊標題查看原文）
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