「國(guó)內(nèi)專利文本」遞交「PCT受理局」時(shí)，需要修改么？

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作者：謝敏楠萬(wàn)慧達(dá)北翔集團(tuán)

原標(biāo)題：「國(guó)內(nèi)專利文本」遞交「PCT受理局」時(shí)，需要修改么？

做過(guò)PCT的申請(qǐng)人和代理人，對(duì)PCT程序都不陌生。目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)代理PCT案件的事務(wù)所，都將其作為一項(xiàng)流程性的工作。通常，客戶先申請(qǐng)了一個(gè)國(guó)內(nèi)專利之后，這個(gè)國(guó)內(nèi)專利文本也就成了PCT申請(qǐng)的文本，遞交至PCT中國(guó)受理局。似乎大家都不太重視或不太意識(shí)到PCT文本的修改。

據(jù)悉，此前有很多PCT是受資助政策的刺激而出來(lái)充量的。這種當(dāng)然也不存在改寫(xiě)的必要性，因?yàn)樯暾?qǐng)人和代理機(jī)構(gòu)可能并不在意保護(hù)與否，而更在意少花點(diǎn)成本多拿點(diǎn)資助。

但是，隨著專利保護(hù)需求的增長(zhǎng)和資助政策的調(diào)整，已有越來(lái)越多的PCT（或通過(guò)巴黎公約申請(qǐng)國(guó)外專利也好），是真正出于保護(hù)目的而生。代理行業(yè)是否準(zhǔn)備好了迎接這樣的訴求？

1、PCT文本有必要做實(shí)質(zhì)修改嗎？

首先，據(jù)筆者的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，越來(lái)越多申請(qǐng)人在重要技術(shù)的專利獲權(quán)上已舍得投入?？赡芟戎扔X(jué)的創(chuàng)新主體已經(jīng)嘗試過(guò)或了解到低價(jià)代理模式的惡果吧。筆者從事代理行業(yè)近十年，看過(guò)國(guó)內(nèi)專利代理的百態(tài)，從一開(kāi)始懵懵懂懂走“量”模式的代理，轉(zhuǎn)型成走“質(zhì)”模式的代理。作為一個(gè)還是比較從客戶利益的角度出發(fā)的代理人，隨著經(jīng)驗(yàn)的積累，筆者發(fā)現(xiàn)以很多國(guó)內(nèi)的專利文本直接走到國(guó)外，是一種浪費(fèi)。因?yàn)閲?guó)內(nèi)審查實(shí)踐對(duì)“權(quán)利要求得到說(shuō)明書(shū)的支持”相對(duì)較為苛刻（尤其是生物、化學(xué)領(lǐng)域），國(guó)內(nèi)代理人已經(jīng)習(xí)慣了往保護(hù)范圍小的方向?qū)?，這個(gè)時(shí)候如果完全照搬成PCT文本或直接通過(guò)巴黎公約進(jìn)入，在外國(guó)（尤其是一些不存在“等同原則”（“doctrine of equivalents”）的國(guó)家）極難獲得合理的保護(hù)。

關(guān)于等同原則：即使某一方侵權(quán)產(chǎn)品或方法并沒(méi)有落入某專利的權(quán)利要求的字面范圍內(nèi)，但卻等同于權(quán)利要求所保護(hù)的發(fā)明時(shí)，等同原則允許法庭判決該方侵犯他人專利。在中國(guó)，適用等同原則有兩個(gè)條件，一是與權(quán)利要求中的技術(shù)特征以基本相同的手段、實(shí)現(xiàn)基本相同的功能、達(dá)到基本相同的效果；二是對(duì)本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)講是顯而易見(jiàn)的。

這種“吃虧”在生物醫(yī)藥或化學(xué)領(lǐng)域中，表現(xiàn)得極為突出。因?yàn)橥鈬?guó)允許的授權(quán)專利的保護(hù)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中國(guó)的保護(hù)范圍。例如，在序列限定的同族申請(qǐng)中，美國(guó)專利（US 8647632B2）權(quán)利要求1的授權(quán)范圍為：“一種分離多肽，含有(a)如SEQ ID No:4 所示的氨基酸序列，所述多肽誘導(dǎo)葡萄糖代謝；或(b)與SEQ ID No:4至少95%同源性的氨基酸序列”。而相應(yīng)的中國(guó)同族專利（CN 102596247B），授權(quán)的權(quán)利要求1為：“一種分離多肽，所述分離多肽由SEQ ID No:4表示的氨基酸序列組成”。對(duì)于序列限定的專利，中國(guó)的授權(quán)權(quán)利要求要突破“封閉式”的、特定序列的權(quán)利要求，是極其艱難的，這是大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士所知曉的。因此，大家在撰寫(xiě)中國(guó)專利時(shí)，也習(xí)慣性地寫(xiě)為封閉式的特定序列。如果這樣的專利申請(qǐng)文本直接進(jìn)入國(guó)外的話，申請(qǐng)人損失的保護(hù)空間是巨大的，他人也更容易通過(guò)一些例如氨基酸突變等的手段，來(lái)嘗試規(guī)避專利保護(hù)范圍。

這里僅列舉了一個(gè)例子。事實(shí)上，在生物醫(yī)藥、化學(xué)領(lǐng)域，還有很多類(lèi)似的情況。所以，在這些領(lǐng)域，實(shí)質(zhì)的修改是很有必要的。

在非生物醫(yī)藥以及非化學(xué)領(lǐng)域，相應(yīng)的問(wèn)題可能沒(méi)那么突出。但是，至少一些形式上的優(yōu)化，還是可以被中國(guó)申請(qǐng)人利用的。例如，可以寫(xiě)成“多項(xiàng)引多項(xiàng)”的權(quán)利要求，這在一些國(guó)家是允許的，可以獲得更好的保障。

2、文本改寫(xiě)了之后，是否還能享有優(yōu)先權(quán)？

如果在原本的說(shuō)明書(shū)中完全沒(méi)有記載或無(wú)法毫無(wú)疑義得出的技術(shù)方案，那么是不能享有優(yōu)先權(quán)的。所以，最好中國(guó)專利申請(qǐng)不要要求提前公開(kāi)。這樣，在申請(qǐng)PCT或者通過(guò)巴黎公約申請(qǐng)國(guó)外專利時(shí)，至少自己的專利申請(qǐng)不會(huì)對(duì)不享有優(yōu)先權(quán)的那些權(quán)利要求造成新穎性的影響。當(dāng)然，與原本中國(guó)申請(qǐng)一致的權(quán)利要求，也最好保留在PCT文本（或國(guó)外文本）中，以保證部分的權(quán)利要求享有優(yōu)先權(quán)。

3、如果中國(guó)專利申請(qǐng)已經(jīng)公開(kāi)，還可以做這樣的修改嗎？

即使中國(guó)專利申請(qǐng)公開(kāi)了，仍然建議對(duì)PCT文本做修改，在一些國(guó)家對(duì)填補(bǔ)保護(hù)范圍的缺失仍然有重大的作用。

由于中國(guó)專利申請(qǐng)的公開(kāi)，不享有優(yōu)先權(quán)的那些權(quán)利要求，在新穎性創(chuàng)造性上將受到很大的挑戰(zhàn)。然而，在一些有一年寬限期的國(guó)家，例如美國(guó)、韓國(guó)、加拿大等，申請(qǐng)人自己在1年內(nèi)公開(kāi)的內(nèi)容，并不作為對(duì)比文件，不會(huì)對(duì)新穎性造成影響，此時(shí)，中國(guó)專利申請(qǐng)本身的公開(kāi)，影響并不大。但是，同時(shí)需要留意的是由他人公開(kāi)的情況，如果他人在PCT申請(qǐng)前公開(kāi)了與在后技術(shù)方案相關(guān)但未記載在先中國(guó)申請(qǐng)中的內(nèi)容的話，這些公開(kāi)仍會(huì)對(duì)新穎性創(chuàng)造性帶來(lái)威脅。

4、如果改寫(xiě)之后不享有優(yōu)先權(quán)的話，為什么不打從一開(kāi)始就把國(guó)內(nèi)的保護(hù)范圍寫(xiě)寬寫(xiě)大？

理論上是可以這么做的。但是這么做會(huì)帶來(lái)可能的負(fù)面作用。這個(gè)負(fù)面作用，主要是由捐獻(xiàn)原則引起的。

捐獻(xiàn)原則：是指在專利侵權(quán)判定中，專利權(quán)人將某個(gè)實(shí)施方案在專利說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行公開(kāi)，但是并沒(méi)有將其申請(qǐng)記載在專利的權(quán)利要求書(shū)中，那么該方案即被記載為捐獻(xiàn)給了公眾，專利權(quán)人不得再根據(jù)等同原則將其納入權(quán)利要求的保護(hù)范圍當(dāng)中。捐獻(xiàn)原則實(shí)質(zhì)上就是對(duì)等同原則的限制，是平衡專利權(quán)人和公眾之間利益的工具。

假設(shè)，申請(qǐng)人在中國(guó)專利申請(qǐng)中寫(xiě)了一個(gè)較寬的保護(hù)范圍。例如說(shuō)，在化學(xué)領(lǐng)域，寫(xiě)了一個(gè)范圍較大的馬庫(kù)什權(quán)利要求，包括各種形式的基團(tuán)的替換，然而，如熟悉該領(lǐng)域的代理人所知，中國(guó)審查實(shí)踐對(duì)“權(quán)利要求得到說(shuō)明書(shū)的支持”方面有很高的要求，即使是說(shuō)明書(shū)中出現(xiàn)的記載也很難被認(rèn)為是一種支持，而是需要有相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果支撐。此時(shí)，原本寫(xiě)在權(quán)利要求中的可作為替換的基團(tuán)將很可能會(huì)被要求刪除。既然是被刪除的技術(shù)方案，那么權(quán)利人在后續(xù)維權(quán)過(guò)程中因?yàn)榫璜I(xiàn)原則的存在，將在很大程度上失去主張等同侵權(quán)的機(jī)會(huì)。

當(dāng)然，是否可以兩全其美，又記載在首次申請(qǐng)（例如中國(guó)專利申請(qǐng)中），又享有優(yōu)先權(quán)。答案可能不是絕對(duì)的。筆者也摸索了一些可能的方法，暫時(shí)不在這里展開(kāi)討論。

5、既然有可能不享有優(yōu)先權(quán)，那么是不是把PCT申請(qǐng)日提前會(huì)更好？

這個(gè)做法有好處，也有劣處。好處不難理解。劣處的話，就是對(duì)國(guó)外保護(hù)期限的影響。因?yàn)镻CT申請(qǐng)日（國(guó)際申請(qǐng)日）是計(jì)算保護(hù)期限的起始日。申請(qǐng)得越早，保護(hù)期也越快截止。對(duì)生物醫(yī)藥這類(lèi)產(chǎn)品更新?lián)Q代周期很長(zhǎng)的技術(shù)領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，保護(hù)期限也是非常重要的因素。通常，我們會(huì)結(jié)合客戶的需求為客戶建立時(shí)限監(jiān)控，在臨近1年優(yōu)先權(quán)期限時(shí)才提交PCT申請(qǐng)。所以，申請(qǐng)人需要結(jié)合產(chǎn)品保護(hù)周期的需求來(lái)考慮提交時(shí)間。

作者簡(jiǎn)介：

謝敏楠，廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局知識(shí)產(chǎn)權(quán)專家?guī)斓谝慌霂?kù)專家；第一批全國(guó)專利信息實(shí)務(wù)人才；萬(wàn)慧達(dá)北翔集團(tuán)高級(jí)專利顧問(wèn)；中山大學(xué)生物科學(xué)學(xué)士，食品安全生物學(xué)碩士。從業(yè)近10年，具有豐富的專利布局、分析等實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，尤其擅長(zhǎng)生物醫(yī)藥領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外專利布局和申請(qǐng)。

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作者：謝敏楠萬(wàn)慧達(dá)北翔集團(tuán)

編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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