淺談專利侵權中的“舉證責任倒置”

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作者：李洪峰

原標題：淺談專利侵權中的“舉證責任倒置”

在侵權責任糾紛中，一般采用“誰主張，誰舉證”的舉證責任分配原則，但特定條件下，有時為了獲得實質(zhì)上的正義或公平，舉證責任亦會進行倒置，其中涉及新產(chǎn)品制造方法發(fā)明專利糾紛就是舉證責任倒置的法定情形之一。此種情形下，不是由權利人舉證被控方法侵權，而是由被訴侵權人對其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法承擔舉證責任。

《中華人民共和國專利法》第六十一條第一款規(guī)定:“專利侵權糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應當提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明”，考慮到新產(chǎn)品或者新產(chǎn)品的制造方法在專利申請日前，不為國內(nèi)外公眾所知悉，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人使用專利方法的可能性較大，而與制造相關的證據(jù)主要處于被訴侵權人的絕對掌控區(qū)域內(nèi)，導致專利權人通常難以自行取得證據(jù)，從而發(fā)生舉證不能，這樣導致此類的發(fā)明創(chuàng)造將不被專利法真正保護，這是與專利法的立法宗旨是相悖的。作者將通過對專利法第六十一條的解讀并結合實際案例來探討“舉證責任倒置”原則在專利侵權判定中的適用。

一、“新產(chǎn)品”的判斷

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定:“產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術方案在專利申請日以前為國內(nèi)外公眾所知的，人民法院應當認定該產(chǎn)品不屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產(chǎn)品。”北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》第112條規(guī)定：“專利法第六十一條規(guī)定的“新產(chǎn)品”，是指在國內(nèi)外第一次生產(chǎn)出的產(chǎn)品，該產(chǎn)品與專利申請日之前已有的同類產(chǎn)品相比，在產(chǎn)品的組份、結構或者其質(zhì)量、性能、功能方面有明顯區(qū)別。

“新產(chǎn)品”的判定標準并無具體釋明，其與專利申請實質(zhì)審查中的“新穎性”、“創(chuàng)造性”有何區(qū)別？實務中也有不同的觀點，新產(chǎn)品若是要達到“新穎性”、“創(chuàng)造性”的判斷標準，對于證明人來說是否過于要求嚴苛？由于對于消極事實舉證困難，理當不應讓證明人完全承擔，但也不能違背民事訴訟法中舉證的程序規(guī)定，北京高院認為，權利人提交證據(jù)初步證明該產(chǎn)品屬于專利法規(guī)定的新產(chǎn)品的，視其盡到舉證責任。而初步證據(jù)明顯是與“新穎性”、“創(chuàng)造性”判斷所依據(jù)的證據(jù)不同，因此關于“新產(chǎn)品”的“度”在實務中如何把握是一個亟待厘清的。

在（2019）冀知民終11號案例中，涉及一種箱包圖像噴繪方法發(fā)明專利糾紛，河北省高級人民法院認為從本案專利文件、專利審查意見通知書和宣傳文章等證據(jù)看，在此專利申請之前，在箱包上噴繪圖案已經(jīng)出現(xiàn)，涉案專利并非新產(chǎn)品的方法專利。在（2019）贛民終210號案例中，本案涉案發(fā)明專利為“一種多功能塑料書寫紙板及其制作方法”，被訴侵權產(chǎn)品為水寫布，二審法院認為：“被訴侵權人不能提供其被訴侵權產(chǎn)品的合法來源，一審法院認定應由被訴侵權人承擔證明其被控侵權產(chǎn)品制造方法不同于案涉專利方法的舉證責任并無不當。”此案中，江西省高級人民法院并未要求專利權人證明“新產(chǎn)品”，而是由該授權專利包含產(chǎn)品權利要求進而默認為“新產(chǎn)品”。但最高人民法院在(2018)最高法民申4149號判決中認為，權利要求1為產(chǎn)品權利要求的情況下，權利要求3-5作為制造方法權利要求并不能直接推定權利要求3-5為新產(chǎn)品的制造方法。在（2018）最高法民再63號案例中，對于該發(fā)明專利糾紛，一、二審法院認為，涉案專利提供一種新的密碼鎖防偽蓋的對碼生產(chǎn)方法，通過該專利方法制造的密碼鎖防偽蓋，在質(zhì)量與性能上與申請日前同類產(chǎn)品具有明顯區(qū)別，并且專利權人提供了由貴州省經(jīng)濟貿(mào)易會出具的新產(chǎn)品鑒定意見書和貴州省科技廳出具的科學技術成果鑒定證書(后被登記為應用技術類科技成果證明)，據(jù)此兩審法院認定密碼鎖防偽蓋屬于我國專利法規(guī)定的新產(chǎn)品。最高法再審認為，根據(jù)涉案專利說明書“背景技術”部分的記載，防偽密碼鎖瓶蓋并不屬于市場上此前未出現(xiàn)過的新產(chǎn)品，涉案專利并非制造新產(chǎn)品的方法，而是主要解決“將瓶蓋上的防偽編碼與瓶蓋的開鎖密碼進行綁定”的問題。由此可見，關于涉案專利產(chǎn)品與專利申請日之前已有的同類產(chǎn)品相比，在產(chǎn)品的組份、結構或者其質(zhì)量、性能、功能方面是否有明顯區(qū)別，應該從產(chǎn)品本身實際解決的技術問題來考慮。本案中，密碼鎖防偽蓋其本身質(zhì)量、性能或功能在于提高防偽性，而將瓶蓋上的防偽編碼與瓶蓋的開鎖密碼進行綁定并非使之與已知產(chǎn)品產(chǎn)生明顯區(qū)別，其實打一比方更好理解，比如筆記本電腦由XP系統(tǒng)更換為windows系統(tǒng)，而該筆記本電腦并非新產(chǎn)品。

二、“制造方法”的判斷

產(chǎn)品制造方法是指制造某種產(chǎn)品的方法，一般是通過設定一定條件、使用特定的裝置設備并按照特定的工藝步驟使某種物品如原材料、中間產(chǎn)品在結構形狀、形狀或物理化學特性上發(fā)生變化并形成新的產(chǎn)品的方法。一般來說，專利技術方案分為產(chǎn)品技術方案和方法技術方案，方法技術方案又可以分為產(chǎn)品制造方法和操作使用方法。

在（2019）豫民終408號案中，專利權人主張的是被訴侵權人對其專利獨立權利要求6專利建筑方法構成侵權，河南省高級人民法院認為該建筑方法是一種操作方法，而不是新產(chǎn)品，更不是新產(chǎn)品的制造方法。在授權專利中我們可以看到，獨立權利要求5是：“一種如權利要求1-4所述的整體承重保溫墻板的生產(chǎn)工藝，其特征在于：先焊接鋼筋網(wǎng)架，……”，該權利要求保護的是產(chǎn)品的制造方法，至于該產(chǎn)品是否“新產(chǎn)品”以及被訴侵權產(chǎn)品的制造方法是否落入其保護范圍另論，總之專利權人在引用權利基礎上應承擔相應的證明責任，否則舉證不能，將產(chǎn)生于己不利的后果。在(2018)最高法民申5023號案中，涉案專利為“用于控制軌道車運行的方法及控制系統(tǒng)”，要求保護一種控制軌道車運行的操作方法和控制系統(tǒng)，并非產(chǎn)品的制造方法，從發(fā)明名稱來看，該發(fā)明創(chuàng)造包含一種方法技術方案和一種產(chǎn)品技術方案，而該方法技術方案實際上是一種操作使用方法，而涉及的產(chǎn)品包括“軌道車”和“控制系統(tǒng)”均未提及制造方法。在（2019）滬民終68號案中，涉案權利要求所記載的技術特征均系對“一種用于提高特定P2P終端下載效率的方法”的描述，故上訴人在本案中主張的涉案專利為方法專利，并非產(chǎn)品專利。進一步分析可知，涉案專利技術方案包括有時間過程要素的活動，應是一種將產(chǎn)品用于特定用途的方法權利要求，其非制造方法，當然不適用“舉證責任倒置”。

總之，區(qū)分是否屬于制造方法至關重要，一般來說，方法權利要求是一種活動，有制造方法、使用方法、通信方法、處理方法以及用途方法。此外，方法特征亦可用于限定產(chǎn)品，其權利要求保護的主題仍為產(chǎn)品，這一點在判斷時，應值得注意。

三、舉證責任分配

（1）專利權人

“舉證責任倒置”是有前提條件的，北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》第一百二十二條第三款規(guī)定:“是否屬于新產(chǎn)品，應由權利人舉證證明?！绷砀鶕?jù)《專利侵權糾紛行政裁決辦案指南》的規(guī)定，新產(chǎn)品的證據(jù)可以是：①該產(chǎn)品在某一國家被授予專利權的證明，但最高人民法院在(2018)最高法民申4149號判決中認為，權利要求1為產(chǎn)品權利要求的情況下，權利要求3-5作為制造方法權利要求并不能直接推定權利要求3-5為新產(chǎn)品的制造方法；②相關部門出具的檢索報告，比如任何人都可以請求國家知識產(chǎn)權局專利檢索咨詢中心出具專利檢索報告。

此外專利權人還應提供被訴侵權產(chǎn)品與依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品相同的證據(jù)，此類證據(jù)可以是：①司法鑒定中心出具的鑒定報告；②被控侵權產(chǎn)品的產(chǎn)品說明書。專利權人提交證據(jù)初步證明該產(chǎn)品屬于專利法規(guī)定的新產(chǎn)品的，視其進到舉證責任。（2018）蘇民終890號案中，江蘇省高級人民法院認為，適用舉證責任倒置其前提為產(chǎn)品是相同的，但本案中，被控侵權設備在機械構造等方面與專利權人專利技術方案并不相同，故不能適用上述規(guī)定。

因此，專利侵權糾紛案件涉及新產(chǎn)品制造方法發(fā)明專利權，且專利權人要求舉證責任倒置的，應提供如下證據(jù)：

①依照專利方法制造的產(chǎn)品是新產(chǎn)品的證據(jù)；

②被請求人制造的產(chǎn)品與采用專利方法制造的產(chǎn)品相同的證據(jù)。

同時，《專利侵權糾紛行政裁決辦案指南》給出了“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”的含義，并舉例說明：

如說明書中公開的制備方法是：原料A與B反應形成C，C經(jīng)過轉(zhuǎn)化形成D。

情形1

權利要求為：產(chǎn)品D的制備方法，其特征在于由A與B反應形成C，然后C轉(zhuǎn)化為D；

情形2

權利要求為：產(chǎn)品C的制備方法，其特征在于由A與B反應形成C，然后C轉(zhuǎn)化為D；

情形3

權利要求為：產(chǎn)品D的制備方法，其特征在于包括使A與B反應形成C的步驟；

分析與評述：

情形1中，權利要求主題名稱中的目標產(chǎn)物與最后一個工藝步驟獲得的產(chǎn)物完全一致（均為D），此時，該制備方法權利要求直接獲得的產(chǎn)品應當是D。

情形2中，權利要求主題名稱中的目標產(chǎn)物為C，但工藝步驟特征中，C僅僅作為中間產(chǎn)品存在，C還通過另外的步驟轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品D。此時，如果將C視為該制備方法權利要求直接獲得的產(chǎn)品，將會導致在解釋權利要求時實質(zhì)上忽略將C轉(zhuǎn)化為D的步驟，這顯然與解釋權利要求的一般性規(guī)則相違背。因此，該制備方法權利要求直接獲得的產(chǎn)品應當是D。

情形3中，權利要求的工藝步驟特征不完整，僅僅包括得到中間體C的步驟，缺少由中間體C轉(zhuǎn)化為最終產(chǎn)物D的步驟描述，由此導致主題名稱中的目標產(chǎn)物與工藝步驟得到的產(chǎn)物表面上不完全一致。此時，如果說明書中已經(jīng)明確C通過常規(guī)的方法轉(zhuǎn)化為D，則結合該說明書的內(nèi)容和本領域技術人員的通常理解，將該制備方法權利要求直接獲得的產(chǎn)品理解為D應當是合理的。但是，如果說明書中未明確C是如何轉(zhuǎn)化為D的，并且也無證據(jù)表明 C轉(zhuǎn)化為D的方法為公知技術，此時，即便結合說明書的內(nèi)容和本領域技術人員的常識，也無法知道C如何轉(zhuǎn)化為D，這種情況下，把該制備方法權利要求直接獲得的產(chǎn)品理解為C應當是合理的。

如果專利權人未完成以上兩項內(nèi)容即“新產(chǎn)品”和“相同產(chǎn)品”的證明責任，則舉證責任不能轉(zhuǎn)移，被訴侵權人無須舉證證明“其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法”。

（2）被訴侵權人

在專利權人提供相應初步證據(jù)后，舉證責任轉(zhuǎn)移，被訴侵權人應當就其制造方法不同于專利方法進行舉證，值得注意的是，被訴侵權人應當就其制造方法不同于專利方法舉證，而不是提供證據(jù)證明使用不同于專利方法的另一方法也可以制造出相同產(chǎn)品。

四、總結

常言道：“打官司就是打證據(jù)”，在涉及新產(chǎn)品制造方法的專利糾紛中，應在理解法條及相關案例的基礎上，確定各自的證明責任及證明標準，并進行證據(jù)收集，還應盡量收集證據(jù)來反駁對方的每一個待證事實，使其處于真?zhèn)尾幻?，從而獲取對己方有力的訴訟結果。

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作者：李洪峰

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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