沒收到驗證郵件？請確認郵箱是否正確或 重新發(fā)送郵件
#本文僅代表作者觀點，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載，不代表IPRdaily立場#
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：劉琴 華進涉外商標事業(yè)部
原標題：一帶一路背景下，出海企業(yè)的商標布局戰(zhàn)略與風險防控
隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的升級，美國的貿(mào)易壁壘讓企業(yè)開始考慮目標轉(zhuǎn)移，尋求更為廣闊的市場和機遇，而我們高瞻遠矚的習主席早在2013年即發(fā)出“一帶一路”的倡議，期望中國企業(yè)與一帶一路企業(yè)秉持“共商共建共享”原則加強合作，共同發(fā)展，互利互惠。
一帶一路本是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱，時至今日，一帶一路的戰(zhàn)略構想得到了更多國家和國際組織的認可，朋友圈已經(jīng)擴大到非洲，拉美和大洋洲等區(qū)域，這意味著我們在全球的合作伙伴選擇空間也進一步擴大。
依據(jù)商務部年初發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，2018年中國與一帶一路沿線國家的貿(mào)易總額已經(jīng)達到了驚人的1.3萬億美元，同比增長16.3%。近6年可觀的經(jīng)濟數(shù)據(jù)說明一帶一路沿線國家有極為廣闊的市場前景。且這6年來，在中國政府的主導下，一帶一路國家的基礎設施建議以及投資的政治和經(jīng)濟環(huán)境都大有改善，在政策利好，市場開放的雙背景下，中國企業(yè)更應抓住機遇，積極走出去，走向世界。
從商標法律體系的角度，我們來剖析企業(yè)應該怎樣走出去。在商標界有一個廣為流傳的說法，“市場未動，商標先行”。商標作為企業(yè)了解海外品牌市場及法律制度的排頭兵，要怎樣先行呢？需要的準備工作有哪些呢？在我看來，有三步。
第一步，定標。企業(yè)需要依據(jù)自身定位，選定適合推向海外的商標品牌。結(jié)合產(chǎn)品的特性，那些簡單易記的臆造詞是企業(yè)的首選。全球日化巨頭，2018世界品牌500強排位46名的寶潔公司，其旗下的眾多品牌，例如海飛絲，飄柔等，都符合這一特征，也收到了較好的市場反響，可謂是家喻戶曉。對于產(chǎn)品單一的企業(yè)而言，則可以優(yōu)先選擇將商號對應的英文商標投向海外市場，例如寶潔傳奇的開端，象牙肥皂。對于品類眾多，甚至是跨界經(jīng)營的企業(yè)而言，則可以對商標進行分級，核心品牌對應的為主商標，小而美對應的為副商標?；蛘邔κ袌鲞M行分級，例如針對男士的剃須護理品牌，吉列。
無論是單一品牌還是多品牌，企業(yè)選定其作為商標來承載商品或服務的價值，最大化地確保這些商標受到商標法的保護，是企業(yè)接下來要投入的事情。
第二步，對標。定標之后，企業(yè)面向大開方便之門的絲路市場仍感到迷茫，是應該一步到位進行全球商標布局呢，還是分階段的按國家梯隊進行布局呢？這時，企業(yè)就需要一個參照的標桿來作為指引，也就是我們說的“對標”。
對標的具體做法是，選擇行業(yè)內(nèi)的一到三家領先企業(yè)，例如互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)可以對標2018世界品牌500強的榜首企業(yè)“亞馬遜”和“谷歌”，通過全球大數(shù)據(jù)檢索出這些企業(yè)的全球商標布局情況，分析了解領先企業(yè)的主要商標、國家地區(qū)、注冊的類別分別有哪些。將自身的商標進行一一比對，商標是否有主次之分，是否有主次之分之必要；去向的國家和地區(qū)是否同質(zhì)化，是否需要分階段來推進；注冊的類別是否僅限于某一類，或某幾類。
借用任正非先生的標桿學習觀點，先僵化，再優(yōu)化，后固化。企業(yè)可以先采取“拿來主義”，用領先企業(yè)的布局方案進行套用，然后借鑒領先企業(yè)的商標布局經(jīng)驗，形成自有商標布局戰(zhàn)略，最后將優(yōu)化后的布局戰(zhàn)略固化，在企業(yè)內(nèi)推行。
同時通過研究領先企業(yè)的注冊細節(jié)，例如分析注冊商品項目的具體描述，找到其研發(fā)的新方向，企業(yè)可以適時制定和調(diào)整企業(yè)的產(chǎn)品和市場戰(zhàn)略。而如果企業(yè)通過評估發(fā)現(xiàn)這些領先企業(yè)已經(jīng)壟斷相應市場，還可以選擇反其道而行，選擇這些領先企業(yè)所未布局的市場進行開拓。
第三步，在理清了商標和市場情況之后，還有非常重要的一步，那就是去了解當?shù)胤煞ㄒ?guī)，和中國商標法進行對比分析，以避免觸碰注冊禁忌。例如，在可注冊商標層面，各地的注冊禁忌比較多，絲綢之路的腹地，中東地區(qū)，因為宗教文化的差異，黃顏色，豬的圖形都禁止注冊。圖形商標的注冊尤其需要注意各地風土人情及商業(yè)習慣，例如在捷克，捷克人認為紅三角是有毒的，1926年的老上海名牌，三角毛巾，其商標就與之相悖。當然綠三角也有禁忌，在土耳其，綠三角是表示“免費樣品”，所以最好不要作為商標使用。
以上法律準備工作做好后，企業(yè)就可以正式展開商標布局。對商標專用權的確認和取得，世界各國有不同的規(guī)定，歸納起來大致采用“注冊原則”、“使用原則”和“混合原則”這三種方式。目前只有美國等少數(shù)幾個國家采用使用原則，但申請注冊是形成商標專用權的唯一法律事實，因而通過商標注冊來固化并強化商標權，是大多數(shù)國家和地區(qū)所認可并采用的方式。
對于全球商標獲權方式而言，一共有三種途徑進行注冊申請。分別是馬德里國際商標注冊，區(qū)域性組織商標注冊，單一國家/地區(qū)商標注冊。企業(yè)可以依據(jù)自己商標布局需求，靈活制定商標布局方案。
在進行商標布局后，就進入知識產(chǎn)權領域的真正難題所在了。正如英國Barton教授所說：“在整個知識產(chǎn)權法律體系中，商標法最難理解，其適用結(jié)果也最難預測”。對商標法了解的越少，就越容易誤認為其簡單。接下來我們就來看一下企業(yè)遇到的商標難點和痛點問題是哪些，以及我們的應對策略。
風險的應對，首先讓人聯(lián)想到的總是監(jiān)測。目前，可以提供全球商標監(jiān)測的數(shù)據(jù)庫服務商不少。利用這些工具可以幫助企業(yè)監(jiān)測到全球范圍內(nèi)進入公告期的相同或近似商標，以便企業(yè)及時了解信息，迅速制定出應對方案。監(jiān)測除了能夠?qū)撛?a href='http://tjjsmcc.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標風險進行預警功能之外，還有另一項非常實用的功能，這也是前面提到的對標的延續(xù)。競爭對手商標監(jiān)測，幫助企業(yè)做競爭對手的商標情報分析，進而了解行業(yè)動態(tài)，為企業(yè)拓展商標布局，持續(xù)性地提供靈感和思路。
隨著企業(yè)商標保護意識的加強，在全球運用對抗性程序來解決商標糾紛的情況也屢見不鮮。依據(jù)審查機關的不同，對抗性程序分為行政和司法兩種途徑。而具體的對抗程序，撤銷，和無效，涉及到要消滅或消除第三方的商標專用權，關系和影響重大，在部分國家卻不像中國一樣，屬于行政程序，而是司法程序。例如，一帶一路的前十的貿(mào)易伙伴，俄羅斯和印度尼西亞，其連續(xù)三年不使用撤銷程序即是司法程序。
接下來，我們通過異議程序來了解海外對抗程序的具體運用。從法理的角度而言，異議理由通常有五種，第一種是違反商標法關于商標注冊或使用的禁止性規(guī)定；第二種是商標缺乏顯著性；第三種是與在先商標沖突；第四種是惡意注冊；第五種是與其他在先權利沖突。對于利害關系人來說，運用的最多的是第三種，與其在先商標權沖突。這里的在先商標權又可分為兩種，一種是注冊在先，一種是使用在先。權利人可以基于其一提起異議。
針對監(jiān)測到的與自有商標近似或相同，權利人認為相關公眾易造成混淆和誤認的，可向主管當局提起異議，要求主管當局撤銷第三方之商標申請。如果利害關系人在意向市場發(fā)現(xiàn)進入公告期的商標，又該怎樣提起異議呢？這里我向大家展示一個利用優(yōu)先權啟動異議程序的案例，來拓寬大家的異議思路。
依據(jù)《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》的規(guī)定，申明優(yōu)先權需要在首份申請?zhí)峤缓?個月內(nèi)在其他法域提出。針對部分公告前置或無實審程序的地區(qū)，進入公告期的商標其申請日與公告日相隔較近。權利人可以基于公告商標的申請日向前推6個月，核查是否在《巴黎公約》成員國內(nèi)遞交有商標申請，如有，可在異議國提交一份商標申請，聲明優(yōu)先權，即可獲得一份早于公告商標申請日的在先商標申請權，從而啟動異議。下面我們用一個時間軸圖示案列來幫助企業(yè)理解：
異議針對的是進入公告期的商標，針對那些已經(jīng)注冊的商標，尤其是搶注的商標，又需要怎樣應對呢？企業(yè)遇到此類情況不要慌，先冷靜下來，然后對搶注人和搶注商標的信息進行詳實的背景調(diào)查。核實搶注人的基本信息，是否有效續(xù)存，是否與自身有商業(yè)往來，經(jīng)銷關系等等；核實搶注商標的基本信息，從注冊和使用兩方面入手，查看注冊商標是否滿足撤銷或者無效的要件，使用的主體與注冊主體是否一致，商標的使用形式與注冊形式是否一致。背景調(diào)查完成后，先禮后兵，針對有商業(yè)合作關系的，可與搶注人進行協(xié)商，探討轉(zhuǎn)讓的可能性；或者在主管當局接受的情況下，出具同意書，共存協(xié)議，讓雙方商標共存。
如果友好協(xié)商的方式不能解決商標糾紛，權利人需要采取更為強烈的法律措施來維護權利。結(jié)合商標調(diào)查報告，對搶注商標發(fā)起挑戰(zhàn)，不使用撤銷，無效等對抗性程序，以進行壓制，進而排除障礙。對于不使用撤銷而言，需要提醒權利人注意的是，部分地區(qū)的使用舉證責任在權利人，例如印度尼西亞，越南。
在此之前，還可以向搶注人發(fā)出警告信。警告信是權利人采取強硬法律行動的前奏，警告信的作用是闡明事態(tài)，提出主張，告知后果。運用得當，警告信可以實現(xiàn)以最低的成本順利維權。
接下來我們加深對警告信的了解。同為東盟成員國的緬甸，在商標領域一直是個特別的存在。此前一直沒有頒布成文的商標法典。直到2019年1月30日其《商標法》才正式通過，但由于仍需要時間制定實施細則，設立知識產(chǎn)權局和知識產(chǎn)權法院，所以具體實施，有望在2020年實現(xiàn)。當前緬甸商標采用登記制度。且官方登記簿數(shù)據(jù)不對外公開，登記完成后，權利人可選擇在當?shù)貓蠹埳峡蔷竟?，以產(chǎn)生對抗第三人的效力。正是目前這種制度的不完善，實踐中，很容易出現(xiàn)兩個不同的權利人先后持有相同或近似商標的情況。這就給權利人帶來了極大的注意和監(jiān)測負擔。
A公司就遇到了這樣的情況，A公司雖擁有在先登記商標，但沒有進行警示公告，通過全球監(jiān)測，A公司監(jiān)測到同行B公司在緬甸的商標警示公告。A公司隨即對其在先商標登記內(nèi)容進行了警示公告，公告發(fā)布后，立即向搶注人發(fā)出了警告信，聲明商標所有權，以提起商標訴訟作出威懾，要求撤銷注冊商標。B公司在收到警告信后，回函表明其無意侵權，并按警告信之要求撤銷了該注冊商標，刊登了撤銷公告。
本案中，警告信能發(fā)揮作用的前提是，對方意識到該商標使用行為為侵權行為，在緬甸需承擔侵權責任。此外，在緬甸的侵權成本較高，一旦緬甸法院認定侵權成立，法院會針對侵權人下發(fā)一份永久性禁令。故在此，警告信發(fā)揮了它的應有之用。
對于有侵權或被侵權風險擔憂的權利人而言，在商標投入使用之前進行商標使用風險分析非常有必要。在使用之前，權利人會考慮先進行宣傳推薦以打響知名度，例如跨國參展，商業(yè)贊助等等。正在激烈角逐的女足世界杯就涉及到贊助的問題。贊助活動并非傳統(tǒng)意義的商標使用行為。贊助球隊和贊助球賽又有所不同。一般而言，贊助球隊除受各國民法，反不正當競爭法，廣告法規(guī)制外，還有各職業(yè)足球聯(lián)盟內(nèi)部規(guī)定制約。贊助方需擔保意向球隊的侵權風險，否則無法與球隊簽約。例如《西班牙職業(yè)足球聯(lián)盟內(nèi)部規(guī)定》第9條，就規(guī)定西班牙足球隊的官方隊服需在職業(yè)聯(lián)盟進行法律性檢查，以避免正式比賽用衣有侵權風險。
而贊助球賽，又分為現(xiàn)場背景廣告和面向全球的球賽直播或轉(zhuǎn)播期間的廣告插播。以俄羅斯為例，針對現(xiàn)場背景廣告，一般傾向于認定該廣告的發(fā)生地在俄羅斯。贊助商在俄羅斯有商標權即可。針對插播廣告，如贊助商在球賽播放國沒有商標權，其認定侵權行為就比較復雜。需要考慮贊助商在當?shù)厥欠裼兄苯拥匿N售行為，球賽的廣告是否旨向在俄羅斯以外的地區(qū)進行銷售，如果無法將贊助廣告與當?shù)卦谙?a href='http://tjjsmcc.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標權形成直接關聯(lián)，即贊助商的主觀意圖與客觀行為是否高度一致，如否，則當?shù)胤ㄔ阂虼硕卸ㄇ謾嗟母怕氏鄬^低。
由于商標資源的稀缺性，且商標權本質(zhì)上是一種壟斷權，因而因商標沖突引發(fā)的侵權問題時有發(fā)生。對于可能的侵權訴訟，權利人最重要的準備工作是提前了解當?shù)鼐S權程序。作為主攻方，盡可能地收集并固定侵權證據(jù)是啟動侵權訴訟的重要武器。而作為防守方，在確認侵權指控事實清楚之后，需要正面應訴，同時尋找原告侵權主張是否存在瑕疵或漏洞，例如其基礎商標權是否投入商業(yè)使用，以據(jù)此進行反攻，通過增加對抗籌碼來爭取時間和機會，進而贏得訴訟或達成和解。
結(jié)合全球商標侵權案例來看，中國企業(yè)更多的是以被告的角色出現(xiàn)。接下來，我們選取一帶一路最主要的貿(mào)易合作伙伴印度來了解該國的商標侵權應訴措施。印度是世界上發(fā)展最快的國家之一，目前中國企業(yè)在印度的商業(yè)活動頻繁，與之對應的商標糾紛也越多。2017年印度商標法修訂后，其審查程序加快，但對于舊法下的商標審查極慢，一旦出現(xiàn)駁回或異議等爭議程序，其審查期將非常長。
印度司法程序拖沓，其訴訟費用和舉證成本較高。另外印度法院的法官數(shù)量少，但法官辦案的獨立性卻非常強，判案中出現(xiàn)程序不合法的情況也較為多見。實踐中，B公司就遇到這這樣的情況。
B公司是國內(nèi)一家知名的建筑材料行業(yè)的龍頭企業(yè)，在2012年被一家世界500強的他國同行起訴商標侵權。2013年印度某高等法院，在B公司對此毫不知情的情況下，作出了對B公司不利的缺席判決。B公司在2015年收到B公司印度律師的來函時才得知此事。B公司震驚異常，隨即對此展開調(diào)查。經(jīng)過調(diào)查有兩大重要收獲：其一是調(diào)卷得知當時的庭審材料中并沒有針對B公司的法院傳票簽收回執(zhí)，當時缺席判決的程序不合法；其二是對方維權主張的商標與B公司并非高度近似，且該商標在印度連續(xù)5年沒有投入商業(yè)使用。基于以上調(diào)查結(jié)果，B公司迅速做出應對。第一步以當時的審判程序不合法為由，起訴至該高等法院要求對原禁令作出無效判決，第二步，針對對方基礎商標，提起不使用撤銷。第三步，重新遞交自有商標申請。最終，經(jīng)過5年多的努力，B公司在印度拿到了商標權。
本案給我們的啟示是，在印度，商標戰(zhàn)是一場持久戰(zhàn)。只要不放棄，窮盡一切救濟途徑，就可以成功爭取到商標權。當然以上分享商標策略并不是目的，而是手段，在了解商標策略后，企業(yè)仍能做到市場未動，商標先行，就實現(xiàn)了企業(yè)商標保護的初衷，助力發(fā)展，抵御風險。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：劉琴 華進涉外商標事業(yè)部
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
推薦閱讀（點擊圖文，閱讀全文）
活動預告！中國醫(yī)療器械知識產(chǎn)權峰會將于2020年3月19-20日隆重舉行！
生而不凡！2019年中國“40位40歲以下企業(yè)知識產(chǎn)權精英”榜單揭曉
“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”
「關于IPRdaily」
IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識產(chǎn)權媒體+產(chǎn)業(yè)服務平臺，致力于連接全球知識產(chǎn)權人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務、政府機構、律所、事務所、科研院校等全球近100多萬產(chǎn)業(yè)用戶（國內(nèi)70萬+海外30萬）；同時擁有近百萬條高質(zhì)量的技術資源+專利資源，通過媒體構建全球知識產(chǎn)權資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。
（英文官網(wǎng)：iprdaily.com 中文官網(wǎng)：iprdaily.cn）
本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://tjjsmcc.com/”
共發(fā)表文章7334篇文章不錯，犒勞下辛苦的作者吧
- 我也說兩句
- 還可以輸入140個字
