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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：劉琴 華進涉外商標(biāo)事業(yè)部
原標(biāo)題：一帶一路背景下，出海企業(yè)的商標(biāo)布局戰(zhàn)略與風(fēng)險防控
隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的升級，美國的貿(mào)易壁壘讓企業(yè)開始考慮目標(biāo)轉(zhuǎn)移，尋求更為廣闊的市場和機遇，而我們高瞻遠矚的習(xí)主席早在2013年即發(fā)出“一帶一路”的倡議，期望中國企業(yè)與一帶一路企業(yè)秉持“共商共建共享”原則加強合作，共同發(fā)展，互利互惠。
一帶一路本是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱，時至今日，一帶一路的戰(zhàn)略構(gòu)想得到了更多國家和國際組織的認(rèn)可，朋友圈已經(jīng)擴大到非洲，拉美和大洋洲等區(qū)域，這意味著我們在全球的合作伙伴選擇空間也進一步擴大。
依據(jù)商務(wù)部年初發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，2018年中國與一帶一路沿線國家的貿(mào)易總額已經(jīng)達到了驚人的1.3萬億美元，同比增長16.3%。近6年可觀的經(jīng)濟數(shù)據(jù)說明一帶一路沿線國家有極為廣闊的市場前景。且這6年來，在中國政府的主導(dǎo)下，一帶一路國家的基礎(chǔ)設(shè)施建議以及投資的政治和經(jīng)濟環(huán)境都大有改善，在政策利好，市場開放的雙背景下，中國企業(yè)更應(yīng)抓住機遇，積極走出去，走向世界。
從商標(biāo)法律體系的角度，我們來剖析企業(yè)應(yīng)該怎樣走出去。在商標(biāo)界有一個廣為流傳的說法，“市場未動，商標(biāo)先行”。商標(biāo)作為企業(yè)了解海外品牌市場及法律制度的排頭兵，要怎樣先行呢？需要的準(zhǔn)備工作有哪些呢？在我看來，有三步。
第一步，定標(biāo)。企業(yè)需要依據(jù)自身定位，選定適合推向海外的商標(biāo)品牌。結(jié)合產(chǎn)品的特性，那些簡單易記的臆造詞是企業(yè)的首選。全球日化巨頭，2018世界品牌500強排位46名的寶潔公司，其旗下的眾多品牌，例如海飛絲，飄柔等，都符合這一特征，也收到了較好的市場反響，可謂是家喻戶曉。對于產(chǎn)品單一的企業(yè)而言，則可以優(yōu)先選擇將商號對應(yīng)的英文商標(biāo)投向海外市場，例如寶潔傳奇的開端，象牙肥皂。對于品類眾多，甚至是跨界經(jīng)營的企業(yè)而言，則可以對商標(biāo)進行分級，核心品牌對應(yīng)的為主商標(biāo)，小而美對應(yīng)的為副商標(biāo)?；蛘邔κ袌鲞M行分級，例如針對男士的剃須護理品牌，吉列。
無論是單一品牌還是多品牌，企業(yè)選定其作為商標(biāo)來承載商品或服務(wù)的價值，最大化地確保這些商標(biāo)受到商標(biāo)法的保護，是企業(yè)接下來要投入的事情。
第二步，對標(biāo)。定標(biāo)之后，企業(yè)面向大開方便之門的絲路市場仍感到迷茫，是應(yīng)該一步到位進行全球商標(biāo)布局呢，還是分階段的按國家梯隊進行布局呢？這時，企業(yè)就需要一個參照的標(biāo)桿來作為指引，也就是我們說的“對標(biāo)”。
對標(biāo)的具體做法是，選擇行業(yè)內(nèi)的一到三家領(lǐng)先企業(yè)，例如互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)可以對標(biāo)2018世界品牌500強的榜首企業(yè)“亞馬遜”和“谷歌”，通過全球大數(shù)據(jù)檢索出這些企業(yè)的全球商標(biāo)布局情況，分析了解領(lǐng)先企業(yè)的主要商標(biāo)、國家地區(qū)、注冊的類別分別有哪些。將自身的商標(biāo)進行一一比對，商標(biāo)是否有主次之分，是否有主次之分之必要；去向的國家和地區(qū)是否同質(zhì)化，是否需要分階段來推進；注冊的類別是否僅限于某一類，或某幾類。
借用任正非先生的標(biāo)桿學(xué)習(xí)觀點，先僵化，再優(yōu)化，后固化。企業(yè)可以先采取“拿來主義”，用領(lǐng)先企業(yè)的布局方案進行套用，然后借鑒領(lǐng)先企業(yè)的商標(biāo)布局經(jīng)驗，形成自有商標(biāo)布局戰(zhàn)略，最后將優(yōu)化后的布局戰(zhàn)略固化，在企業(yè)內(nèi)推行。
同時通過研究領(lǐng)先企業(yè)的注冊細(xì)節(jié)，例如分析注冊商品項目的具體描述，找到其研發(fā)的新方向，企業(yè)可以適時制定和調(diào)整企業(yè)的產(chǎn)品和市場戰(zhàn)略。而如果企業(yè)通過評估發(fā)現(xiàn)這些領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)壟斷相應(yīng)市場，還可以選擇反其道而行，選擇這些領(lǐng)先企業(yè)所未布局的市場進行開拓。
第三步，在理清了商標(biāo)和市場情況之后，還有非常重要的一步，那就是去了解當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，和中國商標(biāo)法進行對比分析，以避免觸碰注冊禁忌。例如，在可注冊商標(biāo)層面，各地的注冊禁忌比較多，絲綢之路的腹地，中東地區(qū)，因為宗教文化的差異，黃顏色，豬的圖形都禁止注冊。圖形商標(biāo)的注冊尤其需要注意各地風(fēng)土人情及商業(yè)習(xí)慣，例如在捷克，捷克人認(rèn)為紅三角是有毒的，1926年的老上海名牌，三角毛巾，其商標(biāo)就與之相悖。當(dāng)然綠三角也有禁忌，在土耳其，綠三角是表示“免費樣品”，所以最好不要作為商標(biāo)使用。
以上法律準(zhǔn)備工作做好后，企業(yè)就可以正式展開商標(biāo)布局。對商標(biāo)專用權(quán)的確認(rèn)和取得，世界各國有不同的規(guī)定，歸納起來大致采用“注冊原則”、“使用原則”和“混合原則”這三種方式。目前只有美國等少數(shù)幾個國家采用使用原則，但申請注冊是形成商標(biāo)專用權(quán)的唯一法律事實，因而通過商標(biāo)注冊來固化并強化商標(biāo)權(quán)，是大多數(shù)國家和地區(qū)所認(rèn)可并采用的方式。
對于全球商標(biāo)獲權(quán)方式而言，一共有三種途徑進行注冊申請。分別是馬德里國際商標(biāo)注冊，區(qū)域性組織商標(biāo)注冊，單一國家/地區(qū)商標(biāo)注冊。企業(yè)可以依據(jù)自己商標(biāo)布局需求，靈活制定商標(biāo)布局方案。
在進行商標(biāo)布局后，就進入知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的真正難題所在了。正如英國Barton教授所說：“在整個知識產(chǎn)權(quán)法律體系中，商標(biāo)法最難理解，其適用結(jié)果也最難預(yù)測”。對商標(biāo)法了解的越少，就越容易誤認(rèn)為其簡單。接下來我們就來看一下企業(yè)遇到的商標(biāo)難點和痛點問題是哪些，以及我們的應(yīng)對策略。
風(fēng)險的應(yīng)對，首先讓人聯(lián)想到的總是監(jiān)測。目前，可以提供全球商標(biāo)監(jiān)測的數(shù)據(jù)庫服務(wù)商不少。利用這些工具可以幫助企業(yè)監(jiān)測到全球范圍內(nèi)進入公告期的相同或近似商標(biāo)，以便企業(yè)及時了解信息，迅速制定出應(yīng)對方案。監(jiān)測除了能夠?qū)撛?a href='http://tjjsmcc.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)風(fēng)險進行預(yù)警功能之外，還有另一項非常實用的功能，這也是前面提到的對標(biāo)的延續(xù)。競爭對手商標(biāo)監(jiān)測，幫助企業(yè)做競爭對手的商標(biāo)情報分析，進而了解行業(yè)動態(tài)，為企業(yè)拓展商標(biāo)布局，持續(xù)性地提供靈感和思路。
隨著企業(yè)商標(biāo)保護意識的加強，在全球運用對抗性程序來解決商標(biāo)糾紛的情況也屢見不鮮。依據(jù)審查機關(guān)的不同，對抗性程序分為行政和司法兩種途徑。而具體的對抗程序，撤銷，和無效，涉及到要消滅或消除第三方的商標(biāo)專用權(quán)，關(guān)系和影響重大，在部分國家卻不像中國一樣，屬于行政程序，而是司法程序。例如，一帶一路的前十的貿(mào)易伙伴，俄羅斯和印度尼西亞，其連續(xù)三年不使用撤銷程序即是司法程序。
接下來，我們通過異議程序來了解海外對抗程序的具體運用。從法理的角度而言，異議理由通常有五種，第一種是違反商標(biāo)法關(guān)于商標(biāo)注冊或使用的禁止性規(guī)定；第二種是商標(biāo)缺乏顯著性；第三種是與在先商標(biāo)沖突；第四種是惡意注冊；第五種是與其他在先權(quán)利沖突。對于利害關(guān)系人來說，運用的最多的是第三種，與其在先商標(biāo)權(quán)沖突。這里的在先商標(biāo)權(quán)又可分為兩種，一種是注冊在先，一種是使用在先。權(quán)利人可以基于其一提起異議。
針對監(jiān)測到的與自有商標(biāo)近似或相同，權(quán)利人認(rèn)為相關(guān)公眾易造成混淆和誤認(rèn)的，可向主管當(dāng)局提起異議，要求主管當(dāng)局撤銷第三方之商標(biāo)申請。如果利害關(guān)系人在意向市場發(fā)現(xiàn)進入公告期的商標(biāo)，又該怎樣提起異議呢？這里我向大家展示一個利用優(yōu)先權(quán)啟動異議程序的案例，來拓寬大家的異議思路。
依據(jù)《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的規(guī)定，申明優(yōu)先權(quán)需要在首份申請?zhí)峤缓?個月內(nèi)在其他法域提出。針對部分公告前置或無實審程序的地區(qū)，進入公告期的商標(biāo)其申請日與公告日相隔較近。權(quán)利人可以基于公告商標(biāo)的申請日向前推6個月，核查是否在《巴黎公約》成員國內(nèi)遞交有商標(biāo)申請，如有，可在異議國提交一份商標(biāo)申請，聲明優(yōu)先權(quán)，即可獲得一份早于公告商標(biāo)申請日的在先商標(biāo)申請權(quán)，從而啟動異議。下面我們用一個時間軸圖示案列來幫助企業(yè)理解：
異議針對的是進入公告期的商標(biāo)，針對那些已經(jīng)注冊的商標(biāo)，尤其是搶注的商標(biāo)，又需要怎樣應(yīng)對呢？企業(yè)遇到此類情況不要慌，先冷靜下來，然后對搶注人和搶注商標(biāo)的信息進行詳實的背景調(diào)查。核實搶注人的基本信息，是否有效續(xù)存，是否與自身有商業(yè)往來，經(jīng)銷關(guān)系等等；核實搶注商標(biāo)的基本信息，從注冊和使用兩方面入手，查看注冊商標(biāo)是否滿足撤銷或者無效的要件，使用的主體與注冊主體是否一致，商標(biāo)的使用形式與注冊形式是否一致。背景調(diào)查完成后，先禮后兵，針對有商業(yè)合作關(guān)系的，可與搶注人進行協(xié)商，探討轉(zhuǎn)讓的可能性；或者在主管當(dāng)局接受的情況下，出具同意書，共存協(xié)議，讓雙方商標(biāo)共存。
如果友好協(xié)商的方式不能解決商標(biāo)糾紛，權(quán)利人需要采取更為強烈的法律措施來維護權(quán)利。結(jié)合商標(biāo)調(diào)查報告，對搶注商標(biāo)發(fā)起挑戰(zhàn)，不使用撤銷，無效等對抗性程序，以進行壓制，進而排除障礙。對于不使用撤銷而言，需要提醒權(quán)利人注意的是，部分地區(qū)的使用舉證責(zé)任在權(quán)利人，例如印度尼西亞，越南。
在此之前，還可以向搶注人發(fā)出警告信。警告信是權(quán)利人采取強硬法律行動的前奏，警告信的作用是闡明事態(tài)，提出主張，告知后果。運用得當(dāng)，警告信可以實現(xiàn)以最低的成本順利維權(quán)。
接下來我們加深對警告信的了解。同為東盟成員國的緬甸，在商標(biāo)領(lǐng)域一直是個特別的存在。此前一直沒有頒布成文的商標(biāo)法典。直到2019年1月30日其《商標(biāo)法》才正式通過，但由于仍需要時間制定實施細(xì)則，設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)局和知識產(chǎn)權(quán)法院，所以具體實施，有望在2020年實現(xiàn)。當(dāng)前緬甸商標(biāo)采用登記制度。且官方登記簿數(shù)據(jù)不對外公開，登記完成后，權(quán)利人可選擇在當(dāng)?shù)貓蠹埳峡蔷竟妫援a(chǎn)生對抗第三人的效力。正是目前這種制度的不完善，實踐中，很容易出現(xiàn)兩個不同的權(quán)利人先后持有相同或近似商標(biāo)的情況。這就給權(quán)利人帶來了極大的注意和監(jiān)測負(fù)擔(dān)。
A公司就遇到了這樣的情況，A公司雖擁有在先登記商標(biāo)，但沒有進行警示公告，通過全球監(jiān)測，A公司監(jiān)測到同行B公司在緬甸的商標(biāo)警示公告。A公司隨即對其在先商標(biāo)登記內(nèi)容進行了警示公告，公告發(fā)布后，立即向搶注人發(fā)出了警告信，聲明商標(biāo)所有權(quán)，以提起商標(biāo)訴訟作出威懾，要求撤銷注冊商標(biāo)。B公司在收到警告信后，回函表明其無意侵權(quán)，并按警告信之要求撤銷了該注冊商標(biāo)，刊登了撤銷公告。
本案中，警告信能發(fā)揮作用的前提是，對方意識到該商標(biāo)使用行為為侵權(quán)行為，在緬甸需承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。此外，在緬甸的侵權(quán)成本較高，一旦緬甸法院認(rèn)定侵權(quán)成立，法院會針對侵權(quán)人下發(fā)一份永久性禁令。故在此，警告信發(fā)揮了它的應(yīng)有之用。
對于有侵權(quán)或被侵權(quán)風(fēng)險擔(dān)憂的權(quán)利人而言，在商標(biāo)投入使用之前進行商標(biāo)使用風(fēng)險分析非常有必要。在使用之前，權(quán)利人會考慮先進行宣傳推薦以打響知名度，例如跨國參展，商業(yè)贊助等等。正在激烈角逐的女足世界杯就涉及到贊助的問題。贊助活動并非傳統(tǒng)意義的商標(biāo)使用行為。贊助球隊和贊助球賽又有所不同。一般而言，贊助球隊除受各國民法，反不正當(dāng)競爭法，廣告法規(guī)制外，還有各職業(yè)足球聯(lián)盟內(nèi)部規(guī)定制約。贊助方需擔(dān)保意向球隊的侵權(quán)風(fēng)險，否則無法與球隊簽約。例如《西班牙職業(yè)足球聯(lián)盟內(nèi)部規(guī)定》第9條，就規(guī)定西班牙足球隊的官方隊服需在職業(yè)聯(lián)盟進行法律性檢查，以避免正式比賽用衣有侵權(quán)風(fēng)險。
而贊助球賽，又分為現(xiàn)場背景廣告和面向全球的球賽直播或轉(zhuǎn)播期間的廣告插播。以俄羅斯為例，針對現(xiàn)場背景廣告，一般傾向于認(rèn)定該廣告的發(fā)生地在俄羅斯。贊助商在俄羅斯有商標(biāo)權(quán)即可。針對插播廣告，如贊助商在球賽播放國沒有商標(biāo)權(quán)，其認(rèn)定侵權(quán)行為就比較復(fù)雜。需要考慮贊助商在當(dāng)?shù)厥欠裼兄苯拥匿N售行為，球賽的廣告是否旨向在俄羅斯以外的地區(qū)進行銷售，如果無法將贊助廣告與當(dāng)?shù)卦谙?a href='http://tjjsmcc.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)權(quán)形成直接關(guān)聯(lián)，即贊助商的主觀意圖與客觀行為是否高度一致，如否，則當(dāng)?shù)胤ㄔ阂虼硕卸ㄇ謾?quán)的概率相對較低。
由于商標(biāo)資源的稀缺性，且商標(biāo)權(quán)本質(zhì)上是一種壟斷權(quán)，因而因商標(biāo)沖突引發(fā)的侵權(quán)問題時有發(fā)生。對于可能的侵權(quán)訴訟，權(quán)利人最重要的準(zhǔn)備工作是提前了解當(dāng)?shù)鼐S權(quán)程序。作為主攻方，盡可能地收集并固定侵權(quán)證據(jù)是啟動侵權(quán)訴訟的重要武器。而作為防守方，在確認(rèn)侵權(quán)指控事實清楚之后，需要正面應(yīng)訴，同時尋找原告侵權(quán)主張是否存在瑕疵或漏洞，例如其基礎(chǔ)商標(biāo)權(quán)是否投入商業(yè)使用，以據(jù)此進行反攻，通過增加對抗籌碼來爭取時間和機會，進而贏得訴訟或達成和解。
結(jié)合全球商標(biāo)侵權(quán)案例來看，中國企業(yè)更多的是以被告的角色出現(xiàn)。接下來，我們選取一帶一路最主要的貿(mào)易合作伙伴印度來了解該國的商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)訴措施。印度是世界上發(fā)展最快的國家之一，目前中國企業(yè)在印度的商業(yè)活動頻繁，與之對應(yīng)的商標(biāo)糾紛也越多。2017年印度商標(biāo)法修訂后，其審查程序加快，但對于舊法下的商標(biāo)審查極慢，一旦出現(xiàn)駁回或異議等爭議程序，其審查期將非常長。
印度司法程序拖沓，其訴訟費用和舉證成本較高。另外印度法院的法官數(shù)量少，但法官辦案的獨立性卻非常強，判案中出現(xiàn)程序不合法的情況也較為多見。實踐中，B公司就遇到這這樣的情況。
B公司是國內(nèi)一家知名的建筑材料行業(yè)的龍頭企業(yè)，在2012年被一家世界500強的他國同行起訴商標(biāo)侵權(quán)。2013年印度某高等法院，在B公司對此毫不知情的情況下，作出了對B公司不利的缺席判決。B公司在2015年收到B公司印度律師的來函時才得知此事。B公司震驚異常，隨即對此展開調(diào)查。經(jīng)過調(diào)查有兩大重要收獲：其一是調(diào)卷得知當(dāng)時的庭審材料中并沒有針對B公司的法院傳票簽收回執(zhí)，當(dāng)時缺席判決的程序不合法；其二是對方維權(quán)主張的商標(biāo)與B公司并非高度近似，且該商標(biāo)在印度連續(xù)5年沒有投入商業(yè)使用?；谝陨险{(diào)查結(jié)果，B公司迅速做出應(yīng)對。第一步以當(dāng)時的審判程序不合法為由，起訴至該高等法院要求對原禁令作出無效判決，第二步，針對對方基礎(chǔ)商標(biāo)，提起不使用撤銷。第三步，重新遞交自有商標(biāo)申請。最終，經(jīng)過5年多的努力，B公司在印度拿到了商標(biāo)權(quán)。
本案給我們的啟示是，在印度，商標(biāo)戰(zhàn)是一場持久戰(zhàn)。只要不放棄，窮盡一切救濟途徑，就可以成功爭取到商標(biāo)權(quán)。當(dāng)然以上分享商標(biāo)策略并不是目的，而是手段，在了解商標(biāo)策略后，企業(yè)仍能做到市場未動，商標(biāo)先行，就實現(xiàn)了企業(yè)商標(biāo)保護的初衷，助力發(fā)展，抵御風(fēng)險。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：劉琴 華進涉外商標(biāo)事業(yè)部
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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