從屬專利研究——兼論“瑞德西韋”抗新冠用途專利取得后的限制

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作者：向俊杰 濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

原標(biāo)題：從屬專利研究——兼論“瑞德西韋”抗新冠用途專利取得后的限制

近日，因武漢病毒研究所對(duì)吉利德科學(xué)公司的專利藥品“瑞德西韋” 抗新冠用途申報(bào)了新的中國(guó)發(fā)明專利，引起了廣泛的關(guān)注和討論。從法律角度來(lái)看，武漢病毒研究所和吉利德科學(xué)公司之間的沖突主要體現(xiàn)在申請(qǐng)被授權(quán)后，產(chǎn)品專利和該產(chǎn)品新用途專利之間的權(quán)利沖突。即：從屬專利和在先基本專利之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的界定。

一、從屬專利的含義和特征

我國(guó)專利法沒(méi)有明確規(guī)定從屬專利的定義，相關(guān)的司法解釋【1】雖對(duì)從屬專利的概念作出過(guò)解釋，并列舉了從屬專利的主要形式，但其主要是從專利侵權(quán)判斷的角度出發(fā)，因此并不能算是對(duì)從屬專利含義的全面、準(zhǔn)確概括。一般認(rèn)為從屬專利是指《專利法》“專利實(shí)施的強(qiáng)制許可”章中第五十一條規(guī)定的“比前已經(jīng)取得專利權(quán)的發(fā)明或者實(shí)用新型具有顯著經(jīng)濟(jì)意義的重大技術(shù)進(jìn)步，其實(shí)施又有賴于前一發(fā)明或者實(shí)用新型的實(shí)施的”發(fā)明或者實(shí)用新型專利。

首先，從屬專利是在后專利。從屬專利是相對(duì)于在前的已經(jīng)取得專利權(quán)的發(fā)明或者實(shí)用新型（以下簡(jiǎn)稱在先基本專利）而言，其中在先基本專利的授權(quán)公告日應(yīng)早于從屬專利的授權(quán)公告日，且其專利權(quán)處于合法有效、尚未終止的狀態(tài)，在先基本專利不包括尚未取得專利權(quán)的專利申請(qǐng)，也不包含因主動(dòng)放棄、被宣告無(wú)效或保護(hù)期限屆滿等原因已經(jīng)終止的專利。

其次，從屬專利的從屬性僅指實(shí)施而言。即，從屬專利的實(shí)施依賴于在先基本專利的實(shí)施。從屬專利的實(shí)施必然會(huì)落入在先基本專利的保護(hù)范圍或者覆蓋其的技術(shù)特征，從屬專利的技術(shù)方案包括了在先基本專利的全部必要技術(shù)特征和其他新加的技術(shù)內(nèi)容。但是從屬專利的申請(qǐng)、獲取、終止、無(wú)效和保護(hù)等都是獨(dú)立的，不依賴于與在先基本專利。

再次，從屬專利具有重大技術(shù)進(jìn)步?！爸卮蠹夹g(shù)進(jìn)步”是指與在先基本專利相比，在技術(shù)上有較突出的貢獻(xiàn)且因此能夠產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益，其不同于專利法中規(guī)定的“創(chuàng)造性”。創(chuàng)造性是判斷專利申請(qǐng)是否可被授予專利權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)之一，是相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)而言，重大技術(shù)進(jìn)步則是從屬專利是否可申請(qǐng)專利強(qiáng)制許可的條件之一，是相對(duì)于在先基本專利而言的。從屬專利除被依法無(wú)效宣告外，在專利權(quán)期限內(nèi)一直具有創(chuàng)造性，但并不一定具有或一直具有重大技術(shù)進(jìn)步。

最后，從屬專利的類型只能是發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦蛯＠?，不包括外觀設(shè)計(jì)專利。

二、從屬專利的獲取與強(qiáng)制許可

獲取從屬專利，首先申請(qǐng)專利的技術(shù)方案（以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)方案）除了包括在先基本專利的全部必要技術(shù)特征外，還應(yīng)“增加新的技術(shù)內(nèi)容”，附加新的技術(shù)特征，其次申請(qǐng)方案當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性，符合專利法中授予發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)的相關(guān)規(guī)定。

申請(qǐng)方案中新的技術(shù)特征的增加，應(yīng)當(dāng)使其相對(duì)于在先基本專利具有顯著經(jīng)濟(jì)意義的重大技術(shù)進(jìn)步，新的技術(shù)特征可以是在原有產(chǎn)品專利技術(shù)特征的基礎(chǔ)上增加的新的技術(shù)特征或發(fā)現(xiàn)的原來(lái)未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途特征，也可以是在原有方法專利技術(shù)方案的基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)的新的未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途特征，還可以是對(duì)在先基本專利的一般（上位）概念技術(shù)特征的具體（下位）化。判斷申請(qǐng)方案的新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其作為一個(gè)整體來(lái)判斷，不能僅針對(duì)其包含的現(xiàn)在基本專利的全部必要技術(shù)特征進(jìn)行判斷，也不能僅針對(duì)附加的新的技術(shù)特征進(jìn)行判斷，而應(yīng)當(dāng)將兩者結(jié)合起來(lái)作為一個(gè)整體，綜合進(jìn)行判斷。此外，在先基本專利可能構(gòu)成申請(qǐng)方案的現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請(qǐng)，用以判斷其新穎性和創(chuàng)造性，此時(shí)應(yīng)當(dāng)將其與在先基本專利的說(shuō)明書、附圖和權(quán)利要求書中的所有內(nèi)容進(jìn)行對(duì)比，而不能僅僅與在先基本專利的權(quán)利要求書進(jìn)行對(duì)比。

武漢病毒研究所對(duì)“瑞德西韋”抗新冠用途的申請(qǐng)，屬于對(duì)原有產(chǎn)品未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途的專利申請(qǐng)，如果其獲得專利權(quán)，則屬于“瑞德西韋”產(chǎn)品專利的從屬專利。

我國(guó)專利法規(guī)定，發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)。申請(qǐng)方案依法被授予專利權(quán)后，實(shí)施該從屬專利時(shí)，必然會(huì)覆蓋在先基本專利權(quán)的保護(hù)范圍，其實(shí)施受到在先基本專利權(quán)的制約。為了協(xié)調(diào)從屬專利與在先基本專利的沖突，《專利法》第五十一條規(guī)定，國(guó)務(wù)院專利行政部門根據(jù)從屬專利權(quán)人的申請(qǐng)，可以給予其實(shí)施在先基本專利的強(qiáng)制許可。但是，申請(qǐng)強(qiáng)制許可只是一種可選方式，并不是所有情況下都需要申請(qǐng)強(qiáng)制許可，如在從屬專利和在先基本專利屬于同一權(quán)利人時(shí)，權(quán)利人實(shí)施該從屬專利無(wú)需也沒(méi)有必要申請(qǐng)強(qiáng)制許可；在從屬專利和在先基本專利屬于不同權(quán)利人時(shí)，如果事先取得了在先基本專利權(quán)人的許可，則從屬專利權(quán)利人同樣也就沒(méi)有必要再去申請(qǐng)強(qiáng)制許可。一般只有在從屬專利和在先基本專利屬于不同權(quán)利人時(shí)，從屬專利權(quán)人才有必要申請(qǐng)強(qiáng)制許可，此時(shí)，從屬專利權(quán)人仍可選擇先與在先基本專利的權(quán)利人進(jìn)行協(xié)商。

從屬專利申請(qǐng)強(qiáng)制許可的，其申請(qǐng)的理由和依據(jù)并不僅僅局限于《專利法》第五十一條的規(guī)定。如果在先基本專利權(quán)人的行為構(gòu)成了《反壟斷法》中的“濫用市場(chǎng)支配地位”的行為，已被依法認(rèn)定為壟斷行為，則從屬專利權(quán)人可以《專利法》第四十八條第（二）項(xiàng)的規(guī)定申請(qǐng)強(qiáng)制許可【2】。

為了體現(xiàn)法律的公平性原則，《專利法》第五十一條同時(shí)還規(guī)定，在依法給予從屬專利實(shí)施在先基本專利的強(qiáng)制許可的情況下，國(guó)務(wù)院專利行政部門也可以根據(jù)在先基本專利權(quán)人的申請(qǐng)，給予其實(shí)施從屬專利的強(qiáng)制許可。但是， 如果從屬專利是依據(jù)《專利法》第四十八條第（二）項(xiàng)申請(qǐng)并獲得實(shí)施的強(qiáng)制許可的，則在先基本專利權(quán)人不能依據(jù)《專利法》第五十一條的規(guī)定申請(qǐng)并獲得實(shí)施從屬專利的強(qiáng)制許可。

由此可知，如果武漢病毒研究所獲得“瑞德西韋” 抗新冠用途專利，同時(shí)也就取得了對(duì)“瑞德西韋”產(chǎn)品專利的強(qiáng)制許可申請(qǐng)權(quán)，從法律上保證了新冠用途專利最終能夠得以實(shí)施。但是，獲得強(qiáng)制許可后，武漢病毒研究所應(yīng)當(dāng)依法向“瑞德西韋”產(chǎn)品專利人即吉利德科學(xué)公司支付專利許可使用費(fèi)。

三、從屬專利的實(shí)施和轉(zhuǎn)讓

根據(jù)我國(guó)專利法的規(guī)定，專利權(quán)的實(shí)施是指即為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品，從屬專利的實(shí)施主體包括專利權(quán)人和第三人。專利權(quán)人自己實(shí)施的，為了解決從屬專利與在先基本專利之間的權(quán)利沖突問(wèn)題，通常的做法是與在先基本專利權(quán)人訂立一種被稱為“交叉許可”的許可合同，相互給予方便，讓雙方都能實(shí)施具有顯著經(jīng)濟(jì)意義的重大進(jìn)步的技術(shù)【3】，在我國(guó)的專利實(shí)踐中很少有為此申請(qǐng)強(qiáng)制許可的情形；第三人通過(guò)訂立專利實(shí)施許可合同取得從屬專利的實(shí)施權(quán)，但同時(shí)還應(yīng)獲得在先基本專利人的許可，否則將會(huì)對(duì)其構(gòu)成對(duì)侵權(quán)，面臨承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任的法律風(fēng)險(xiǎn)。無(wú)論第三人獲得的是普通許可、排他許可還是獨(dú)占許可，都不能依據(jù)《專利法》第五十一條的規(guī)定申請(qǐng)并獲得實(shí)施在先基本專利的強(qiáng)制許可，因?yàn)樵摋l規(guī)定的申請(qǐng)人只有專利權(quán)人，而不包括被許可人。專在沒(méi)有獲得在先基本專利的實(shí)施許可的情況下，從屬專利權(quán)人及其許可人以從屬專利為合法取得為由，主張其實(shí)施行為不侵犯在先基本專利權(quán)的，理由不成立。

我國(guó)專利法規(guī)定，專利權(quán)可以依法取轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)訂立書面合同，并向國(guó)務(wù)院專利行政部門登記，由國(guó)務(wù)院專利行政部門予以公告，專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。轉(zhuǎn)讓從屬專利時(shí)，轉(zhuǎn)讓人應(yīng)當(dāng)事先告知受讓人從屬專利的情況，并對(duì)在先基本專利實(shí)施許可的取得、許可使用費(fèi)的分?jǐn)偙壤认嚓P(guān)事項(xiàng)作出約定。如果專利轉(zhuǎn)讓后才發(fā)現(xiàn)其是另一專利的從屬專利，專利轉(zhuǎn)讓合同對(duì)此有約定的，按照合同的約定處理，沒(méi)有約定的，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)本著誠(chéng)實(shí)、守信和公平原則進(jìn)行協(xié)商處理。

由此可知，如果武漢病毒研究所獲得“瑞德西韋”產(chǎn)品的新用途專利后，許可他人實(shí)施其專利的，被許可人還應(yīng)當(dāng)同時(shí)取得吉利德科學(xué)公司的許可，否則將會(huì)侵犯其產(chǎn)品專利權(quán)；若武漢病毒研究所獲得“瑞德西韋”產(chǎn)品的新用途專利后，轉(zhuǎn)讓他人的，則武漢病毒研究所將不再擁有對(duì)瑞德西韋”產(chǎn)品專利的強(qiáng)制許可申請(qǐng)權(quán)。

注釋：

【1】《專利侵權(quán)判定若干問(wèn)題的意見（試行）》(京高法發(fā)〔2001〕229號(hào))第121條

【2】尹新天. 中國(guó)專利法詳解 [M]. 北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2011：531

【3】同上

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作者：向俊杰 濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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