專利侵權(quán)訴前進行曲

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：趙東豪 廣東深科律師事務所

原標題：專利侵權(quán)訴前進行曲

隨著2020年專利法修改草案的通過，專利保護的強度進一步提高，可想而知，未來在專利保護方面又將掀起新的腥風血雨，那么專利權(quán)人在發(fā)現(xiàn)專利侵權(quán)線索后，如何做才能保證在后面的訴訟環(huán)節(jié)占據(jù)更大的優(yōu)勢呢？筆者認為，在發(fā)現(xiàn)專利侵權(quán)線索后，切不可倉促行動，打草驚蛇，這樣會導致對方毀滅證據(jù)，得不償失，筆者認為采用如下步驟，徐徐圖之，方能取得最大戰(zhàn)果。

一、確定專利穩(wěn)定性

發(fā)明專利的申請包括受理、初審、公布、實審以及授權(quán)五個階段，而實用新型和外觀設計專利申請只有受理、初審和授權(quán)三個階段，不經(jīng)過實質(zhì)審查，因此，即使實用新型和外觀設計專利得到授權(quán)，但專利權(quán)卻未必穩(wěn)定。如果在發(fā)現(xiàn)侵權(quán)線索后，便立即開展取證、甚至是訴訟工作，但在后期卻因為專利不具有新穎性或創(chuàng)造性，專利穩(wěn)定性不足，導致專利評價報告是負面的，那么前期的準備工作將會付諸東流，大量的時間和金錢白白浪費，在筆者團隊近期處理的一組案件中，雙方都是灸療設備制造商，原告用5件實用新型專利起訴，但卻由于專利評價報告是負面的，導致在上海知識產(chǎn)權(quán)法院開庭時當庭撤訴。

因此，在發(fā)現(xiàn)侵權(quán)線索后，如果涉案專利是實用新型或外觀專利，那么首先要申請專利評價報告，當專利評價報告是正面的，再開展下一步工作；如果涉案專利是發(fā)明專利，由于發(fā)明專利經(jīng)過實質(zhì)審查，專利權(quán)比較穩(wěn)定，可以直接開展下一步工作。

二、侵權(quán)對比分析

在確定專利權(quán)較為穩(wěn)定后，就可以著手進行侵權(quán)對比分析，涉及到專業(yè)的技術問題和法律問題，對于技術層次的問題，如侵權(quán)產(chǎn)品和涉案專利采用的技術是否相同或近似，可以由產(chǎn)品研發(fā)人員進行分析，對法律問題，如是否構(gòu)成侵權(quán)，可以找律師、知識產(chǎn)權(quán)專家進行分析，不同類型的專利，在進行侵權(quán)對比分析時，所采用的方法也不相同。

外觀專利，在進行侵權(quán)對比分析時，首先需要確定涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品與涉案專利權(quán)產(chǎn)品種類是否相同或者近似（比如汽車和玩具汽車，即使兩者外觀相似，但因不是同一類產(chǎn)品，仍然不構(gòu)成外觀專利侵權(quán)），確定是相同或近似的種類產(chǎn)品后，再進行下一步相同或近似的具體判斷。

其次，在確定外觀設計是否相同或近似時，應當以外觀設計專利產(chǎn)品一般消費者的知識水平和認知能力，根據(jù)授權(quán)外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷，對于主要由技術功能決定的設計特征以及對整體視覺效果不產(chǎn)生影響（或影響較?。┑牟牧?、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等特征，應當不予考慮，從而判斷涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品和涉案外觀專利是否相同或近似。

最后，在認定一般消費者對外觀設計所具有的知識水平和認知能力時，一般應當考慮被訴侵權(quán)行為發(fā)生時授權(quán)外觀設計所述相同或者近似種類產(chǎn)品的設計空間。設計空間較大的，可以認定一般消費者通常不容易注意到的不同設計之間的較小區(qū)別；設計空間較小的，可以認定一般消費者通常更容易注意到的不同設計之間的較小區(qū)別，對于設計空間可以參考專利評價報告上的對比文件以及公知常識予以認定。

對于發(fā)明、實用新型專利是否構(gòu)成侵權(quán)的判斷，遵循全面覆蓋原則，即應當將涉案專利獨立權(quán)利要求所記載的技術特征與涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品進行技術對比（此處應當是涉案專利的授權(quán)文本），如果涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品或制造方法包括了涉案專利獨立權(quán)利要求所記載的全部技術特征，則可以初步認定侵權(quán)成立；如果涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品或制造方法，缺少涉案專利權(quán)利要求記載的一個或一個以上的技術特征，或者某些技術方案與涉案專利權(quán)利要求記載特征并不相同，此時，對于專利權(quán)人來說，就應當做進一步分析，判斷不相同的特征是否構(gòu)成等同，如果構(gòu)成等同，同樣涉嫌侵權(quán)；如果經(jīng)過判斷，不相同的特征不能構(gòu)成等同，那么很大可能就不構(gòu)成侵權(quán)。

在司法實踐中，以筆者團隊的辦案經(jīng)驗來看，法官對于等同的認定相當嚴格，因此當涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品或制造方法與涉案專利獨立權(quán)利要求中記載的技術特征有所區(qū)別時，一定要請專業(yè)的人員進行鑒定，必要時可以請求知識產(chǎn)權(quán)鑒定機構(gòu)的人進行鑒定，判斷是否構(gòu)成等同。

三、調(diào)查取證、做訴前準備

在發(fā)明和實用新型專利權(quán)授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品，外觀設計專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產(chǎn)品。

根據(jù)上述規(guī)定，發(fā)明、實用和外觀專利的制造、許諾銷售、銷售和進口均構(gòu)成專利侵犯，但從實際辦案的經(jīng)驗來看，比較容易發(fā)現(xiàn)和取證的環(huán)節(jié)主要集中在銷售和許諾銷售的環(huán)節(jié)，目前商品的銷售主要分為線上和線下，線上銷售一般以銷售作為目的，輔助以許諾銷售，產(chǎn)品來源以自行制造或從他處購買為主流，以進口做補充，對線上銷售行為做公證時，由于在網(wǎng)上展示了侵權(quán)產(chǎn)品，并標注了價格，當銷售成立時，則許諾銷售一并成立，但許諾銷售成立，銷售卻不一定成立，在進行公證時需要注意：

1、線上銷售：

（1）主體信息。在進行線上的公證時，一定要通過平臺的隱藏設置找到店鋪的實名認證信息，當下無論是拼多多、京東、天貓上都會要求入駐店鋪公開，此外，還要準確記錄網(wǎng)店店鋪的主頁、在平臺上注冊的賬號、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、郵箱等，以便相互印證，準確找到侵權(quán)主體。

（2）商標、品牌信息。如果在網(wǎng)頁上展示的商品具有商標或品牌的，還需要公證商品的商標或品牌信息，同時建議查詢該商標或品牌的權(quán)利人，商品上標注商標的，通?？梢哉J定商標權(quán)利人為商品的制造商，品牌信息可以起到對制造的強化作用，提高判賠額。

（3）制造證據(jù)。雖然在網(wǎng)店店鋪中找不到制造的實質(zhì)證據(jù)，但店鋪運營者往往會在網(wǎng)頁上公開廠房、廠址、加工設備、加工工人、研發(fā)人員圖片等，與店鋪實名認證的工商信息、經(jīng)營范圍等進行結(jié)合，可以推測出網(wǎng)店店鋪經(jīng)營者具有制造的能力，當然也可以線下去網(wǎng)頁上公開的廠址進行現(xiàn)場拍照，提取實質(zhì)制造證據(jù)，這樣更有說服力。

（4）收貨公證。線上銷售通常包括下單、支付、快遞和取貨，整個流程時間較長，由公證員全程見證也不現(xiàn)實，因此需要將購買和取貨分開進行公證，且一般先做取貨公證后做購買公證。

在進行取貨公證時，盡量攜帶公證員上門到快遞公司所在地提貨，當然快遞地址也可以直接寫公證處（存在一定被侵權(quán)店鋪發(fā)現(xiàn)的風險），外觀設計侵權(quán)案件，需要對侵權(quán)產(chǎn)品按照專利圖片的方式拍照六面視圖，這樣即使不攜帶侵權(quán)物證，庭審也能進行侵權(quán)比對，公證產(chǎn)品本身、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品說明書中標有制造商或標有商標，在沒有相反證據(jù)的情況下，上述載體上標注的制造商或商標權(quán)人推定為產(chǎn)品的實際制造者，產(chǎn)品在公證結(jié)束后，要妥善保存。當取貨公證完成后，對產(chǎn)品是否侵權(quán)做二次判斷，如果確定產(chǎn)品侵權(quán)，再對線上購買記錄進行公證，公證內(nèi)容主要是付款記錄、訂單編號、物流信息等，如取貨公證不成功或不侵權(quán)，那么就沒必要再進行購買公證了。

2、線下銷售

傳統(tǒng)的線下實體店銷售產(chǎn)品，從議價到付款到提貨通常一次性完成，整個購買過程都在公證員監(jiān)督下完成，在購買時要針對店鋪的名稱、店鋪的經(jīng)營信息、宣傳圖冊等，并向商家索要發(fā)票或收據(jù)，公證結(jié)束后，公證物要妥善保存。

四、損害賠償計算

侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額主要有以下3種計算方法：1、按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失或者侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；2、權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定，對故意侵犯專利權(quán)，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額；3、權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予三萬元以上五百萬元以下的賠償。

在權(quán)利人已經(jīng)盡力舉證，而與侵權(quán)行為相關的賬簿、資料主要由侵權(quán)人掌握的情況下，人民法院為確定賠償數(shù)額，可以責令侵權(quán)人提供與侵權(quán)行為相關的賬簿、資料；侵權(quán)人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的，人民法院可以參考權(quán)利人的主張和提供的證據(jù)判定賠償數(shù)額。

但在實際辦案中，損害賠償額卻很難確定，為了獲得高賠償，在此筆者有一些經(jīng)驗與大家分享：其一，對于專利權(quán)人來說，可以通過對比侵權(quán)發(fā)生之前的銷售額和侵權(quán)發(fā)生之后的銷售額來分析，如果侵權(quán)之后的銷售量明顯減少，且數(shù)額巨大，則可以通過會計事務所審計鑒定，獲取利潤減少的證據(jù)；第二，在多個電商平臺統(tǒng)計商家銷售涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品的總數(shù)量，如果由于一個鏈接存在多個產(chǎn)品，難以確定涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品的具體銷售數(shù)量，可以向法院申請，要求對方出具涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品銷售數(shù)量的后臺數(shù)據(jù)，然后再結(jié)合專利對利潤的貢獻率，計算對方的獲利額；第三，多渠道、多地區(qū)進行取證，雖然這樣仍無法確定己方因被侵權(quán)所受到的實際損失或者對方因侵權(quán)所獲得的利益，但可以證明對方的銷售渠道多，范圍大，這樣在判賠時，法院也會予以考慮，最后，出于對專利權(quán)人“請求停止制造、銷售行為”目的的考慮，如果計算侵權(quán)賠償額的確很困難，則建議直接確定一個賠償額，由法院酌定裁判，這樣可以節(jié)省維權(quán)時間。

五、前期溝通，達成和解

為達到快速解決糾紛，降低訴訟成本的目的，在起訴前，可以先行就對方侵犯專利權(quán)的行為發(fā)出律師函，請求對方停止侵權(quán)行為，并就侵權(quán)行為造成的損害進行賠償，如果對方積極回應，并就賠償和專利許可達成和解，也省去了專利權(quán)人訴訟之苦，節(jié)省了人力、物力、財力，如果對方對律師函置之不理，專利權(quán)人就需要做好訴訟的準備了，但需要注意的是：

根據(jù)《最高人民法院關于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十八條規(guī)定：“權(quán)利人向他人發(fā)出侵犯專利權(quán)的警告，被警告人或者利害關系人經(jīng)書面催告權(quán)利人行使訴權(quán)，自權(quán)利人收到該書面催告之日起一個月內(nèi)或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內(nèi)，權(quán)利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權(quán)的訴訟的，人民法院應當受理”。

根據(jù)上述規(guī)定，如果專利權(quán)人在收到書面催告之日起一個月內(nèi)或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內(nèi)，沒有向具有管轄權(quán)的法院提起訴訟，侵權(quán)人可以向其所在地法院提起確認不侵權(quán)之訴，這樣以來就把管轄權(quán)拱手相讓了，置自己于不利地位。

六、確定法院，準備起訴

未經(jīng)專利權(quán)人許可的制造、銷售、許諾銷售專利產(chǎn)品的行為皆構(gòu)成侵權(quán)，專利權(quán)人可以選擇在制造商所在地或銷售行為地進行起訴，在實際辦案中，侵權(quán)產(chǎn)品銷售地和制造地經(jīng)常不一致，這時我們就要選擇合適的法院作為管轄地，以逸待勞，提高對方的應訴成本，需要注意的是，當銷售行為地和制造商所在地不一致的，對于專利權(quán)人來說，如果想在銷售地法院起訴，則必須將銷售者列為共告，進行訴訟，如果只單獨起訴制造商的，銷售行為地法院不予受理，除非銷售者是制造者的分支機構(gòu)。

七、聘請律師，積極準備

專利糾紛案件較其他案件更具有專業(yè)性，特別是后期可能還會涉及到專利無效、行政訴訟等，建議專利權(quán)人在發(fā)現(xiàn)侵權(quán)線索后，及時請專利律師介入上述幾大步驟以及后續(xù)的訴訟行為，以便更好的維護自己的合法權(quán)益。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：趙東豪 廣東深科律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利侵權(quán)訴前進行曲（點擊標題查看原文）

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