未經(jīng)備案的商標被許可人仍有權起訴他人商標侵權

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2016年2月4日，歐盟法院針對德國杜塞爾多夫地區(qū)高等法院提請的第C-163/15號商標案件作出初裁，認為即使商標許可合同未在商標注冊簿備案，被許可人仍可就侵犯被許可商標的行為提起訴訟。

本案原告Breiding公司是共同體文字商標“ARKTIS”的被許可人，該商標使用的商品包括寢具、毛毯等。根據(jù)許可合同，Breiding公司可以用自己的名義對侵犯該商標的行為主張權利。但是，這份許可合同并沒有在商標注冊簿備案。

被告Hassan在網(wǎng)上許諾銷售的羽絨被上使用“Arktis 90”、“Arktis 90 HS”等標記。原告對此提起商標侵權之訴。

一審法院判決原告勝訴。Hassan遂上訴到杜塞爾多夫地區(qū)高等法院。高等法院認為，本案關鍵在于Breiding公司在許可合同未備案的情況下，是不是可以用自己名義起訴。針對由此引發(fā)的法律適用問題，高等法院提請歐盟法院對兩個問題作出初裁：1、《共同體商標條例》第23條（1）是否不允許沒有備案的許可合同的被許可人對商標侵權行為提起訴訟？2、如果不備案就不能訴，23條（1）是不是排斥被許可人針對侵權行為采取國內法律行動？

歐盟法院審理后，在初裁中認為，雖然23條（1）從字面理解是“不備案不能對第三方產(chǎn)生效力”，但這主要是為了保護第三方享有或可能享有的權利。第三方的侵權行為，不屬于這種情況，不能適用這一規(guī)定。同時，根據(jù)22條（3），在不影響許可合同規(guī)定的前提下，被許可人能不能起訴只取決于商標所有人是否同意。本案被許可人在許可合同中已經(jīng)得到商標所有人的同意，可以用自己的名義對侵犯該商標的行為主張權利，因此，雖然許可合同沒有備案，被許可人仍然可以提起訴訟。這樣以來，也就沒有必要回答高等法院請示的第二個問題了。

短評：

《共同體商標條例》第17條（關于轉讓）、19條（關于物權）、22條（關于許可）規(guī)定了多種商標權利發(fā)生法律變化，從而導致權利行使主體產(chǎn)生變化的情況。23條（1）原則性地規(guī)定了這些變化要在注冊簿備案才能對第三方有效。本案涉及的是許可合同沒有備案的情況下，被許可人是不是能直接起訴的問題。對此，歐盟法院從該規(guī)定所保護的法益出發(fā)做了解讀，認為對于上述商標權利行使主體發(fā)生變化的情形，之所以要求備案，要求公示，是為了保護“權利”可能受到影響的第三方，讓他們有更公開、正式的途徑了解這些變化，從而方便他們權利的行使?！扒謾唷辈皇恰皺嗬?，起訴侵權不應受到是否備案的影響，正如法院在判決中明確的，在不影響許可合同規(guī)定的前提下，被許可人能否起訴只取決于商標所有人是否對此表示同意。

對于商標被許可人的訴權行使是否以許可合同備案為前提，中國沒有直接的明確規(guī)定。根據(jù)最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2002〕32號）第四條：“在發(fā)生注冊商標專用權被侵害時，獨占使用許可合同的被許可人可以向人民法院提起訴訟；排他使用許可合同的被許可人可以和商標注冊人共同起訴，也可以在商標注冊人不起訴的情況下，自行提起訴訟；普通使用許可合同的被許可人經(jīng)商標注冊人明確授權，可以提起訴訟?！笨梢?，被許可人訴權的行使，基本上遵循了“不與許可人意志相沖突”的原則。不過，對于起訴是否以備案為前提，并未提及。

2013年《商標法》第四十三條雖然將“備案”作為許可人的義務，規(guī)定“許可他人使用其注冊商標的，許可人應當將其商標使用許可報商標局備案，由商標局公告”，對于不備案的后果，規(guī)定“商標使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”。從法理上解釋，“善意第三人”不應包括侵權人。但該款規(guī)定畢竟只是針對“許可人”，“不備案”也只是針對許可合同效力本身而言，對被許可人的訴權還是沒有明確。歐盟法院在本案初裁中的明確，可以作為我們在此問題上的實踐參考。

來源：萬慧達知識產(chǎn)權

作者：秦慧敏

編輯：IPRdaily王夢婷