審查員的這種套路千萬(wàn)別中招

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作者：博深知識(shí)產(chǎn)權(quán)

原標(biāo)題：審查員的這種套路千萬(wàn)別中招

對(duì)于從事實(shí)驗(yàn)科學(xué)領(lǐng)域的專利代理人來(lái)說(shuō)，可能會(huì)被一些審查員“套路”駁回專利申請(qǐng)：比如“技術(shù)效果是可預(yù)料到的”、“容易想到的”、“本領(lǐng)域技術(shù)人員是顯而易見(jiàn)的”等等話述。這些話述均是以沒(méi)有創(chuàng)造性為由，駁回申請(qǐng)人的申請(qǐng)。當(dāng)遇到這種情況，如果申請(qǐng)人被嚇退，那可能就錯(cuò)失一份發(fā)明專利，錯(cuò)失法律對(duì)其的保護(hù)。這份發(fā)明專利申請(qǐng)是否能夠獲得授權(quán)除了視乎這個(gè)發(fā)明申請(qǐng)本身是否具有創(chuàng)造性，還考驗(yàn)著專利代理人對(duì)本發(fā)明的創(chuàng)造性進(jìn)行再次答審闡述能否說(shuō)服審查員。

案情回顧：

三祥新材股份有限公司于2014年12月05日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局遞交名為“一種單晶剛玉的生產(chǎn)方法”的專利申請(qǐng)，在發(fā)明專利的實(shí)質(zhì)審查階段，審查員相繼于2016年08月03日和2016年12月08日發(fā)出了第一次審查意見(jiàn)通知書和第二次審查意見(jiàn)通知書，指出申請(qǐng)中的全部權(quán)利要求均不符合專利法規(guī)定的創(chuàng)造性，經(jīng)過(guò)兩次審查意見(jiàn)的答復(fù)后，上述申請(qǐng)目前已被授權(quán)。

本案例中第一次審查意見(jiàn)通知時(shí)中就出現(xiàn)“技術(shù)效果是可預(yù)料到的”、“容易想到的”、“本領(lǐng)域技術(shù)人員是顯而易見(jiàn)的”等等話述，但是專利代理人從發(fā)明目的不同、成分不同來(lái)闡述本發(fā)明的創(chuàng)造性。

第一次審查意見(jiàn)書：

2016年08月03日，專利局發(fā)出第一次審查意見(jiàn)通知書，通知書顯示審查員首次檢索結(jié)果：

審查員的這種套路千萬(wàn)別中招

審查員指出在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是顯而易見(jiàn)的，以及權(quán)利要求2-6中的技術(shù)效果是可以預(yù)料得到的來(lái)駁回發(fā)明申請(qǐng)。專利代理人在答復(fù)第一次審查意見(jiàn)通知書時(shí)，因申請(qǐng)與審查員發(fā)出的對(duì)比文件的差別較大，故沒(méi)有修改權(quán)利要求，直接進(jìn)行意見(jiàn)論述：

答辯意見(jiàn)主要為：

1、本發(fā)明旨在獲得自然結(jié)晶粒度大小可控制的單晶剛玉，對(duì)比文件則旨在工藝過(guò)程中不生產(chǎn)有害氣體、利于環(huán)境、抗壓強(qiáng)度高和能耗少。

2、本發(fā)明以α-氧化鋁粉為主相粉末、抑制劑為第二相粉末，利用二者在熔煉時(shí)形成具有液相阻力的集合體，從而阻止氧化鋁晶型生長(zhǎng)，達(dá)到控制晶體粒度大小的目的。

3、一方面，包括（質(zhì)量百分比）氧化鈦1-3%、氧化鐵0-2%和硫磺3-7%的組分的抑制劑與對(duì)比文件1的抑制劑的組分截然不同。

另一方面，上述α-氧化鋁粉與抑制劑的配合作用沒(méi)有被對(duì)比文件1和現(xiàn)有技術(shù)公開(kāi)，它們的技術(shù)效果也不是可以預(yù)測(cè)獲得的。

4、本發(fā)明的1-5μα-氧化鋁粉粒度的控制，是為了使其在熔煉條件下的粉體粒度趨于集中、均勻分布，以便于形成集合體。

5、所述α-氧化鋁粉與抑制劑的質(zhì)量比為6-25：1，通過(guò)α-氧化鋁粉與抑制劑(第二相粉末)配入量的控制及冷卻溫度的控制，使生成的單晶剛玉晶粒大小得到進(jìn)一步控制。該比例設(shè)計(jì)所具有的技術(shù)效果也是不能通過(guò)理論預(yù)測(cè)得知。

第二次審查意見(jiàn)書：

然而審查員仍堅(jiān)持該申請(qǐng)的全部權(quán)利要求均不符合專利法規(guī)定的創(chuàng)造性的觀點(diǎn)。審查員依然認(rèn)為這個(gè)發(fā)明是“容易想到的”：本申請(qǐng)僅是在對(duì)比文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行了粒度調(diào)節(jié)，且為了調(diào)控剛玉單晶中晶粒大小而調(diào)控原料粉末的尺寸是容易想到的。對(duì)比文件也加入了氧化鈦和氧化鐵，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)實(shí)際情況加入一定量的含硫物質(zhì)。對(duì)于抑制劑的比例范圍，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以通過(guò)常規(guī)實(shí)驗(yàn)和正交試驗(yàn)獲得，不需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)。并且，審查員提出了對(duì)抑制劑的突出效果的舉證要求。

根據(jù)審查員提出的第二次審查意見(jiàn)，在第二次答復(fù)時(shí)，就“創(chuàng)造性”對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行了修改，將從屬權(quán)利要求6的附加技術(shù)特征（熔煉時(shí)間、溫度和熔煉后的靜置時(shí)間）加入獨(dú)立權(quán)利要求中。

答辯意見(jiàn)主要為：

1、對(duì)答復(fù)第一次審查意見(jiàn)時(shí)的觀點(diǎn)進(jìn)行了補(bǔ)強(qiáng)說(shuō)明。即：對(duì)比文件并沒(méi)有公開(kāi)了在原料粉末中加入氧化鐵。對(duì)比文件并沒(méi)有公開(kāi)氧化鈦、氧化鐵和含硫物質(zhì)三者可以聯(lián)合作為抑制劑使用。上述氧化鈦、氧化鐵和硫磺的具體配比也沒(méi)有被對(duì)比文件1公開(kāi)。

2、我們?cè)黾恿藢?duì)從屬權(quán)利要求6的附加技術(shù)特征具備創(chuàng)造性的論述。即：本發(fā)明的熔煉溫度、熔煉時(shí)間以及熔煉后的靜置時(shí)間均與對(duì)比文件實(shí)質(zhì)不同。

3、對(duì)于抑制劑的突出效果的舉證要求，具體舉證說(shuō)明如下：

第一，本申請(qǐng)與對(duì)比文件1相比，具有上述區(qū)別技術(shù)特征（1）-（3），即二者的技術(shù)方案客觀上存在實(shí)質(zhì)區(qū)別。即具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

第二，本發(fā)明實(shí)施例四和實(shí)施例五公開(kāi)了各自制備獲得的單晶剛玉的自然結(jié)晶粒度分布情況。據(jù)此可知，本發(fā)明所得單晶剛玉大部分集中在目前市場(chǎng)上有效粒度F46-F150，波峰在100 目，或者有效粒度F46-F120，波峰在80 目；有效降低需要重新熔煉過(guò)粗粒度及過(guò)細(xì)粒度百分比。

結(jié)果：

最終，審查員接受了我們的答辯意見(jiàn)，并于2017年03月16日發(fā)出了授予發(fā)明專利權(quán)通知書。專利號(hào)為：201410738360.1，專利名稱為：一種單晶剛玉的生產(chǎn)方法。

筆者建議：

對(duì)于實(shí)驗(yàn)科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域，大多數(shù)的發(fā)明創(chuàng)造為改進(jìn)型發(fā)明，例如對(duì)工藝條件參數(shù)的改進(jìn)等。因而在答復(fù)審查意見(jiàn)期間，審查員可能會(huì)以“容易想到”、“多次試驗(yàn)可以獲得參數(shù)范圍”的觀點(diǎn)來(lái)駁該申請(qǐng)的創(chuàng)造性。這種情況下，只要技術(shù)方案本身存在區(qū)別，均可據(jù)理力爭(zhēng)，以幫助授權(quán)。

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn） / 作者：博深知識(shí)產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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