美國法院澄清FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴司法裁判的邊界 ?

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“該裁定重申了德州東區(qū)法院在涉及FRAND許可的糾紛案件處理中堅持契約自由原則的基本立場。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：梅林月

摘要

2022年5月2日美國德州東區(qū)法院Rodney S.Gilstrap法官就愛立信在其對蘋果提起的FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴中申請的動議作出裁定，澄清了德州東區(qū)法院對FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴裁判的邊界。該裁定重申了德州東區(qū)法院在涉及FRAND許可的糾紛案件處理中堅持契約自由原則的基本立場，一定程度上厘清了FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴和SEP侵權(quán)之訴、FRAND許可條件確認(rèn)之訴之間的關(guān)系。

2022年5月2日，美國德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦法院（以下簡稱德州東區(qū)法院）Rodeny S.Gilstrap法官就愛立信在其對蘋果提起的FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴中申請的動議作出裁定，重申了德州東區(qū)法院在涉及FRAND許可的糾紛案件處理中堅持契約自由原則的基本立場，澄清了德州東區(qū)法院對FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴的裁判邊界，一定程度上也厘清了FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴和標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)訴訟（含禁令救濟）、FRAND許可條件確認(rèn)之訴之間的關(guān)系。該裁定不僅對愛立信與蘋果全球互訴案件之間關(guān)系的協(xié)調(diào)有重要影響，也對其他類似的圍繞FRAND許可發(fā)生的涉及多個司法轄區(qū)、多種類型平行訴訟案件的關(guān)系協(xié)調(diào)提供了可以借鑒的分析思路。

一、愛立信與蘋果新一輪標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判與全球互訴情況

蘋果第一次從愛立信獲得移動通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合全球許可是在2008年，7年后的2015年12月21日，愛立信對外宣布與蘋果就2G\3G\4G標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合達成全球交叉許可協(xié)議，該7年期許可協(xié)議于2022年1月中旬到期。

考慮到續(xù)簽合同將涉及雙方包括5G在內(nèi)更多的專利組合，技術(shù)談判和商業(yè)談判更為復(fù)雜，2020年底愛立信就主動聯(lián)系蘋果提議雙方啟動新一輪的交叉許可談判。雙方簽訂保密協(xié)議(non-disclosure agreement)之后于2021年6月開始啟動技術(shù)談判。從2021年8月20日到11月30日，雙方共進行了三輪技術(shù)談判，愛立信先后向蘋果提供了300份權(quán)利要求對照表（claim chart,以下簡稱CC表），蘋果向愛立信提供的CC表數(shù)量未在有關(guān)訴訟文書中披露。然而經(jīng)過三輪技術(shù)談判，蘋果并未認(rèn)可愛立信提供的CC中所涉標(biāo)準(zhǔn)必要專利的有效性、必要性和價值，雙方對談判所涉專利組合的有效性、必要性和價值仍存在爭議。

2021年9月20日，愛立信向蘋果提議在繼續(xù)進行技術(shù)談判的同時雙方開始商業(yè)談判。2021年10月4日，愛立信向蘋果重申其已經(jīng)公開的5G多模許可要約；2021年11月2日，愛立信向蘋果提供了完整的許可協(xié)議要約。但很明顯，因為雙方在標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合價值評估所涉若干基礎(chǔ)性問題上存在嚴(yán)重分歧，商業(yè)談判注定困難重重。早在2019年，蘋果就在其官網(wǎng)上公布了其所主張的所謂“FRAND原則核心要點”，提出包括在蘋果愿意接受許可前，權(quán)利人須確保許可的所有標(biāo)準(zhǔn)必要專利均實際有效、必要和被實施；要求許可費計算基礎(chǔ)遵從最小可銷售單元原則（以下簡稱SSPPU）；宣稱對終端用戶設(shè)備進行許可本身就構(gòu)成歧視等等。毫無疑問，蘋果的這些觀點對愛立信而言都是無法接受的。

考慮到2015年許可協(xié)議簽訂前蘋果曾突然對愛立信提起訴訟，挑戰(zhàn)愛立信的7件美國專利的有效性并尋求針對每件專利的FRAND裁決，以及近年來一些被許可人在協(xié)議臨近到期時針對新的許可發(fā)起FRAND許可條件確認(rèn)訴訟并申請獲得禁訴令阻礙權(quán)利人提起侵權(quán)訴訟和尋求禁令救濟，愛立信采取了防御性的訴訟措施：2021年9月29日，愛立信向荷蘭海牙法院申請預(yù)防性反禁訴令（但當(dāng)時未提起標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)訴訟），鑒于蘋果聲明其過去未申請過禁訴令也無意申請禁訴令，荷蘭法院未支持愛立信的預(yù)防性反禁訴令申請。2021年10月4日，愛立信向德州東區(qū)法院提起FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴，請求德州東區(qū)法院確認(rèn)愛立信已經(jīng)履行了其向ETSI作出的承諾、遵循了ETSI的知識產(chǎn)權(quán)政策及相關(guān)法律（案號：2:21-cv-00376，以下簡稱376號案）。

2021年12月17日，蘋果也在德州東區(qū)法院對愛立信發(fā)起訴訟（案號: 2:21-cv-00460,以下簡稱460號案），主張愛立信在雙方2015年許可協(xié)議期內(nèi)向荷蘭海牙法院申請反禁訴令和向德州東區(qū)法院提起376號案違反了雙方2015年許可協(xié)議，構(gòu)成違約，同時請求法院確認(rèn)愛立信違反了FRAND義務(wù)和誠信談判的義務(wù)，請求法院就愛立信所持有的全球無線通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合裁定FRAND許可條件。另，蘋果還請求法院確認(rèn)蘋果未侵犯愛立信的三件標(biāo)準(zhǔn)必要專利（專利號分別為：U.S.10,374,768、U.S.10,644,724和U.S.11,039,312），且三件專利不具有必要性。

鑒于蘋果提起的反訴，愛立信于2022年1月19日向德州東區(qū)法院申請修改376號案的訴訟請求，增補后的訴請包括以下幾項：（1）請求確認(rèn)愛立信已經(jīng)履行了其對ETSI作出的FRAND承諾；（2）確認(rèn)愛立信已經(jīng)遵行了ETSI的知識產(chǎn)權(quán)政策以及可能影響愛立信未來給予蘋果許可的所有法律規(guī)定；（3）請求確認(rèn)蘋果作為權(quán)利人未在交叉許可中履行其應(yīng)承擔(dān)的互惠義務(wù)及其作出的FRAND承諾；（4）請求確認(rèn)蘋果違反其誠信談判的義務(wù)；（5）確認(rèn)蘋果喪失了作為第三方受益人請求愛立信履行FRAND義務(wù)的權(quán)利；（6）賠償愛立信因為蘋果的上述行為而受到的損失、訴訟和律師費支出，并給予愛立信應(yīng)該獲得的其他相應(yīng)的救濟。

2022年3月23日，德州東區(qū)法院決定拆分460號案，將其中蘋果提出的涉及FRAND問題的訴訟請求合并至376號案中審理，而460號案僅就三件標(biāo)準(zhǔn)必要專利的確認(rèn)不侵權(quán)和確認(rèn)不具有必要性問題進行審理。4月19日，蘋果申請中止460號案的審理，待376號案審理之后再繼續(xù)審理。德州東區(qū)法院對此申請尚未作出裁定。

2022年1月中旬雙方的2015年許可協(xié)議到期后，雙方陸續(xù)采取了一系列訴訟行動，例如2022年1月17日，愛立信在美國德州西區(qū)法院對蘋果提起了2件專利侵權(quán)訴訟，涉及4件5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利和8件非標(biāo)準(zhǔn)必要專利；1月17日-19日，愛立信陸續(xù)在美國國際貿(mào)易委員會（ITC）提出3起針對蘋果發(fā)起337調(diào)查的請求，涉及4件標(biāo)準(zhǔn)必要專利和8件非標(biāo)準(zhǔn)必要專利；同時愛立信還在荷蘭、德國、比利時、巴西、哥倫比亞對蘋果提起系列涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利的侵權(quán)之訴。而蘋果則從2022年1月19日開始陸續(xù)在美國等多個國家對愛立信的專利提起相當(dāng)數(shù)量的無效申請，同時在美國ITC對愛立信發(fā)起337調(diào)查請求和在德國等多國提起侵權(quán)之訴。目前上述系列案件均在審理之中。

二、愛立信向德州東區(qū)法院提起的動議及法院裁定

隨著雙方在全球互訴侵權(quán)案件的展開和460號案部分訴請被拆分合并到376號案中，雙方圍繞新一輪標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判發(fā)生的系列糾紛呈現(xiàn)出錯綜復(fù)雜的局面。愛立信發(fā)現(xiàn)，蘋果一方面向各國受理愛立信針對蘋果提起的標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)之訴的法院聲稱蘋果愿意受德州東區(qū)法院376號案裁判的“約束”（bound），而這使得相關(guān)專利侵權(quán)訴訟都失去了意義，故而申請各法院中止審理或者駁回愛立信的起訴；而另一方面，蘋果在何謂“受德州東區(qū)法院376號案裁判約束”的問題上態(tài)度模糊，前后態(tài)度搖擺不定。按照愛立信的理解，案件當(dāng)事人接受法院最終裁判結(jié)果的約束是無可爭議的，無須蘋果再作出接受“約束”的聲明，故該聲明一定有其在標(biāo)準(zhǔn)必要專利FRAND許可意義上的特殊含義，即“蘋果同意如果法院確認(rèn)愛立信的要約是符合FRAND的，即與愛立信在該要約下簽訂協(xié)議”。事實上，在2022年3月16日的排期會議上（Scheduling Conference）蘋果的律師已經(jīng)對愛立信的上述觀點表示接受。然而在2022年3月25日，蘋果向愛立信發(fā)出了許可費條款迥然不同的反要約——愛立信提出的要約中提出的是與銷售相關(guān)的許可費（running royalty）計算模式，而蘋果的反要約提出的是固定許可費（lump-sum payment）計算模式——并且表示蘋果僅在蘋果要求的許可費條款下才受裁判結(jié)果的約束。鑒于蘋果一方面試圖以已經(jīng)承諾接受德州東區(qū)法院376號案裁判“約束”為由試圖阻礙其他各國法院審理相關(guān)侵權(quán)訴訟，另一方面又在何謂接受“約束”問題上前后態(tài)度不一，愛立信于2022年4月6日向德州東區(qū)法院提出動議，請求法院命令蘋果確認(rèn)：蘋果承諾接受對愛立信要約的FRAND裁判的約束，即如果愛立信的要約被德州東區(qū)法院認(rèn)定為符合FRAND，蘋果承諾接受和履行基于愛立信要約的許可協(xié)議。

針對愛立信提出的動議，蘋果主張由于460號案部分訴訟請求和376號案合并，376號案不再僅僅審理愛立信對蘋果的要約是否符合FRAND的問題，而是同時需要衡量愛立信對蘋果的要約和蘋果對愛立信的反要約，并解決蘋果“請求法院裁判約束雙方的FRAND條款的訴訟請求”，而且后者還需要參考雙方2015年簽訂的許可協(xié)議。

2022年5月2日，Rodeny Gilstrap法官對愛立信的動議作出裁定。Gilstrap法官認(rèn)為：雙方都同意FRAND承諾要求專利權(quán)人提供FRAND要約，但是標(biāo)準(zhǔn)實施人并不被要求接受該要約。事實上，在任何的合同談判里，要約發(fā)出人的要約只有在被要約人接受時才能產(chǎn)生約束力。具體到376號案里，如果愛立信的要約最終被法院認(rèn)定為符合FRAND，蘋果將面臨三種選擇：接受該要約并簽訂具有約束力的許可協(xié)議；拒絕該要約并不再實施愛立信的專利或者拒絕該FRAND要約，繼續(xù)實施愛立信的專利并使自己面臨侵權(quán)糾紛的后果。Gilstrap法官明確表示：“法庭不認(rèn)為在標(biāo)準(zhǔn)必要專利的場景下有何特殊性可以改變合同法白紙黑字寫明的這些原則”。據(jù)此，Gilstrap法官駁回了愛立信的動議。

三、對德州東區(qū)法院駁回愛立信動議裁定的分析

一般情況下，當(dāng)事人向法院提出的動議被駁回對提出動議的當(dāng)事人而言是不利的，但是當(dāng)Gilstrap法官作出駁回愛立信的動議裁定后，業(yè)界卻普遍認(rèn)為該裁定對愛立信是利好的。首先，該裁定重申了德州東區(qū)法院在處理涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利法律糾紛案件時仍以堅持意思自治、契約自由等合同法原則的基本立場；其次，該裁定表明德州東區(qū)法院對FRAND義務(wù)的確認(rèn)和FRAND許可條件的審理和裁判并不會成為阻礙其他法院審理侵權(quán)之訴和就禁令救濟作出裁定的理由。376號案所涉及的爭議事項以及德州東區(qū)法院在對愛立信動議裁定中表明的立場和分析思路將有助于更好地理解FRAND許可糾紛解決中若干重要的法律問題。

1、意思自治、契約自由——解決SEP相關(guān)法律糾紛的基本前提

貫穿Gilstrap法官駁回愛立信動議裁定始終的是其對意思自治、契約自由的合同法基本原則的堅持。

首先，從Gilstrap法官對FRAND承諾的內(nèi)容解讀——權(quán)利人提供符合FRAND的要約——可以很明確的看出FRAND承諾指向的權(quán)利義務(wù)內(nèi)容迥異于FRAND許可本身指向的權(quán)利義務(wù)內(nèi)容。無論各國法院、學(xué)者如何解釋FRAND承諾的法律性質(zhì)和產(chǎn)生的法律效力，無可否認(rèn)的是SEP權(quán)利人作出FRAND承諾行為不可以和SEP權(quán)利人與標(biāo)準(zhǔn)實施人達成FRAND許可協(xié)議混為一談。這一點已經(jīng)在各標(biāo)準(zhǔn)化組織（例如ETSI、ITU和IEEE等）的知識產(chǎn)權(quán)政策中所寫明，無可爭議。即便是將FRAND承諾解釋為第三方受益合同的英美法院，此第三方受益合同也和SEP權(quán)利人與標(biāo)準(zhǔn)實施人達成的FRAND許可協(xié)議涇渭分明。也只有在這個背景下才能解釋為什么Gilstrap法官要強調(diào)：“要約人的要約只有在為被要約人所接受時才會產(chǎn)生約束力”，這里的“要約”指向FRAND許可談判中的要約，很明顯，Gilstrap法官認(rèn)為FRAND許可協(xié)議尚未達成。

其次，Gilstrap法官明確表示法院不會強迫蘋果接受愛立信的要約，即使愛立信2021年10月發(fā)出的要約最后被法院認(rèn)定為符合FRAND。對此，不能理解為Gilstrap法官站在了標(biāo)準(zhǔn)實施者一方，而是應(yīng)該理解為Gilstrap法官重申了法院在審理涉及SEP法律糾紛案件時堅持的原則：不以法院的裁判取代當(dāng)事人的自由協(xié)商談判，充分尊重當(dāng)事人的意思自治。事實上這是在恪守司法裁判和契約自由的邊界。也正是如此，Gilstrap法官才會明確：即使法院最終裁定愛立信的要約符合FRAND，選擇是否簽訂許可協(xié)議的權(quán)利仍然在蘋果，只是其選擇將對應(yīng)不同的法律后果。

所以當(dāng)Gilstrap法官在裁定寫道：“法院同意并認(rèn)為沒有任何正當(dāng)?shù)睦碛梢筇O果，如果愛立信2021年要約條款被認(rèn)定符合FRAND即必須接受該要約的條款”其實是在強調(diào)法院不會在欠缺雙方同意的前提下迫使雙方當(dāng)事人簽訂全球許可協(xié)議，哪怕法院已經(jīng)確認(rèn)了符合FRAND的要約。Gilstrap法官強調(diào)即使在標(biāo)準(zhǔn)必要專利場景下，合同法的基本原則仍然不可以被法院突破。

2、FRAND義務(wù)確定與FRAND許可條件裁判

在愛立信對376號案提起的動議中，雙方還對一個問題產(chǎn)生了分歧：376號案的審理是應(yīng)該以愛立信2021年10月發(fā)出的要約為基礎(chǔ)，還是應(yīng)該同時納入分析蘋果2022年3月25日發(fā)出的反要約以及2015年雙方簽訂的許可協(xié)議？其實這個問題涉及376號案對多個訴訟請求的審理問題，更涉及FRAND義務(wù)確認(rèn)與FRAND許可條件裁判之間的區(qū)別與邏輯關(guān)系。

首先必須明確的是，F(xiàn)RAND義務(wù)確認(rèn)之訴不同于FRAND許可條件確認(rèn)之訴，可以單獨成訴。FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴是請求法院確認(rèn)應(yīng)該承擔(dān)FRAND義務(wù)的主體是否已經(jīng)切實履行了FRAND義務(wù)，包括談判行為層面是否已經(jīng)履行了主動提起談判、提供示例性專利清單、提供示例性CC表、發(fā)出要約并解釋許可報價計算方式等義務(wù)以及要約內(nèi)容層面的許可要約條款本身是否符合FRAND原則。FARND義務(wù)確認(rèn)之訴可以請求法院確認(rèn)原告自身是否已經(jīng)履行了FRAND義務(wù)，也可以請求法院確認(rèn)被告未履行FRAND義務(wù)。FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴只是請求法院對既有的許可談判行為和所涉及的要約是否符合FRAND作出定性的判斷，但不同于FRAND許可條件確認(rèn)之訴，并未請求法院為相關(guān)專利組合裁判FRAND許可條件。因此FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴的審理應(yīng)以該訴訟所針對的既有談判行為和要約內(nèi)容為審理對象。

其次，當(dāng)事人可以選擇單獨提起FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴，也可以選擇和其他確認(rèn)之訴合并提起訴訟。如前文所述，在交叉許可中雙方當(dāng)事人同時兼具SEP權(quán)利人和標(biāo)準(zhǔn)實施者的身份，對于前者應(yīng)該承擔(dān)FRAND許可義務(wù)，對于后者應(yīng)該承擔(dān)誠信談判義務(wù)。所以當(dāng)事人在提起確認(rèn)之訴時，可以有多種排列組合選擇。例如，在愛立信提起376號案時，僅僅請求德州東區(qū)法院確認(rèn)愛立信（原告）已經(jīng)履行了FRAND義務(wù)，愛立信（原告）提出的要約符合FRAND原則；而蘋果提起460號案時，是請求德州東區(qū)法院確認(rèn)愛立信（被告）違反了FRAND義務(wù)和誠信談判義務(wù)；而后愛立信增補376號案訴訟請求，請求德州東區(qū)法院進一步確認(rèn)蘋果（被告）違反FRAND義務(wù)和誠信談判義務(wù)。另外，當(dāng)事人還可以自由選擇是單獨提起FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴還是將FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴與FRAND許可條件確認(rèn)之訴捆綁提起訴訟。例如在376號案中愛立信僅就FRAND義務(wù)確認(rèn)提起訴訟，而在460案中蘋果選擇將FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴與FRAND許可條件確認(rèn)之訴捆綁起訴。最后要注意的是，在本案中，因為愛立信和蘋果均選擇了向德州東區(qū)法院提起FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴，且互訴對方違反FRAND義務(wù)和誠信談判義務(wù)，所以根據(jù)案件的關(guān)聯(lián)性，460號案中涉及FRAND義務(wù)確認(rèn)和FRAND許可條件確認(rèn)的部分被分拆到376號案中合并審理。而如果雙方當(dāng)事人選擇了向同一司法轄區(qū)內(nèi)不同的法院提起鏡像式的FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴，則需要判斷受理案件的兩個法院與案件本身的管轄連接點來確定案件應(yīng)該向哪家法院移送合并審理。

第三，F(xiàn)RAND義務(wù)確認(rèn)與FRAND許可條件裁判之間存在先后的邏輯順序。首先，如前文所述，法院裁判FRAND許可條件的必要條件之一是相關(guān)當(dāng)事人確實負(fù)擔(dān)FRAND許可義務(wù)，因此必須首先查明相關(guān)當(dāng)事人是否負(fù)擔(dān)FRAND義務(wù)（包括是否因為在交叉許可中的另一方當(dāng)事人違反FRAND義務(wù)而導(dǎo)致該當(dāng)事人免除對其繼續(xù)承擔(dān)FRAND義務(wù)）；其次，F(xiàn)RAND義務(wù)確認(rèn)之訴如果指向一方當(dāng)事人請求法院確認(rèn)自身已經(jīng)履行了FRAND義務(wù)，則法院應(yīng)該先裁判該當(dāng)事人的要約是否符合FRAND，因為一旦確認(rèn)該當(dāng)事人的要約符合FRAND，法院就不必再為該許可談判另外裁定一個FRAND許可條件。具體到合并了460號案部分訴訟請求的376號案而言，包含了雙方當(dāng)事人的多個訴訟請求：（1）愛立信請求法院確認(rèn)愛立信履行FRAND義務(wù)和愛立信的要約符合FRAND；（2）蘋果請求法院確認(rèn)愛立信違反FRAND許可義務(wù)和誠信談判義務(wù)[1]；（3）蘋果請求法院確認(rèn)本案中愛立信專利組合的FRAND許可條件；（4）愛立信請求法院確認(rèn)蘋果違反FRAND許可義務(wù)和誠信談判義務(wù)。不同的訴訟請求指向的審理依據(jù)和基礎(chǔ)不同。按照前文分析的內(nèi)在邏輯，似乎審理應(yīng)該按照（1）-（2）（4）-（3）的邏輯順序展開。因為如果對（1）的審理已經(jīng)得出了愛立信履行FRAND義務(wù)、愛立信要約符合FRAND原則的結(jié)論，則后續(xù)訴請就沒有必要繼續(xù)進行了，而對（1）的審理很明顯應(yīng)該以愛立信發(fā)出的2021年10月要約為審理基礎(chǔ)。在愛立信提出的動議中已經(jīng)涉及到了上述問題，雖然Gilstrap法官未給予正面的回應(yīng)，但是就其裁定分析中其僅僅提及“法院如果裁定愛立信的要約符合FRAND”而言，其裁判思路似乎也與上述的分析邏輯相契合。

3、FRAND許可條件確定與平行的SEP侵權(quán)之訴禁令救濟的關(guān)系

愛立信此次向德州東區(qū)法院提起動議的原因之一在于蘋果以自己已經(jīng)承諾接受德州法院376號案裁判約束為由試圖說服其他受理相關(guān)侵權(quán)訴訟案件的法院駁回愛立信的訴訟請求或者中止案件審理。在蘋果的表述中，似乎德州東區(qū)法院對376號案的裁判可以“一攬子”解決雙方許可談判中的所有分歧，也使得其他司法轄區(qū)的所有侵權(quán)訴訟失去了繼續(xù)審理的必要性。

雖然表面上看，Gilstrap法官駁回了愛立信的動議，但是卻實際澄清了德州東區(qū)法院在376號案中將作出的裁判邊界及其與平行的SEP侵權(quán)之訴及相關(guān)禁令救濟之間的關(guān)系。

首先，與蘋果主張的“376號案一攬子解決所有糾紛”的主張不同，Gilstrap法官特別澄清德州東區(qū)法院對376號案的裁判不能替雙方當(dāng)事人訂立許可協(xié)議，而在許可協(xié)議訂立之前，蘋果未經(jīng)許可實施愛立信的相關(guān)專利技術(shù)都是屬于侵犯專利權(quán)的行為。按此邏輯，其他司法轄區(qū)受理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)訴訟案件的法院自然可以繼續(xù)審理相關(guān)案件而不必因為德州東區(qū)法院審理376號案而駁回愛立信的起訴或中止審理。其次，Gilstrap法官認(rèn)為德州東區(qū)法院對376號案的裁判與愛立信在其他司法轄區(qū)尋求禁令救濟并不產(chǎn)生矛盾，因為在法院確認(rèn)符合FRAND的要約后，蘋果仍然有三種選擇：簽訂條款符合FRAND的許可協(xié)議、拒絕簽訂許可協(xié)議并停止使用愛立信的專利技術(shù)或者拒絕簽訂許可協(xié)議且繼續(xù)使用愛立信的專利技術(shù)。在最后一種情況下，愛立信自然有權(quán)申請禁令救濟。

Gilstrap法官在本案裁定中所堅持的上述觀點，對如何理解FRAND許可條件確認(rèn)之訴在整個標(biāo)準(zhǔn)必要專利法律糾紛中的地位和作用具有啟發(fā)意義。有一種言論認(rèn)為，SEP權(quán)利人與標(biāo)準(zhǔn)實施人之間的所有糾紛就是“許可費究竟應(yīng)該定為三塊錢還是五塊錢”的問題，所以只要一方請求法院裁定了FRAND許可條件，就可以解決雙方所有的分歧，由此實現(xiàn)了司法效率的最大化。而這種觀點進一步推進，則是試圖將所有SEP糾紛就簡化為一道數(shù)學(xué)計算題。這種“司法效率”至上的論點嚴(yán)重背離了意思自治、契約自由的合同法基本原則，而且還會實際助長FRAND許可談判中“機會主義”的不良風(fēng)氣：將FRAND許可協(xié)議的達成寄希望于尋求并選擇可能作出有利于自己費率裁判的法院提起FRAND許可條件確認(rèn)之訴，并以此該案為基礎(chǔ)，通過申請寬泛的禁訴令為手段試圖阻止另一方談判者采取其他訴訟行動，包括禁止權(quán)利人提起專利侵權(quán)之訴和申請禁令救濟，從而實質(zhì)上架空整個FRAND許可規(guī)則。

特別需要注意的一點是不能將FRAND許可條件確認(rèn)之訴與專利權(quán)人提起的SEP專利侵權(quán)之訴完全對立起來，甚至將專利權(quán)人提起SEP侵權(quán)訴訟和申請禁令救濟“妖魔化”，將提起SEP侵權(quán)訴訟和申請禁令救濟直接等同于“違反FRAND義務(wù)”的行為表現(xiàn)。一則，在已有許可協(xié)議到期而新的許可協(xié)議簽訂之前，標(biāo)準(zhǔn)實施者繼續(xù)使用SEP權(quán)利人的專利技術(shù)已經(jīng)屬于“未經(jīng)許可的使用”，其獲利行為在持續(xù)，而SEP權(quán)利人在新的許可協(xié)議簽訂前并未就標(biāo)準(zhǔn)實施者的繼續(xù)使用行為獲得許可收益，如果許可談判舉步維艱，提起侵權(quán)訴訟幾乎是SEP權(quán)利人用來采取維護自身合法權(quán)益的唯一路徑；二則，SEP權(quán)利人向標(biāo)準(zhǔn)化組織作出的FRAND承諾并不包括放棄提起專利侵權(quán)訴訟的內(nèi)容[2]，這也已經(jīng)為多個司法轄區(qū)的司法規(guī)則和判例所認(rèn)同；三則，專利侵權(quán)訴訟包括對涉案專利必要性的判斷、侵權(quán)對比分析和權(quán)利救濟多個層面，從專利權(quán)的地域性原則出發(fā)，允許SEP權(quán)利人在相關(guān)專利的授權(quán)國提起專利侵權(quán)之訴，并允許此等侵權(quán)之訴與其他司法轄區(qū)受理的FRAND許可條件確認(rèn)之訴并行審理而不被后者阻斷，既是對專利權(quán)地域性原則的尊重，也是對該權(quán)利人訴權(quán)和相關(guān)國家司法主權(quán)的尊重。

事實上，在具體的FRAND許可談判中，SEP權(quán)利人與標(biāo)準(zhǔn)實施人的身份可能并不是單一、固定不變的，雙方之間的分歧也不僅僅是“三塊還是五塊”的問題。以376號案為例，僅就目前公開的法律文件中對雙方談判過程的有限描述已經(jīng)可以看出，雙方從技術(shù)談判中所涉標(biāo)準(zhǔn)必要專利的有效性、必要性和是否確實被實施到交叉許可雙方專利組合整體價值的評估，再到FRAND原則的要求、許可費計算基礎(chǔ)、許可費條款模式的選擇等等均存在巨大的分歧。如果拋開雙方的談判行為、談判中已經(jīng)出現(xiàn)的雙方分歧、是否有一方已經(jīng)違反FRAND義務(wù)，另一方是否繼續(xù)承擔(dān)FRAND義務(wù)這些問題都不分析，僅就“三塊還是五塊”的問題“拍腦袋”，毫無疑問是違背案件事實的，所作出的裁判也只能是“無根之木”、“空中樓閣”。而更為常態(tài)的情況是，其實絕大部分FRAND許可條件確認(rèn)之訴并不會持續(xù)到法院作出“三塊還是五塊”的裁定，提起該訴訟以及利用該訴訟中的一些程序性的規(guī)則阻攔對方采取其他訴訟行動從而獲取談判桌上的有利形勢，才是起訴方的真正目的。所以FRAND許可條件確認(rèn)之訴（即費率之訴）的作用和地位不應(yīng)該被夸大，更不能讓提起FRAND許可條件確認(rèn)之訴本身演變成投機和爭取不公平談判地位的手段，否則整個FRAND許可原則將被徹底架空，各方市場主體之間的基本信賴關(guān)系將被破壞殆盡，整個標(biāo)準(zhǔn)化體系所賴以生存的協(xié)商與合作機制也將蕩然無存。

4、互惠條款與交叉許可中FRAND義務(wù)的承擔(dān)

在460號案中蘋果提出的涉及FRAND的訴訟請求被合并到376號案后，愛立信申請增補了其在376號案中的訴訟請求，其中值得特別關(guān)注的是愛立信請求法院確認(rèn)蘋果作為權(quán)利人未在交叉許可中履行其應(yīng)承擔(dān)的互惠義務(wù)及其作出的FRAND承諾。

此處所謂的互惠義務(wù)來源于ETSI知識產(chǎn)權(quán)政策中第6.1條關(guān)于“互惠”的規(guī)定：

6.1 當(dāng)ETSI注意到涉及特殊標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范的必要知識產(chǎn)權(quán)時，ETSI的理事長應(yīng)立即要求該知識產(chǎn)權(quán)人在三個月內(nèi)提交書面的、不可撤銷的承諾，表明其準(zhǔn)備對知識產(chǎn)權(quán)給予在公平、合理和非歧視性（“FRAND”）條款和條件下的，不可撤銷的許可，內(nèi)容至少應(yīng)涵蓋以下范圍：

生產(chǎn)，包括根據(jù)被許可人獨立的生產(chǎn)用途設(shè)計，進行生產(chǎn)或委托生產(chǎn)定制的組件和子系統(tǒng)的權(quán)利；

銷售、出租或以其他方式處置按上述方式制造的設(shè)備；

維修、使用或操作設(shè)備；和

使用方法。

上述承諾可能以尋求許可者同意互惠為條件。

另外，在ETSI提供的許可聲明表中也有一欄可以供向ETSI提交FRAND許可聲明的權(quán)利人選擇：“該不可撤銷承諾是以那些尋求許可者同意互惠為條件”。如果向ETSI提交的許可聲明表中SEP權(quán)利人勾選了“互惠”選項，即表明其對請求許可者負(fù)擔(dān)的FRAND許可義務(wù)以對方負(fù)擔(dān)對等的FRAND許可義務(wù)為前提條件。

可以說ETSI知識產(chǎn)權(quán)政策中所設(shè)置的“互惠”條款，即是特別考慮到了交叉許可的場景，強調(diào)的是交叉許可中雙方權(quán)利義務(wù)的對等性和應(yīng)享有的平等地位。在交叉許可談判中，雙方互為SEP權(quán)利人和標(biāo)準(zhǔn)實施者。雙方均須以SEP權(quán)利人的身份，按照其已經(jīng)向ETSI作出的FRAND許可聲明負(fù)擔(dān)FRAND許可義務(wù)，同時雙方均須以標(biāo)準(zhǔn)實施者的身份負(fù)擔(dān)誠信談判的義務(wù)。這兩種義務(wù)雖然有關(guān)聯(lián)，但是不可以混為一談。例如在深圳中院審理的華為訴三星標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)案中，深圳中院就注意到雙方進行的是交叉許可談判，雙方互負(fù)FRAND許可義務(wù)和誠信談判義務(wù)，因此對雙方的談判行為和雙方給出的要約反要約均進行了細(xì)致的分析。另外，對于在作出FRAND許可聲明時勾選了“互惠”選項的SEP權(quán)利人而言，可以要求對方在交叉許可中履行FRAND義務(wù)、向自己提供FRAND許可要約，并且可以在對方未履行FRAND義務(wù)的前提下不再繼續(xù)對其承擔(dān)FRAND義務(wù)。

由此反觀愛立信在376號案補充訴訟請求里的邏輯是：愛立信與蘋果進行的是交叉許可談判[3]，雙方相互負(fù)擔(dān)FRAND義務(wù)和誠信談判義務(wù)；蘋果作為SEP權(quán)利人在交叉許可中違反了FRAND義務(wù)，所以根據(jù)互惠原則愛立信已經(jīng)不必對其繼續(xù)承擔(dān)FRAND義務(wù)；而既然蘋果已經(jīng)無權(quán)請求愛立信對其繼續(xù)承擔(dān)FRAND義務(wù)，也就無權(quán)請求法院就愛立信的專利組合裁判FRAND許可條件。所以，在交叉許可談判中，權(quán)利人做出的“互惠”為前提的FRAND承諾，影響的不是談判雙方對交叉許可費是分兩步計算（分開計算雙方單向的許可費）還是一步計算（計算雙方許可費差額）的問題，而是事關(guān)任何一方請求法院確認(rèn)FRAND許可條件的請求權(quán)基礎(chǔ)問題。無論如何，法院裁判一方當(dāng)事人專利組合的FRAND許可條件必須以該當(dāng)事人確實對另一方當(dāng)事人負(fù)擔(dān)FRAND許可義務(wù)為前提，換言之，負(fù)擔(dān)FRAND義務(wù)是裁判FRAND許可條件的必要條件。而對勾選了“互惠”選項的SEP權(quán)利人而言，其可以主張不再對在交叉許可中自身未履行FRAND義務(wù)的另一方繼續(xù)承擔(dān)FRAND義務(wù)?！盎セ荨痹瓌t來源于ETSI知識產(chǎn)權(quán)政策明文規(guī)定，且為當(dāng)事人在向ETSI作出FRAND許可聲明時的自愿選擇，所以法院應(yīng)該予以尊重。在現(xiàn)實糾紛中，承認(rèn)“互惠”條款的效力也可以避免部分當(dāng)事人“兩頭獲利”的企圖：在交叉許可談判中，一方面要求對方充分考慮自己的標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合價值，要求對方獲得自己專利組合的許可，從而降低許可費率，而另一方面卻不承擔(dān)作為SEP權(quán)利人應(yīng)該承擔(dān)的一系列FRAND義務(wù)反而在有關(guān)糾紛案件中單純強調(diào)自己標(biāo)準(zhǔn)實施人的身份，要求對方單方面履行FRAND義務(wù)。

四、結(jié)語

對愛立信與蘋果新一輪的談判和雙方已經(jīng)逐步展開的全球互訴系列案件而言，美國德州東區(qū)法院受理的376號案毫無疑問是其中重要的一環(huán)。目前有關(guān)該案的審理才剛剛開始，隨著案件的推進，雙方將繼續(xù)采取怎樣的訴訟舉措，案件還會涉及哪些法律問題，Gilstrap法官會如何安排有關(guān)審理進程等都還可能出現(xiàn)變化。就該案件已浮現(xiàn)出來的雙方爭議焦點和其背后的法律問題而言，其實已經(jīng)揭開了在標(biāo)準(zhǔn)必要專利法律糾紛案件審理中需要深入思考和探討的很多深層次問題，觸及了有關(guān)司法規(guī)則構(gòu)建過程中的基本原則和方向，值得我們持續(xù)關(guān)注并進一步深入探討。

注釋：

[1]關(guān)于愛立信是否違反2015年許可協(xié)議的訴訟請求是另外一個層面的問題，限于主題在此不納入本段討論范圍。

[2]至于是否可以申請禁令救濟也要根據(jù)具體標(biāo)準(zhǔn)化組織的知識產(chǎn)權(quán)政策文件來確定。在ETSI和ITU的知識產(chǎn)權(quán)政策文件中均未限制作出FRAND聲明的權(quán)利人申請禁令救濟。

[3]在460號案的起訴書中，蘋果特別強調(diào)了自己對多個標(biāo)準(zhǔn)作出貢獻，在5G領(lǐng)域也擁有相當(dāng)數(shù)量的專利組合。蘋果也承認(rèn)2015年與愛立信簽訂的是交叉許可協(xié)議，而在新一輪的談判中雙方進行的也是交叉許可談判。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：梅林月

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國法院澄清FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴司法裁判的邊界（點擊標(biāo)題查看原文）

美國法院澄清FRAND義務(wù)確認(rèn)之訴司法裁判的邊界 ?

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