出版物使用商標標識的侵權(quán)認定

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“如果圖書上使用的商標在圖書的正反封面、側(cè)面，單獨使用或者突出使用，能夠使消費者看到該標識即聯(lián)想到或?qū)?yīng)某家公司，該行為就屬于商標性使用?！?/strong>

裁判要旨

版權(quán)方、出版社、印刷廠出具的證明可以作為判斷出版物是否盜版的初步證據(jù)；未經(jīng)商標權(quán)人的允許，在盜版圖書封面等顯著位置使用他人注冊商標，能夠起到區(qū)分圖書來源作用的，屬于侵犯注冊商標專用權(quán)的行為，應(yīng)承擔(dān)賠償損失等民事責(zé)任，能提供合法來源證明的除外。

案情

某文化公司擁有第9688523號和第7781394號商標（以下簡稱涉案商標）在書籍、連環(huán)漫畫書等商品（第16類）的注冊商標專用權(quán)。某書屋從某書社以單價22元購進10本標有“銀河帝國①基地”字樣的圖書（以下簡稱涉案圖書），某文化公司的代理人經(jīng)過公證以30元從某書屋購買涉案圖書一本，涉案圖書標價為35元每本。后某文化公司以某書屋侵犯其涉案注冊商標權(quán)為由起訴某書屋，要求停止侵權(quán)、賠償損失及合理維權(quán)開支2萬元。

裁判

江西省撫州市中級人民法院審理后認為，判定涉案圖書未經(jīng)某文化公司許可使用其商標的前提是涉案圖書為盜版圖書。涉案圖書與某文化公司提供的圖書出版基本信息不同，涉案圖書系2016年10月第4次印刷，某文化公司提供的圖書系2020年11月第49次印刷，印刷時間和批次相隔較大，兩圖書之間存在印刷技術(shù)上的差異可能是因時間的推移印刷技術(shù)的改進而產(chǎn)生，兩圖書之間的可比性不夠準確，不足以鑒別出版圖書的真假。某文化公司未提供與涉案圖書出版信息相同的經(jīng)授權(quán)出版的圖書進行舉證說明，應(yīng)承擔(dān)舉證不能的責(zé)任。遂判決，駁回某文化公司的訴訟請求。

　　
宣判后，某文化公司不服，提起上訴。江西省高級人民法院審理后認為，某文化公司、涉案圖書出版社、印刷公司均出具證明涉案圖書不是正版圖書，涉案圖書侵犯了某文化公司的涉案商標專用權(quán)；某書屋提供的進貨單、付款憑證等證據(jù)可證明涉案圖書進價售價合理，合法取得涉案圖書并說明了提供者，涉案圖書構(gòu)成合法來源。遂改判，某書屋立即停止銷售涉案圖書，駁回某文化公司的其他訴訟請求。

評析

本案爭議焦點在于在出版物上使用注冊商標的侵權(quán)認定。

　　
1.盜版出版物的判定。注冊商標權(quán)利人認為被訴侵權(quán)圖書侵犯其商標專用權(quán)，一般有兩種情形，一種是正版圖書版權(quán)方未經(jīng)商標權(quán)利人許可，在顯著位置使用了注冊商標；另一種是盜版圖書使用了他人的注冊商標。在認定被訴侵權(quán)圖書是否構(gòu)成商標侵權(quán)時，需要先確定被訴侵權(quán)圖書是否系盜版圖書。現(xiàn)在市面上的盜版圖書分為兩類，一類是低端盜版圖書，其質(zhì)感差、字跡不清晰、有錯漏等，與正版圖書有很大差別，很容易分辨。另一類為高端盜版圖書，其外觀、質(zhì)量等與正版圖書幾乎沒有差別，區(qū)別在于防偽標識、防偽技術(shù)等細微處，普通消費者僅僅從外觀、價格等方面無法辨別。對于高端盜版圖書的認定，因各個版權(quán)方、出版社的防偽標識、防偽技術(shù)等不盡相同，根據(jù)民事證據(jù)規(guī)則，應(yīng)首先由版權(quán)方提交初步證據(jù)證明正版圖書與高端盜版圖書的區(qū)別。正版圖書的版權(quán)方、出版社、印刷廠等出具材料證明被訴侵權(quán)圖書非其出版、印刷，且其指出的防偽標示、防偽技術(shù)等可以得到驗證的，即完成了初步的舉證責(zé)任，應(yīng)認定被訴侵權(quán)圖書為盜版圖書。不能僅因權(quán)利人提供的圖書樣本與被訴侵權(quán)圖書的出版信息不同而認定為舉證不能。權(quán)利人完成初步的舉證責(zé)任后，舉證責(zé)任就轉(zhuǎn)移到了被訴侵權(quán)人，應(yīng)由被訴侵權(quán)人舉證其銷售的圖書系正版圖書。

2.出版物使用商標標識的侵權(quán)認定。出版物上出現(xiàn)商標標識是否構(gòu)成商標侵權(quán)，首先要考察該商標核定使用的商品類別是否包含書籍等出版物，如果不包括書籍，一般就不存在侵權(quán)的問題，某些馳名商標除外；如果包括書籍，需要進一步考察該商標標識是否系商標性使用。商標性使用一般指將商標用于商品、商品包裝或者廣告宣傳等商業(yè)活動，能夠起到區(qū)分商品來源的行為。如果圖書上出現(xiàn)的商標在圖書的正文、沒有單獨或者突出使用，僅僅為了描述該商標本身或者該商標對應(yīng)的商品，或者該商標本身就含有出版物的通用名稱、表示出版物的功能等，則該商標使用屬于正當使用，不應(yīng)認定為構(gòu)成商標侵權(quán)；如果圖書上使用的商標在圖書的正反封面、側(cè)面，單獨使用或者突出使用，能夠使消費者看到該標識即聯(lián)想到或?qū)?yīng)某家公司，該行為就屬于商標性使用。本案中，涉案圖書上的涉案商標標識分別在圖書側(cè)邊和封底，能夠起到區(qū)分圖書來源的目的，屬于商標侵權(quán)行為。

3.出版物合法來源的認定。商標法規(guī)定的合法來源構(gòu)成有兩個條件，一是銷售者不知道其銷售的是侵權(quán)產(chǎn)品，二是侵權(quán)產(chǎn)品通過正當?shù)姆绞胶侠砣〉貌⒄f明提供者?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第四條第一款規(guī)定，被告依法主張合法來源抗辯的，應(yīng)當舉證證明合法取得被訴侵權(quán)產(chǎn)品、復(fù)制品的事實，包括合法的購貨渠道、合理的價格和直接的供貨方等。出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行等有嚴格規(guī)定，受《出版管理條例》等行政法規(guī)規(guī)制，正版出版物的出版、發(fā)行、流向是比較好查找的。終端銷售商提供的證據(jù)能夠證明其從哪里購進的出版物、購進的價格具有合理性、出版物沒有盜版嫌疑，盡到了合理的注意義務(wù)，即可認定被訴侵權(quán)圖書具有合法來源，而不要求其提供被訴侵權(quán)圖書從出版社或者印刷廠經(jīng)過總經(jīng)銷等環(huán)節(jié)到終端銷售商的整個過程，否則對終端銷售商的舉證責(zé)任分配過于嚴格。

　　
本案案號：（2021）贛10民初235號，（2021）贛民終877號

案例編寫人：華東政法大學(xué)博士研究生、江西省高級人民法院法官 胡建文

（原標題：出版物使用商標標識的侵權(quán)認定——江西高院判決某文化公司訴某書屋商標侵權(quán)案）

來源：人民法院報

作者：胡建文 華東政法大學(xué)博士研究生、江西省高級人民法院法官

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：出版物使用商標標識的侵權(quán)認定（點擊標題查看原文）

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